日本

1986年以前之制度，已開放被告為「完全包含先前技術之抗辯」，

但仍不認可進步性之抗辯，這和侵權訴訟法官的專業背景不無相關。

探討民事訴訟法院能否處理專利無效問題之一項不可忽略的因素，是 法官的專業背景及能力，其判決能否獲得大眾之信賴。德國民事法院 並無技術法官，由於完全同一之比對相較於進步性之比對容易得多，

因此法官之背景是不開放進步性抗辯的重要理由之一。但此一理由似 乎不夠堅強，因而又逐漸將可抗辯範圍擴大至自由技術水準之抗辯，

認可被告得抗辯被疑侵害裝置是申請專利範圍之發明之均等物（直接 或間接），此均等物和公知技術完全相同，而主張其並未侵權²¹³。

1986 年之 Formstein 判決又將被告可抗辯之範圍更進一步開放，

被疑侵害物或方法即使沒有直接構成先前技術，但從先前技術得以輕 易推知者，也認可被告之抗辯。需要特別注意的是，德國法院仍不承 認在專利文義侵害之情形下，被告得為公知技術之抗辯，亦即被告知 產品依專利請求之文義，已構成侵害時，被告不得抗辯自己的產品，

在原告申請專利之前已屬公知技術，而主張未侵權。

第三節 日本

日本法制在戰前以德國法為師，於司法裁判所之外另設行政裁判 所審理行政訴訟，當時在法院系統外另設行政裁判所的主要原因之 一，是認為法院的法官不具行政機關的各種專業，為確保行政事件處 理的專業性，乃設置行政裁判所專門處理行政事件之訴訟。戰後則受 美國接管的影響，導入美國制度，現行日本憲法第 76 條第 1 項明定，

司法權屬最高法院及各下級法院，第 2 項規定，禁止設置特別的法院 以及行政機關不得為終局之裁判。通說認為司法權除民事及刑事之審 判權外，亦包含行政事件之審判權，禁止設置特別法院的原因之一，

212 Bundesgerichtshof, GRUR 1997, 454（Kabeldurchfuhrung事件）；Landgericht Dusseldorf, 21 December 1993, GRUR 1994, 509（Rollstulfahrrad事件）。

213 劉國讚，註 191 前揭文，48 頁參照。

是因戰後由美國引入行政審判制度²¹⁴，因行政審判制度可確保行政事 件於爭訟時之專業性，故已無設立行政法院之必要。

因此，針對特許法²¹⁵上行政機關（特許廳長官、特許廳審查官、

審判官、審判長）所為之行政處分，不服的當事人得向法院提起訴訟，

爭執其違法性。惟在向法院提起訴訟前，先經由行政機關內部自我審 查，以保國民權益及行政機關的正常運作（行政不服審查法第 1 條第 1 項）。依日本行政事件訴訟法，對行政處分不服者，可以先請求行 政審查，再提訴訟或是直接提起請求撤銷行政處分的訴訟，但法律別 有規定時，應先經行政審查（第 8 條第 1 項但書）。在專利事件，即 是採取審查前置主義，由技術專家的特許廳先自我審查，以求正確適 法的行政處分。

第一項 特許無效審判

特許的審查及審判依其形式主要可分為「查定事件」及「當事者 事件」，其中查定事件以特許廳為被請求人，原則上採書面審理，關 於特許權成立爭執之拒絕查定不服審判（第 121 條）及訂正審判（第 126 條）屬之；當事者事件則以專利權人為被請求人，採二造當事人 對立的形式，以口頭審理為原則，關於特許權有效性爭執之特許無效 審判（第 123 條）及特許權延長登錄無效審判（第 125 條之 2）屬之

216。

專利申請案經過特許廳之實體審查後，若最終審定為「拒絕查定」

（即相當我國不予專利之審定），依日本特許法第 121 條規定，專利 申請人得在審定書送達之日起 30 日內，提起拒絕查定不服審判，請 求准予專利之審定。若最終審定為「特許查定」（即相當我國准予專 利之審定），此時任何人²¹⁷對此一專利權效力有爭執，可提起「特許 無效審判」，請求將獲准之專利權溯及既往地撤銷。特許無效審判類 似於我國的專利舉發制度，惟其中最大的不同在於，無效審判採準司 法的審理程序，我國的專利舉發審查則為行政程序。

依日本特許法第 123 條規定，發明專利屬於該項所列各款情形之

214「行政審判」是一種存在於日本行政機關的程序，僅為學理上之名詞而非法令上的用語。行政 審判是在行政機關系統成立獨立的行政委員會，以類似司法審判的程序作出決定。專利審判即為 一種行政審判制度。詳見劉國讚，日本智慧財產專業法院以及專利侵權和專利無效制度，智慧財 產權月刊 86 期，2006 年 2 月，13-15 頁參照。

215 日本依發明專利、新型專利及新式樣專利而各別制定特許法、實用新案法及意匠法，與我國 將發明、新型及新式樣三種專利合併規定於一部專利法不同，惟實用新案法及意匠法除有個別不 同的規定外，於程序上大多準用特許法。

216 村林隆一、小松陽一郎，特許、實用新案の法律相談，高林書院，2004 年 2 月 20 日增補版，

200 頁參照。

217 惟於冒認申請或違反共同申請要件之申請，僅限於利害關係人始得提起無效審判。參閱日本 特許法第 123 條第 2 項。

一時，得對發明專利提出無效審判之請求。此情形中，對具有二個以 上請求項之發明專利時，得就每一請求項各別提起。亦即就專利申請 範圍之各請求項有單獨無效之原因時，得各別為之。即使專利權已消 滅後，亦可提起無效審判。特許無效審判係由請求人依特許法第 131 條規定，於請求書記載當事人及代理人之姓名或名稱及住所或居所、

請求審判事件之標的，及請求審判之內容及其理由，向特許廳長官提 出請求。特許廳長官則依特許法第 137 條規定指定合議庭之審判官，

並依同法第 138 條於指定之審判官中再指定一人為審判長。審判程序 方面，審判長於有提出審判之請求時，應依特許法第 134 條規定，將 請求書副本送達被請求人，並指定一定之期間給予其提出答辯之機 會。無效審判之被請求人，限於依指定之期間或第 153 條第 2 項規定 之指定期間內，得對申請書所附具之說明書或圖式請求更正。但該更 正限於申請專利範圍的縮減、誤記之更正、不明瞭記載之釋明。審判 長於受理被請求人之答辯書或依更正之請求書所附具之已更正之說 明書或圖式時，應將其副本送達請求人²¹⁸。審判長於審判之相關事項 得審詢當事人及參加人。審判以三人或五人審判官組成合議庭進行審 理，並以過半數決議為審決。審判官之資格以政令定之²¹⁹。通常審判 官皆由資深審查官升任。審判審理之方式以口頭審理為原則，但審判 長得依當事人之申請或依職權，以書面審理。口頭審理須確定期日及 處所以通知當事人及參加人。且口頭審理亦以公開進行為原則²²⁰。審 判採職權審理，除當事人或參加人之主張外，並得依職權為積極之證 據調查及證據保全。依職權所為之證據調查及證據保全，審判長應將 結果通知當事人及參加人，並指定相當之期日，給予其陳述意見之機 會。基於確保當事人之權益，職權行使並非毫無限制，其行使之範圍 僅能就申請人所欲主張專利權無效之請求項的專利申請範圍為之，於 證據調查及證據保全程序得囑託處理該事務所在地之地方法院或簡 易法庭進行，並準用民事訴訟法之相關規定²²¹。

審判以最終判斷之審決結束，審判結果如認請求人之請求有理 由，應為無效（容認）審決或無效（請求）成立審決，如認請求人之 請求無理由，應為無效排斥審決或無效（請求）不成立審決。特許無 效審判之審決確定且經登錄者，任何人不得再基於同一事實及同一證 據請求審判²²²。

日本特許法關於特許無效審判制度，係採由請求人及被請求人

218 參閱日本特許法第 134 條之 2。

219 參閱日本特許法第 136 條。

220 參閱日本特許法第 145 條。

221 參閱日本特許法第 148 至 150 條。

222 參閱日本特許法第 167 條。

（即專利權人）為兩造之當事人，以訴訟之方式進行審理，特許廳審 判庭係立於裁判者之角色為審決，而對於特許無效審判之審決不服 者，得於審決送達之日起 30 日內，以原特許無效審判之請求人或被 請求人為被告，向專屬管轄之東京高等裁判所提起撤銷審決的審決撤 銷訴訟，並由法院將訴訟內容通知特許廳長官²²³。故審決撤銷訴訟之 當事人，仍為原審判程序之當事人，作出審決之特許廳並非此一訴訟 之當事人，從而無效審判之雙方當事人對立結構，將一直延續至後續 的訴訟程序中，直到審決維持或被撤銷確定為止。此與我國專利舉發 申請人或專利權人不服舉發審定時，係以智慧財產局為被告提起訴願 及行政訴訟，申請人或專利權人之對造，於訴訟程序中充其量僅為智 慧財產局之參加人，顯然不同。

當特許廳認為無效審判之請求人所為特許無效之請求有理由而 作出無效審決，專利權人提起審決撤銷訴訟，經法院維持無效審決之 判決確定後，或專利權人未提起撤銷審決訴訟，於起訴期間經過後，

無效審決均因此確定。無效審決確定後，原則上專利權係自始不存在

224。

第二項 知的財產高等裁判所 第一款 設立緣起

知的財產高等裁判所之前身，可追溯至 1948 年特許法等工業財 產權法修正，明文規定東京高等裁判所專屬管轄有關特許之審決撤銷 訴訟，東京高等裁判所隨後於 1950 年 11 月指定民事第 5 部（庭）專 責審理智慧財產案件，1958 年改由民事第 6 部審理，之後隨著訴訟

知的財產高等裁判所之前身，可追溯至 1948 年特許法等工業財 產權法修正，明文規定東京高等裁判所專屬管轄有關特許之審決撤銷 訴訟，東京高等裁判所隨後於 1950 年 11 月指定民事第 5 部（庭）專 責審理智慧財產案件，1958 年改由民事第 6 部審理，之後隨著訴訟