第一章 緒論
第一節 研究動機與目的
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第一章 緒論
第一節 研究動機與目的
近年非專利實施體（Non-Practicing Entity，以下簡稱 NPE）的活躍逐漸引起美 國立法、司法與行政部門的高度關注。非專利實施體自行研發或購買專利，但本 身不進行專利產品之生產、製造、與銷售，反而以專利授權或訴訟為主要方式，向 其他公司收取授權金或和解金。從商業管理層面來看，此種新興的商業模式以極 少的營運成本獲得極大的投資報酬，不僅活絡專利交易的市場、提高專利價值，
更成為金融產業投資的標的與專利實施公司行為模仿的對象。另一方面，從法律 制度層面來看，美國專利法賦予專利權人之權利係消極排除他人未經同意而製造、
使用、銷售、為銷售之要約、或進口專利產品至美國，換言之，法律並未要求權利 人積極實施其所發明之專利，故非專利實施體之行為模式嚴格來說並未違反法律 規定。然而，非專利實施體濫用專利制度大量提起騷擾目標公司或競爭對手之專 利訴訟，迫使被控侵權人接受高額的授權金或和解金，以免於進入法庭程序後支 出更高額的訴訟費用與損害賠償金額。此舉已逐漸破壞美國專利法鼓勵技術創新 之立法目的，甚至增加社會成本、消耗研發資源，對經濟體系產生嚴重的傷害。
美國國會雖於 2005 年起，即提出許多專利法的改革方案以期解決非專利實施 體濫用訴訟的問題，甚至於 2011 年通過近 60 年來影響最大、修正範圍最廣的 Leahy-Smith 美國發明法案，但截至目前為止，各界對於非專利實施體問題之解決 方案仍未取得共識。去年夏天，美國國會再度陸續提出多項修法提案，例如：H.R.
2024「End Anonymous Patents Act1」與 S. 1013「Patent Abuse Reduction Act2」要 求揭露專利所有權人及 RPI 資訊、H.R. 2639「The Patent Litigation and Innovation Act3」提出新的起訴門檻、S. 866「Patent Quality Improvement Act4」擴大專利審判 暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）商業方法專利過渡期複審
1 End Anonymous Patents Act, H.R. 2024, 113th Cong. (2013), available at
http://beta.congress.gov/113/bills/hr2024/BILLS-113hr2024ih.pdf (last visited: Jan. 22, 2014).
2 Patent Abuse Reduction Act, S. 866, 113th Cong. (2013), available at
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113s1013is/pdf/BILLS-113s1013is.pdf (last visited: Jan. 22, 2014).
3 The Patent Litigation and Innovation Act, H.R. 2639, 113th Cong. (2013), available at http://beta.congress.gov/113/bills/hr2639/BILLS-113hr2639ih.pdf (last visited: Jan. 22, 2014).
4 Patent Quality Improvement Act, S. 866, 113th Cong. (2013), available at
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113s866is/pdf/BILLS-113s866is.pdf (last visited: Jan. 22, 2014).
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（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review，CBM）程序適 用範圍、以及 H.R. 845「SHIELD Act5」與 H.R. 3309「Innovation Act6」給予法院 更多裁量權，讓敗訴方負擔勝訴方的律師費用等等。
美國白宮也同一時間發布《專利主張及美國創新（Patent Assertion and U.S.
Innovation）》研究報告指出非專利實施體訴訟對美國創新動能和社會經濟發展的 負面影響7，並提出 5 項行政規劃和 7 項修法建議，該 5 項行政規劃包括：要求專 利權人與申請人揭露真正的利害關係人（Real Party-in-Interest）8、限縮功能性申請 專利範圍9、賦予下游專利使用人權利10、擴展相關專利制度研究11、強化美國國際 貿易委員會（International Trade Committee，以下簡稱 ITC）排除令之執行程序12， 7 項修法建議則包括：要求專利權人和申請人揭露真正的利害關係人13、給予法官
5 SHIELD Act, H.R. 845, 113th Cong. (2013), available at http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr845ih/pdf/BILLS-113hr845ih.pdf (last visited: Jan. 22, 2014).
6 Innovation Act, H.R. 3309, 113th Cong. (2013), available at http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr3309ih/pdf/BILLS-113hr3309ih.pdf (last visited: Jan. 22, 2014).
7 Executive Office of the President, Patent Assertion and U.S. Innovation, available at http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf, last visited Jan. 22, 2014.
8 專利流氓通常設立空殼公司以隱藏其活動，並得以濫用訴訟和進行和解。此項行政規劃在於使
面臨訴訟之公司得於和解的談判過程中，知悉專利權利的所有內容，或是知悉專利流氓之間的關 聯性。USPTO 將要求專利申請人和所有人定期更新所有權資訊，特別是指明控制專利或申請案 的最終專利主體（ultimate patent entity）。
9 美國發明法案雖然改善審查程序與整體專利品質，但利害關係人仍然對於申請專利範圍過廣的 計的智慧型手機。針對此一困難，美國智慧財產實施協調者（U.S Intellectual Property
Enforcement Coordinator）將舉辦跨部會的審查，評估現行 CBP 和 ITC 所使用的審查程序，以及 確保排除令執行程序和標準的透明度、效率性，以及效果。
13 要求任何人寄送警告信函、提出侵權訴訟，或提起複審專利時，應更新所有權的資訊，且
USPTO 或地方法院得對於不遵守規定之人加以制裁。
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Trademark Office，以下簡稱 USPTO）過渡方案15、保護消費者和企業單純使用產 品之行為16、改變 ITC 核准排除令之標準17、提升警告信函之透明度、以及確保 ITC 有足夠的彈性聘請符合資格的行政法法官（Administrative Law Judges）。爾後又 於 2014 年 2 月再度提出新的行政規劃，主動打擊專利流氓、鼓勵創新與強化專利 系統的品質，本次 3 項行政規劃包括：外包給群眾（crowdsourcing）呈報先前技術18、健全專利審查官之技術訓練19、以及提供專利法律扶助（Pro Bono）和自行申 請專利（Pro Se）之協助20。
另一方面，美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，
以下簡稱 CAFC）前首席法官 Rader 也於去年夏天投書紐約時報21，提出運用美國
（Patent Interference and Appeal Board）之前，允許針對已核發的專利進行更廣泛異議。
16 提供消費者和企業更完善的法律保護，使他們免於因單純使用產品而負擔侵權責任。當專利權 利申請案中相關先前技術的資訊，USPTO 將精簡第三方呈報先前技術 （third-party
submission）、開發其他使大眾得以向機關呈報先前技術的方式、以及透過指導綱領和訓練的更新 申請人，以及與 AIA 法律扶助諮詢委員會（AIA Pro Bono Advisory Council）一同擴展既有的法 律扶助計畫。
21 Randall R. Rader, Colleen V. Chien, and David Hricik, Make Patent Trolls Pay in Court (June 4, 2013), New York Times, http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/make-patent-trolls-pay-in-court.html?_r=0 (last visited: Jan. 19, 2014).
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件之整體情況判斷是否適合移轉律師費用之負擔，而無須要求勝訴當事人證明敗 訴當事人係基於主觀上之惡意提起訴訟，且其訴訟主張於客觀上毫無根據。2013 年 10 月 1 日，美國聯邦最高法院同意受理 Octane Fitness v. ICON Health & Fitness Inc.與 Highmark v. Allcare Health Management Systems 兩件關於律師費用移轉之上 訴案件，並於 2014 年 5 月 1 日做出與 Rader 法官提議方向相同之判決，推翻 CAFC 過去的判例而降低美國專利法第 285 條例外情況之判斷標準，放寬律師費用移轉 之限制。
有鑑於訴訟費用移轉之機制逐漸獲得重視並已具體落實於司法判決之中，本 文擬探討訴訟費用移轉之機制變革對非專利實施實體訴訟之影響，以提供本國專 利實施公司面對非專利實施實體訴訟騷擾時之參考。因此本文將從分析非專利實 施實體之興起與商業模式著手，觀察非專利實施實體之訴訟情況與其衍生之爭議 所在，並就聯邦最高法院之 Octane Fitness v. ICON Health & Fitness Inc.與 Highmark v. Allcare Health Management Systems 兩件判決進行評析，比較訴訟費用移轉變革 前後之相關訴訟實務，以及其對非專利實施實體濫用訴訟之影響，研究最後也將 分析非專利實施實體如何因應訴訟費用移轉之變革，以及提出其商業模式可能的 變化方向。