第四章 美國專利實務與訴訟費用之移轉
第二節 美國專利法第 285 條之探討
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第二節 美國專利法第 285 條之探討 第一項 立法目的
1946 年以前，美國專利法並無關於律師費用移轉之規定，因此訴訟當事人不 論獲得勝訴或敗訴判決，皆必須自行負擔訴訟過程中所支出的費用。美國國會於 1946 年修正專利法，加入第 70 條關於費用移轉之規定，即法院可自行裁量（in its discretion）將勝訴方合理的律師費用移轉與敗訴方負擔203。爾後，美國國會又於 1952 年修正專利法第 70 條之文字，即法院得在例外情況（exceptional）下，將勝 訴方合理的律師費用移轉與敗訴方負擔204，並變更條文號碼為第 285 條。至此，
目前美國專利訴訟關於訴訟費用移轉的司法實務上，原則上適用美國規則，由雙 方當事人各自負擔其訴訟費用，僅於符合美國專利法第 285 條例外情況的案件中，
由法院裁定移轉勝訴當事人的律師費用與敗訴當事人負擔。
費用移轉機制係為補償勝訴當事人因訴訟所產生的成本，促使訴訟雙方更能 完整回復訴訟前的利益狀態，因此若原告勝訴，則其損害與訴訟費用的支出將獲 得補償；相反的，若被告勝訴，則其訴訟費用的支出將獲得補償205。尤其對被控侵 權人而言，在法院取得的勝利不代表真正的勝利，因為縱使被控侵權人獲判未侵 權或成功主張專利無效，其於訴訟的攻防過程中仍產生相當龐大的法律費用206。 其次，費用移轉機制鼓勵雙方當事人使用較為便宜的訴訟外解決途徑，例如授權 談判，若雙方當事人仍執意進入訴訟程序，該機制也提供及早達成和解的誘因，
以減少專利訴訟的頻率與成本207。當然，費用移轉機制也有助於抑制無意義的侵 權主張或涉及品質低劣專利的案件，但法院曾明確指出美國專利法第 285 條規定 之立法目的係為補償被控侵權人防禦不適當提起的訴訟208，使其免於重大不公平 之情事，故法院僅於敗訴當事人之行為出現不公平、惡意、或類似之特殊情況下，
才會適用律師費用移轉之規定，而非將該規定作為懲罰敗訴當事人之手段209。
203 See 35 U.S.C. § 70 (1946 ed.) (“The court may in its discretion award reasonable attorney’s fees to the prevailing party upon the entry of judgment in any patent case”).
204 See 35 U.S.C. § 285 (“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party”).
205 Mark Liang & Brian Berliner, Fee Shifting in Patent Litigation, 18 VA.J.L.&TECH. 59, 67 (2013).
206 Daniel Roth, Patent Litigation Attorneys’ Fees: Shifting from Status to Conduct, 13 CHI.-KENT J.
INTELL.PROP. 257, 265 (2013).
207 Mark Liang & Brian Berliner, Fee Shifting in Patent Litigation, 18 VA.J.L.&TECH. 59, 67 (2013).
208 Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc., 687 F.3d 1300, 1311 (Fed. Cir. 2012).
209 Kilopass Tech., Inc. v. Sidense Corp., 738 F.3d 1302, 1320 (Fed. Cir. 2013).
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過去法院嚴格遵守美國規則，並透過判決先例限縮地方法官之裁量權，導致 大部分的專利訴訟案件都未出現移轉律師費用之請求，即便訴訟當事人提出請求，
其獲得法院裁定准許的比例亦不高。因此，目前美國專利法第 285 條之實行結果 似乎無法確實達到上述預期的目的。
由於專利訴訟往往涉及複雜的技術內容，對技術不甚熟悉的法官和陪審團經 常做出錯誤的判斷，根據統計，大約有 30%到 40%的判決上訴至 CAFC 後被推翻，
因此訴訟雙方孰為真正需要補償的勝訴當事人確實難以判斷210。其次，於專利技 術複雜性高，但訴訟結果可預測性低之情況下，訴訟雙方當事人為了釐清專利侵 權的狀態，往往需要投入相當龐大的資源，以及透過許多專家進行事前評估。即 便雙方當事人進入訴訟程序，專利爭議也難於申請專利範圍之界定或專家證詞之 程序前解決，造成訴訟成本越來越高，尤其是證據開示程序動輒超過百萬美元，
雙方當事人需要提供上萬份包括郵件、技術說明書、使用者手冊、原始碼（source code）以及財務資料等文件給對造當事人審閱211。
近年 NPE 商業模式的興起，以及專利訴訟的大幅成長，美國專利法第 285 條 的使用頻率逐漸獲得重視，各界也紛紛提出不同的途徑強化該條文之功能，企圖 藉此抑制無意義的侵權主張，或者涉及品質低劣專利的案件。
第二項 例外情況之判斷標準
按美國專利法第 285 條之規定，法院得於例外情況下，將勝訴方合理的律師 費用移轉與敗訴方負擔。惟，該條文並未規範何謂「例外情況」，因此例外情況之 判斷標準係由一系列判決先例所層層建立。關於判斷標準之演變狀況本文整理於 表 3，至於各判決先例之詳細內容，本文說明如後。
210 Mark Liang & Brian Berliner, Fee Shifting in Patent Litigation, 18 VA.J.L.&TECH. 59, 68-70 (2013).
211 Id.
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Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier obvious that it should have been known）其訴 訟主張缺乏客觀基礎即可，無須證明至明知
第一款 Professional Real Estate Investors 案212
聯邦最高法院於本案中定義反競爭免責原則之「虛偽」例外，亦即表面上直 接影響政府行為之活動通常將符合 Noerr-Pennington 原則而免責213，然而在例外規
212 Professional Real Estate Investors v. Columbia Pictures Industries, 508 U.S. 49 (1993).
213 Noerr-Pennington 原則係指一般而言，意圖影響政府的行為並不會構成不正競爭，例如遊說立
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定下，除非訴訟為客觀上毫無根據，否則可能構成虛偽訴訟而違反競爭法。本案 雖與專利訴訟之費用移轉無直接關聯，然而聯邦巡迴上訴法院卻於後續案件中援 用本案之判斷標準解釋美國專利法第 285 條之例外規定，故本文於茲一併說明。
上訴人 Petitioners Professional Real Estate Investors, Inc.與 Kenneth F. Irwin （以 下合稱 PRE）合力經營位於美國加州的私人俱樂部與度假中心，其渡假飯店的房 間與圖書室內裝設有光碟播放器（videodisc players），除了出租與房客使用之外，
PRE 也計畫將光碟播放器出售給其他飯店業者，開拓客房播放預錄影片服務之市 場。Columbia Pictures Industries, Inc.與其他七家主要影視公司（以下合稱 Columbia）
則擁有 PRE 光碟裡影片的著作權，Columbia 另授權透過有線系統 Spectradyne 將 著作影片傳輸至飯店房間內，因此 PRE 與 Columbia 競爭的市場擴及至飯店的客 房娛樂服務。Columbia 於 1983 年起訴 PRE，主張 PRE 出租光碟給客房之行為侵 害其著作權，PRE 則反訴主張 Columbia 違反競爭法，特別是 PRE 主張著作權的 行為是用來偽裝獨占行為和限制交易的陰謀。
地方法院認為 Columbia 所提起之侵權訴訟並非「虛偽（sham）」訴訟，理由 為 Columbia 於訴訟過程中表現出尋求和期待勝訴的努力。上訴法院經審理後，亦 肯認該判決結果，並指出「虛偽」訴訟的特色為兩種濫用司法程序的樣態之一：審 判程序中的虛假陳述，或者，無理由且重複的訴訟主張，例如訴訟毫無根據
（baseless）214。聯邦最高法院則進一步列出「虛偽」訴訟之兩層定義：首先，該 訴訟必須是客觀上毫無根據的（objectively baseless），即任何訴訟當事人都無法期 待獲得一個勝訴結果，如果某個客觀的訴訟當事人可以合理計算出勝訴的結果，
則該訴訟得適用 Noerr-Pennington 免責原則，而且主張反競爭的前提無法成立；其 次，於系爭案件為客觀上無法勝訴的情況下，法院始可檢驗訴訟當事人的主觀意 圖，即訴訟當事人是否利用政府程序作為反競爭武器（use of the governmental process as an anticompetitive weapon），企圖直接妨礙商業上之競爭者（an attempt to interfere directly with the business relationships of a competitor）。當然，即便原告成
法機關和行政機關採取抑制競爭者之措施，或是提出專利侵權訴訟。See Eastern R.R. Presidents Conf. v. Noerr Motter Freight, Inc., 365 U.S. 127, 138-239 (1961); United Mine Workers v. Pennington, 381 U.S. 657, 670 (1965). 而「虛偽訴訟」為 Noerr-Pennington 原則的例外。See Professional Real Estate Inventors v. Columbia Pictures Indus., 508 U.S. 49 (1993); Flimmtec Crop. V. Hydranautics, 67 F.3d 931 (Fed. Cir. 1995).
214 Columbia Pictures Industries, Inc. v. Professional Real Estate Investors, Inc., 944 F. 2d 1525, 1529 (9th Cir. 1991) (“The Court of Appeals characterized ‘sham’ litigation as one of two types of ‘abuse of …judicial processes’: either ‘misrepresentations …in the adjudicatory process’ or the pursuit of ‘a pattern of baseless, repetitive claims’ instituted ‘without probable cause, and regardless of the merits’”).
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功證明客觀要件和主觀要件而推翻被告的 Noerr-Pennington 免責主張，原告仍須證 明被告有實質違反競爭法，蓋「虛偽」的證明只是剝奪被告的免責權，並不會減輕 原告建立其他所有要件的義務。
第二款 Forest 案215
Tokyo Tanabe Company, Ltd.（以下簡稱 Tanabe）擁有涉及肺表面活性物質（lung surfactant composition）之兩項專利，該發明係用來治療早產兒（premature babies）
之呼吸窘迫症候群（respiratory distress syndrome），該公司將系爭專利專屬授權與 Abbott Laboratories（以下簡稱 Abbott），並以「Survanta® 」為商品名稱進行銷售。
另一方面，ONY, Inc.（以下簡稱 ONY）亦於相同時期獨自開發出用來治療新生兒 呼吸窘迫症候群（neonatal respiratory distress syndrome）之產品，名為「牛肺表面 活 性 萃 取 物 （ Calf Lung Surfactant Extract ， 簡 稱 CLSE ）」， 並 協 議 由 Forest Laboratories, Inc.（以下簡稱 Forest）以「Infasurf® 」為商品名稱進行後續發展與行 銷。1983 年至 1991 年間，Abbott 與 ONY 為了 CLSE 的發展持續保持聯絡，Abbott 為進行專利適格性之檢索，曾要求 ONY 提出發明備忘錄，揭露 CLSE 所有已知之 資訊，然 Abbott 於前案檢索過程中不僅未曾提到本案系爭兩項專利，反而不斷鼓 勵 ONY 發展 CLSE，並表示未來有與之合作之可能。嗣後，「Survanta® 」藥物取 得 FDA 核准並進入市場，Abbott 遂通知 ONY 與 Forest「Infasurf® 」之銷售已侵 害系爭兩項專利，FDA 亦於「Infasurf® 」申請案中表示「Infasurf® 」與「Survanta® 」 在學名藥法下為相同藥品，除非「Survanta® 」之排他期間到期，否則 FDA 無法核 准「Infasurf® 」之銷售。
ONY 和 Forest 於紐約西區地方法院（District Court for the Western District of New York）向 Abbott 與 Tanabe 提起未侵權與專利無效之確認之訴，Abbott 與 Tanabe 則反訴侵權。地方法院僅判決被告中之 Abbott 必須支付原告 650 萬美元之 律師費用216，理由為 Abbott 係惡意鼓勵 ONY 發展 CLSE，Abbott 不僅漠視其應通 知 ONY 和 Forest 可能負擔侵權責任之義務，反而反訴 ONY 和 Forest 侵害其專 利，已構成美國專利法第 285 條之例外規定。因此，地方法院駁回 Abbott 之主張，
認為其本於先前惡意行為之認知而提起反訴，已相當於訴訟中之惡意行為217，故
215 Forest Labs, Inc. v. Abbott Labs., 339 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2003).
216 Forest Labs., Inc. v. Abbott Labs., No. 96-CV-159A (W.D.N.Y. Sept. 30, 2002).
217 Id. at 11.
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判決由 Abbott 負擔他造之律師費用，以阻止重大不公平之情事與未來類似惡意行 為之發生218，Abbott 不服而提出上訴。
CAFC 表示，依照美國專利法第 285 條規定移轉律師費用之負擔包含以下兩 個步驟：一、勝訴方應以清楚且明確之證據（clear and convincing evidence，即最 高之舉證責任）證明系爭案件屬於美國專利法第 285 條之例外規定；二、法院必
CAFC 表示，依照美國專利法第 285 條規定移轉律師費用之負擔包含以下兩 個步驟：一、勝訴方應以清楚且明確之證據（clear and convincing evidence，即最 高之舉證責任）證明系爭案件屬於美國專利法第 285 條之例外規定；二、法院必