第三章 非專利實施實體之訴訟情況與爭議
第一節 非專利實施實體訴訟之現況
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第一節 非專利實施實體訴訟之現況 第一項 訴訟案件量
過去 20 年以來，USPTO 核准的專利數量成長了 1.7 倍，從 1993 年的 107,331 件增加為 2013 年的 290,083 件116。這些專利的使用方式也有顯著的改變，以往企 業申請專利係為保護其核心產品，或透過專利授權確保營運自由，然而，目前大 部分的專利反而被用於交易與訴訟，專利本身即成為重要之獲利工具，而且行為 主體為專業的市場參與者，例如 PAE。
從訴訟案件之數量來觀察，過去 5 年關於專利侵權的訴訟有顯著性的成長，
2013 年美國地方法院所處理的專利侵權案件數量為 5,411 件，比 2012 年的 4,723 件多了 15%，相當於 2009 年的 1.4 倍（請參見圖 1）。而且，由圖 1 之統計資料可 以發現，專利侵權訴訟數量的成長主要歸因於 NPE 訴訟活動的增加。2013 年的訴 訟中，NPE 總共提起 3,608 件專利訴訟，將近 5 倍於其於 2009 年所提起的案件數 量，而且占所有專利案件數量的 67%，相當於 2 倍於 2009 年的百分比。值得注意 的是，PAE 為 NPE 訴訟活動增加的主要原因，統計資料顯示，2013 年 NPE 所提 起的 3,608 件專利訴訟中，約有 90%以上是由 PAE 所提起的117，囊括前 10 名原告 的地位，其中 Melvino Technologies/ArrivalStar、Wyncomm 及 Thermolife 所涉及案 件都超過 100 件118，其餘則為獨立發明人與大學所提起的訴訟。另一方面，專利 訴訟被告的數量變化也有類似的趨勢，近 5 年專利訴訟案件的被告數量逐漸增加，
尤其是自 2011 年開始，超過 6 成以上的訴訟當事人是被 NPE 所起訴的，2013 年 的百分比則為 63%119。
研究推測，NPE 訴訟量增長的原因，除了源自於非專利實施實體的蓬勃發展 之外，AIA 法案中增加併案審理的限制或許扮演更為重要的角色。蓋 AIA 法案的 施行迫使 NPE 無法於單一訴訟中任意將所有目標公司列為共同被告，而必須分別 提起訴訟進行威脅，故而導致 2012 年訴訟量大幅成長，產生 2,000 多件新訴訟120。
116 U.S.PATENT AND TRADEMARK OFFICE,PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT, 192 (2013), available at http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2013PAR.pdf (last visited: Aug. 1, 2014).
117 RPXCORPORATION, 2013NPELITIGATION REPORT, at 39.
118 LEXMACHINA,2013PATENT LITIGATION YEAR IN REVIEW, at 8.
119 Id. at 12.
120 Id. at 17; See PricewaterhouseCoopers LLP, 2013PATENT LITIGATION STUDY, June 2013, at 6. 關於 AIA 之併案審理制度，請詳見本章第三節第二項第三款第二目。
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（整理自 RPX Corporation，2013 NPE Litigation Report，10-12）
第二項 訴訟對象與產業
121 Lex Machna, September 2014 New Patent Case Filings Down 40% From September 2013, https://lexmachina.com/2014/10/september-2014-new-patent-case-filings-40-september-2013/ (last visited: 17 December, 2014)；馮震宇，〈Alice v. CLS Bank 判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規 則〉，2014 年 10 月 21 日，科技產業資訊室，
http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10238（最後瀏覽日：2014 年 12 月 17 日）。
122 See RPXCORPORATION, 2013NPELITIGATION REPORT, at 28. 所謂「特殊被告（Unique
defendants）」係指在假定條件下，所有被列入為被告的實體，例如，假設 A 公司於 2013 年被列
入 7 件訴訟案件，統計上仍計算成 2013 年所列入的一個特殊被告。(“Unique defendants added”
refers to the total number of entities that have been added as a defendant in a case (via original or amended complaint) for a given criterion. For example, if Company A has been added in seven cases in
2009 2010 2011 2012 2013
NPE 640 744 1,547 3,042 3,608
PE 1,647 1,728 1,764 1,681 1,803
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平均有 2.9 件新訴訟，非公開公司則平均有 1.3 件新訴訟。而且，大型公司也較容 易成為訴訟目標，年收益 500 億美元以上的公司平均有 7.6 件新訴訟，反之，年收 益不到 1 億美元的公司平均為 1.1 件新訴訟123。簡而言之，NPE 雖然逐漸以非公 開公司和小型公司為訴訟對象，其仍然持續鎖定許多知名度高的大型公司。另有 統計資料顯示，截至 2014 年 7 月為止，前十大訴訟對象為 Apple（212 件）、Samsung
（172 件）、AT&T（171 件）、HP（160 件）、Sony（148 件）、Dell（147 件）、Verizon
（147 件）、Amazon.com（146 件）、Google（146 件）、Microsoft （139 件）124， 其中，AT&T、Google 與 Verizon 位居 2013 年訴訟目標的前三名，三間公司被提 起新訴訟案件的數量分別為 51 件、43 件與 42 件125。
從產業面來分析，NPE 訴訟案件主要集中於高科技領域，即所謂硬體、軟體、
半導體、通訊、以及消費性電子產品，其中又以軟體、消費性電子產品、以及硬體 產業的案件數量位居前三名。另一方面，NPE 所主張的專利技術也以上述三大產 業為主，依序為消費性電子產品、硬體、以及軟體產業（請參見圖 2）。
雖然，前幾大被訴公司仍然集中於手機通訊與消費性電子產品產業，然而，越來 越多數字顯示 NPE 逐漸以終端使用者（end users）為訴訟目標，因此隨著越來越 多的經濟活動應用到高科技技術，NPE 的訴訟目標也擴大涵蓋到各種產業，導致 非高科技產業的比例有上升的趨勢，包括零售業、廣告業、金融服務業（Financial Services）等（請參見圖 3）126。例如，全美餐廳協會（National Restaurant Association）
於 2013 年底向 FTC 提出的研究報告中即指出，許多餐廳、超市、旅館、零售商店 或咖啡廳等，皆受到 NPE 訴訟的威脅，上述零售業者被要求支付使用技術之授權 費用，包括線上或手機點餐服務、手機付款服務、線上營養計算服務，或店內所使 用的 Wi-Fi 設備127。換言之，不只是製造專利技術產品或設備的公司，使用專利技 術產品或設備的零售業者也逐漸成為訴訟目標，這些業者通常沒有內部律師或法
2013, it still counts as one unique defendant added in 2013”).
123 RPXCORPORATION, 2013NPELITIGATION REPORT, at 29.
124 PatenFreedom, Most Pursued Companies, https://www.patentfreedom.com/about-npes/pursued/ (last visited: Nov. 8, 2014).
125 RPXCORPORATION, 2013NPELITIGATION REPORT, at 30.
126 PatentFreedom, Exposure by Industry, https://www.patentfreedom.com/about-npes/industry/ (last visited: May 4, 2014)
127 National Restaurant Association, Zeroing in on patent trolls, Dec. 18, 2013,
http://www.restaurant.org/News-Research/News/Zeroing-in-on-patent-trolls (last visited: May 5, 2014).
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務可以評估 NPE 專利的有效性，也沒有訴訟專家或經濟規模128。
圖 2：各產業 NPE 訴訟數據
（整理自 PatentFreedom 截至 2014 年 7 月 14 日之數據資料，
https://www.patentfreedom.com/about-npes/industry/，最後瀏覽日：2014/11/08）
128 Fiona M. Scott Morton & Carl Shapiro, Strategic Patent Acquisition, 469 (2014).
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
NPE PATENT LITIGATION STATISTICS BY INDUSTRY
Operating Company Defendants NPEs Filing Suits Litigated Patents
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圖 3：NPE 訴訟中被告產業之變化
（整理自 PatentFreedom 截至 2014 年 7 月 14 日之數據資料，
https://www.patentfreedom.com/about-npes/industry/，最後瀏覽日：2014/11/08）
第三項 專利類型與性質
如上述，NPE 所主張的專利以消費性電子產品、硬體、以及軟體產業的專利 為主，然而，商業方法專利的使用比例也不容小覷。2011 年至 2012 年約有 41%的 NPE 案件涉及商業方法專利，尤其在金融服務業與零售業，超過一半的專利侵權 訴訟使用到商業方法專利129。另一方面，小型公司受到商業方法專利的威脅比大 型公司嚴重，而且該程度近年來有增加的趨勢，2011 年至 2012 年涉及商業方法專 利的訴訟中，有 43%是以年收益不到 1 億美元的公司為被告130。
這些商業方法專利主要為電子商務（E-Commerce）、商業管理、銷售行銷、金 融服務等技術發明，於 NPE 訴訟中，又以電子商務和商業管理的商業方法專利成 長最為快速。不過此趨勢在聯邦最高法院於 2014 年 6 月所做出的 Alice v. CLS Bank 判決後可能產生反轉，因為地方法院幾乎皆根據該案結果將涉案的軟體或商業方 法專利判決無效，不到 3 個月即有 13 件軟體或商業方法專利被判決不符合美國專
129 PatentFreedom, Investigations into NPE Litigation involving Business Method Patents, available at https://www.patentfreedom.com/wp-content/uploads/2013/09/NPE-Ligitations-involving-Business-Method-Patents_Sept-4-2013.pdf (last visited: May 6, 2014).
130 Id.
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利法第 101 條之要求而被撤銷，連帶影響新增的專利侵權案件數也自該判決後一 路減少131。
如從專利優先權觀察 NPE 之訴訟，則可以發現 NPE 於所主張的大部分專利，
其專利優先權日多介於 1996 年至 2000 年之間，即所謂的技術爆炸時代，當時背 景為法院開放了軟體或商業方法專利之適格性，爾後導致技術泡沫化（technology bubble）的現象。相反的，PE 所主張的專利優先權日則呈常態分佈132，該等專利 雖然也多出現於科技爆炸時代，但一直有更新的專利被拿來主張，所以隨著時間 的變化，PE 於訴訟中所使用的專利，其專利優先權日也有往後推延的現象，並未 如 NPE 所使用的專利，其專利優先權日始終維持於 1997 年或 1998 年左右（請參 見表 1）。
表 1：PE 與 NPE 專利主張之優先權日
2009 2010 2011 2012 2013 PE Mean Year 1997 1998 1999 2000 2001 Median Year 1998 1998 2000 2000 2001 NPE Mean Year 1998 1997 1997 1998 1998 Median Year 1997 1997 1997 1998 1998
（整理自 RPXCORPORATION,2013NPELITIGATION REPORT, at 35-36）
第四項 訴訟費用金額
美國智慧財產法協會（American Intellectual Property Law Association，以下簡 稱 AIPLA）兩年一度的報告邀請實務工作者針對其所熟知的近期訴訟做出成本評 估，研究對象包括提供法律服務的事務所律師，以及購買法律服務的公司顧問。
該報告依照訴訟程序，以證據開示程序之結束作為劃分基礎，而所謂「所有費用」
係指完成所有訴訟程序所需的費用，包括外部法律服務、當地律師、合夥人、律師 助理、旅費與生活支出、法庭紀錄員費用、影印掃描、快遞服務、文件準備、分析 測試，以及專家證人、翻譯、調查、陪審團顧問等類似支出133。
131 馮震宇，〈Alice v. CLS Bank 判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則〉，2014 年 10 月 21 日，科技產業資訊室，http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10238（最後瀏覽日：
2014 年 11 月 08 日）；LEXMACHINA,2013PATENT LITIGATION YEAR IN REVIEW, at 11.
132 RPXCORPORATION,2013NPELITIGATION REPORT, at 36.
133 AM.INTELL.PROP.LAW ASS’N,REPORT OF THE ECONOMIC SURVEY, 34 (2013).
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根據統計（請參見表 2），訴訟費用的金額不僅隨著訴訟標的金額大小而變化，
而且也隨著訴訟程序的進行而增加。以 2013 年為例，一般專利實施公司進行專利 侵權訴訟的成本如下：訴訟標的金額小於 100 萬美元之案件，其證據開示程序結 束時之訴訟費用中位數約為 35 萬美元，走完所有審判程序後訴訟費用之中位數約 為 70 萬美元；訴訟標的金額介於 100 萬美元至 2,500 萬美元之案件，其證據開示 程序結束時之訴訟費用中位數約為 140 萬美元，走完所有審判程序後所有訴訟費 用之中位數約為 260 萬美元；訴訟標的金額大於 2,500 萬美元之案件，其證據開示 程序結束時之訴訟費用中位數約為 300 萬美元，走完所有審判程序後所有訴訟費 用之中位數約為 550 萬美元。反觀 NPE 進行專利侵權訴訟的成本，訴訟標的金額 小於 100 萬美元之案件，其證據開示程序結束時之訴訟費用中位數約為 30 萬美 元，走完所有審判程序後訴訟費用之中位數約為 60 萬美元；訴訟標的金額介於 100 萬美元至 2,500 萬美元之案件，其證據開示程序結束時之訴訟費用中位數約為 98 萬美元，走完所有審判程序後所有訴訟費用之中位數約為 175 萬美元；訴訟標的 金額大於 2,500 萬美元之案件，其證據開示程序結束時之訴訟費用中位數約為 250 萬美元，走完所有審判程序後所有訴訟費用之中位數約為 400 萬美元。
換句話說，從統計結果來看，NPE 的訴訟費用不論訴訟標的金額之大小，皆
換句話說，從統計結果來看，NPE 的訴訟費用不論訴訟標的金額之大小，皆