非專利實施實體興起之因素

過去並未嚴格的適用與執行有關明確性要件（definiteness requirement）之規範²⁵， 反而助長了 NPE 問題的產生。 第 2 項規定（“The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention”），美國發明法案生 效後，該條規定內容經微幅調整，並變更條項號為美國專利法第 112 條(b)規定（“The

specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention”）。

25 Brain T. Yeh, An Overview of the “Patent Trolls” Debate, CONGRESSIONAL RESEARCH, 10-11 (2013), available at http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42668.pdf (last visited: May 14, 2014).

26 專利審查官審查每件專利申請案平均只花 18 個小時。See Adi Kamdar & Daniel Nazer, Deep Dive: Software Patents and the Rise of Patent Trolls, Feb. 28, 2013,

https://www.eff.org/deeplinks/2013/02/deep-dive-software-patents-and-rise-patent-trolls (last visited:

April 27, 2014).

27 張明海，〈專利地痞的真相〉，美國專利體系文摘，2012 年 06 月，

http://mhchang.blog.ntu.edu.tw/2012/06/21/%E5%B0%88%E5%88%A9%E5%9C%B0%E7%97%9E%

E7%9A%84%E7%9C%9F%E7%9B%B8/（最後瀏覽日：2014 年 04 月 23 日）。

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Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC）於判斷專利請求項是否 符合明確性要件時，所採用之判斷標準為考慮該請求項是否「可經修正而做出解 釋（amenable to construction）」，或是否具有「無法解決的語意不清（insolubly ambiguous）」，由於該判斷標準不夠精確，導致下級法院在適用上產生困擾，反而 擴大了侵權的不安定性，提高了訴訟結果的不可預測性²⁸。直至 2014 年 6 月 2 日，

美國最高法院才做出 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.判決推翻 CAFC 長期以 來的判斷標準，確立以是否具「合理的確定性（reasonable certainty）」作為判斷明 確性要件之依據²⁹。

綜合言之，由於過去審查機關並未嚴格執行明確性規範，法院對明確性要件 之要求亦無清楚的判斷標準，導致申請專利範圍出現許多不確定地帶（zone of uncertainty），提供專利申請人相當誘因於其專利請求項中加入曖昧模糊的語言³⁰。 是故，上述現象提高潛在競爭者之商業行為或科學實驗成立侵權行為之風險，不 僅增加投機專利權人操作訴訟的空間，專利受讓人也可能會因為取得了專利有效 性（patent validity）大有問題的權利而蒙受損失³¹。

第二款 軟體或商業方法專利適格性

CAFC 於 1998 年的 State Street Bank and Trust Co. v. Signature Financial Group,

Inc.一案中承認結合軟體的商業方法本身具有專利適格性³²，促使美國專利商標局

對於軟體專利與商業方法專利之審查採取較為開放之態度，大量核准「方法＋電 腦（process + computer）」的申請專利模式³³，產生所謂的技術爆炸（technology boom）

28 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. ____, 134 S.Ct. 2120 (2014).

29 Id.

30 Id.

31 張明海，〈專利地痞的真相〉，美國專利體系文摘，2012 年 06 月，

http://mhchang.blog.ntu.edu.tw/2012/06/21/%E5%B0%88%E5%88%A9%E5%9C%B0%E7%97%9E%

E7%9A%84%E7%9C%9F%E7%9B%B8/（最後瀏覽日：2014 年 04 月 23 日）。

32 所謂的商業方法，乃指透過特別的步驟或順序去處理與貿易、商務有關的事物。進一步而言，

商業方法之發明即是利用電腦硬體、軟體或網路，自動化地達成由人類智慧所創造的方法或規 則，而產生特定之技術效果。由於商業方法主要經由電腦軟體來執行，故電腦軟體與商業方法間 具有一定的關聯性，電腦軟體之可專利性亦會影響商業方法之可專利性。請參見顏上詠、陳帝

利，〈歐洲與美國商業方法專利學理之研究〉，東海大學法學研究，第 21 期，頁 243-284，2004

年 12 月。

33 馮震宇，〈Alice v. CLS Bank 判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則〉，2014 年 10 月 21 日，

科技產業資訊室，http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10238（最後瀏覽日：2014 年 11 月 01 日）。

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Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics、以及 2014 年的 Alice v. CLS

Bank 等案件中，逐漸確立軟體與商業方法專利被宣告無效的趨勢³⁹。若下級法院

中華智慧資產經營管理協會，2009 年 10

月，http://www.ipama-age.org/analysis/patent%20business%20method.html（最後瀏覽日：2014 年 04 月 28 日）；另，美國 專利商標局於 2012 年核准的軟體專利數量也比 2009 年多了 75%。See Brian Kahin, Software Patents: Separating Rhetoric from Facts, May 2013, Science Progress,

http://scienceprogress.org/2013/05/software-patents-separating-rhetoric-from-facts/ (last visited: April 28, 2014).

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innovation）無可避免地將導致專利叢林（patent thicket）現象之發生⁴¹。美國加州 大學柏克萊分校的 Shapiro 教授即指出，許多專利的申請專利範圍不僅相互堆疊

42 Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting, in 1 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY 119, 120 (Adam Jaffe et al. eds., 2001) (“a dense web of overlapping intellectual property rights that a company must hack its way through in order to actually commercialize new technology”).

43 Mark A. Lemley, Ignoring Patents, 2008 MICH.ST.L.REV. 19, 19 (2008).

44 Brain T. Yeh, An Overview of the “Patent Trolls” Debate, CONGRESSIONAL RESEARCH, 10-11 (2013), available at http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42668.pdf (last visited: May 14, 2014).

45 Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting, INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY, Vol. 1, 119-150 (Adam B. Jaffe et al. eds., 2001).

46 Carl Shapiro, Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties, 12 AM.L.&ECON.REV. 280, 308 (2010).

47 Id.

48 See Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 TEX.L.REV.1991 (2007).

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第二項 專利市場之失靈

近年，專利市場之蓬勃發展創造許多高額交易案，例如 2011 年 Rockstar 用 4,500 萬美元買下 Nortel 的 6,000 個專利，Google 也在一個月後用 1 億 2,500 萬美 元買下 Motorola Mobility 的 1 萬 7,000 個專利與之抗衡。2013 年初 Kodak 將 1,000 個專利以 527 萬美元出售給以 Intellectual Ventures 和 RPX 為首的 12 家公司，同 年底 Microsoft 則將 3 萬個專利以 2,000 萬美元授權給 Nokia⁴⁹。然而，上述策略性 之專利交易並未帶來自由競爭，反而產生財富集中於少數市場參與者的現象，因 此出現了有利 NPE 的環境條件。Intellectual Ventures 的創辦人 Peter Detkin 即曾表 示，大型公司擁有較多的資源和經驗從事專利商品化與專利侵權訴訟，因此取得 較高的談判地位或議價能力，從市場運作結果來看，大型發明人或公司雖然僅擁 有四成的美國專利，但卻創造九成以上的收益，相反的，員工人數不到 500 人的 小型發明人或公司雖然擁有六成的美國專利，但只取得不到一成的收益⁵⁰。 第一款 交易成本

不同的專利或專利組合有不同的價值和強度，即便是同樣的專利或專利組合，

面對不同的需求者亦有不同之運用方式，故該專利或專利組合所能產生的邊際效 益（marginal utility）大小因情況而異，價值不可一概而論。申言之，專利價值取 決於專利資產所生之投資報酬，包括專利授權所取得之權利金、專利實施所獲得 之損害賠償金額、以及專利銷售所獲得之對價，實務上為了進一步確認專利價值 之多寡，發展出成本法⁵¹（cost approach）、收益法⁵²（income approach）與市場法

53（market approach）等計算方法，然各個計算方法都有其限制與缺陷，故仍需仰 賴具備專業知識與經驗之專家介入判斷。

49 Terry Ludlow, Identifying Valuable Patents, Jan. 2014, available at

http://www.eventipr.com/administrator/presentation_file/Terry%20Ludlow.pdf (last visited: April 24, 2014).

50 See Gabe Moretti, Keynote speakers differ on the health of the US patent system, April 15, 2008, EE Times, http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1255267 (last visited: Nov. 2, 2014).

51 以資產之投入面來衡量其價值，所謂成本係指公司投入於內部研發專利或交付給外部以取得專

利的所有支出。請參見蘇瓜藤、張書瑋，〈無形資產之評價（下）〉，會計研究月刊，第 253 期，

頁 70-80，2006 年 12 月。

52 以資產之產出面來衡量其價值，即透過估計標的專利的未來預期現金流量，並經過風險調整後

之折現率（risk-adjusted discount rate）來折算成現值。同前註。

53 以市場中可類比對象來衡量其價值，大多以市場中已發生之資產交易做為參考，資產交易又以

買賣和授權為主。同註 34。

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另一方面，凌亂的專利市場使原本不易接觸的供需雙方更難尋找到彼此以進 行交易，退步言之，技術領域隔行如隔山，專利需求者難以了解不同技術領域之 專利內容，也難以判斷出那些有助於與既有技術結合而產生綜效的專利，因此對 於供需雙方而言，在龐雜的專利市場中找尋適合且符合需求的專利，往往可能浪 費許多時間、勞力與費用，該過程即產生了所謂的搜尋成本。

綜合上述，專利價值難以估計與搜尋成本的擴大，導致專利市場中之交易成 本提高，產生有利於專利中介者出現之經濟環境。專利仲介者介入市場進行交易 活動，不僅提供專業服務與完整專利資料庫，幫助供需雙方確認專利價值與找到 符合需求之專利，專利仲介者更建立具有經濟規模的供需者集合體網路，協助媒 合供需雙方，增加交易完成的速度，降低搜尋成本。然而，仲介者卻可藉由專利價 值之資訊不平等，以低價向發明人購買專利，然後再以高價授權與許多企業，產 生所謂「投機授權行為（opportunistic licensing）⁵⁴」。另外，由專利仲介者所形成 的部分專利聚集（patent aggregator），近年來因應不同的市場需求而形成不同的類 型，有轉變為以訴訟為手段的 NPE，亦有複合提供防禦專利訴訟服務的 NPE，例 如：Allied Security Trust、Intellectual Ventures、Transpacific 或 RPX。

第二款 議價能力與地位

首先，專利授權或專利交易過程存在資訊不對等之現象。市場上大部分之授 權契約或買賣契約皆附有保密協議（non-disclosure agreement），一般人無法得知授 權或買賣之對象、授權之期間與範圍，以及授權金額或買賣價金，而導致交易透 明度降低。以專利交易為例，買方於談判過程中將進行盡職調查（due diligence）

以確定未來繼受權利之狀態，隨著交易價值或是交易目的的不同，盡職調查的層 次也有所變化，如，交易價值較高或交易目的較具備立即性和特殊性時，則盡職 調查的層次較高⁵⁵。盡職調查之範圍包括所有涉及過去或現在的訴訟、侵權的申請 專利範圍、專利無效與否，以及專利所有權（ownership）等之文件和資訊。然而，

盡職調查除了針對法律文件進行蒐集與分析之外，亦涉及技術和商業市場資訊之 層面，此時，擁有各領域專業、完整資料庫和交易經驗之 NPE 就有較高的議價能

54 Gerard N. Magliocca, Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation, 82 Notre Dame L. Rev. 1809, 1827 (2007), available at

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=921252 (last visited: April 29, 2014).

55 例如交易目的為強化授權計畫或應付訴訟。See Terry Ludlow, Leveraging Patent Catalogues to Reap the Benefit of your Portfolio, INTELLECTUAL ASSENT MANAGEMENT, 88-89, July/August 2013.

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力。

其次，真正具有價值或符合需求之專利僅占少數，然而擁有完整專利資料庫 與供需者集合體網路的專利仲介者卻可利用專利組合之方式，將上百項專利打包 成單一交易標的，藉此提高交易價格，因此，即便是實際從事某項技術研發和產 品製造的專業人士，也不一定能夠從如此龐大的專利組合中挑選出真正有用和真 正需要的專利出來，或是進行有效的盡職調查。根據統計，截至 2014 年 1 月為止，

於超過 750 家的觀察對象中，有 45 家 NPE 的專利組合以其含有超過 100 個專利

於超過 750 家的觀察對象中，有 45 家 NPE 的專利組合以其含有超過 100 個專利

在文檔中 論訴訟費用移轉變革對非專利實施實體之影響 - 政大學術集成 (頁 16-27)