第三章 非專利實施實體之訴訟情況與爭議
第三節 美國發明法案對非專利實施實體之影響
NPE 興起所帶來的影響166。美國國家科學院（National Academies of Science）的研 究報告也指出，經濟與法律的變遷為專利制度帶來新的壓力，例如專利審查官不
2003 年，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，以下簡稱 FTC）發表
《促進創新：競爭、專利法及政策之間的適當平衡》的報告（To Promote Innovation:
The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy）開始對美國專利制度 進行反思。該報告指出，品質低劣的專利、法律標準與程序可能無意間具有反競 FEDERAL TRADE COMMISSION,5(2003) (“Poor patent quality and legal standards and procedures that inadvertently may have anticompetitive effects can cause unwarranted market power and can unjustifiably increase costs. Such effects can hamper competition that otherwise would stimulate innovation. This report makes several recommendations for the legal standards, procedures, and institutions of the patent system to address such concerns”).
170 包括 2005 年編號 H.R. 2795 的專利改革法案、2006 年編號 H.R. 5096 的專利品質法案、2007 年編號 H.R. 1908 的專利改革法案、2008 年編號 S. 3600 的專利改革法案、2009 年編號 S. 515、
S. 610 與 H.R. 1260 的改革法案等。各個法案的詳細內容請參考李明峻，〈從 Patent Trolls 議題看
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的修正、禁制令核發門檻的提高、以及專利有效性異議程序的增設等等立法建議
171，顯示美國國會主要的改革方向即為限制專利權人的權利。經過多年的修正與 討論後，參議會與眾議院終於投票通過美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA），美國歐巴馬總統並於 2011 年 9 月 16 日完成簽署，正式頒布 AIA 法案的實行。
第二項 美國發明法案重要修正內涵
對美國專利制度而言，AIA 的通過不僅僅只是一部新的法案而已，更代表著 自 1952 年修正以來 60 年的最大變革。AIA 法案對於美國專利法的修正涉及專利 實體法制、專利申請、專利審查程序、以及專利訴訟等層面，其修正目的亦包含解 決 NPE 對專利創新市場之影響，以及其所產生之訴訟濫用問題。本文以下就 AIA 的主要內容加以介紹：
第一款 專利實體法制之變革 第一目 先申請發明人原則
美國原為世界各國中採用「先發明原則（first-to-invent）」的唯一國家，新法施 行後，美國將改採用「先申請發明人原則（first inventor to file）」，即針對同一發明 提出多件專利申請案時，將由取得最早有效申請日（effective filing date）之發明人，
優先獲頒美國專利。發明人並保有一年的優惠期（grace period），可於公開專利發 明內容的一年內提出申請，而不會喪失新穎性172。值得注意的是，先申請發明人 原則與其他國家所採用之「先申請原則（first-to-file）」仍有不同，蓋他國係以最早 提出專利申請案之申請人取得發明專利。
AIA 改變實行已久的制度，係為了解決先發明原則所造成的諸多不確定因素，
以往發明人於發明完成時即可取得專利權，毋須擔心專利說明書如何撰寫，而僅 需確認發明時間與優先權等問題。然而，這卻造成許多不必要的訴訟成本花費在
美台專利改革與解決之道〉，國立政治大學法律科技整合研究所碩士論文，頁 73-80，2010 年 1 月。
171 請參考黃紫旻，〈專利地痞與企業因應策略〉，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，頁
87-90，2008 年 6 月。
172 在舊法採行先發明原則下，不論發明人本人或他人之公開行為，皆得適用優惠期之規定，
然，新法施行後，僅限於發明人本人或取自發明人進行公開之情況。
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舉證發明的時點上。新制度將促使發明人於發明完成時儘速進行專利申請，以保 障其權益，並加深發明人與專利代理人間的溝通與合作。
第二目 重新定義先前技術
針對先前技術（prior art）之認定，舊法採用相對新穎性原則，即於美國或其 他特定國家境外之公開使用與銷售，不視為先前公開，故美國專利商標局不得據 以核駁專利申請案。AIA 則改採絕對新穎性原則，定義先前技術包括有效申請日 之前的專利、公開文獻、公開使用、銷售與其他可為公眾得知（otherwise available to the public）者，該條文所新增之概括條款使其適用範圍變成毫無任何地理限制。
另外，配合先前技術定義的改變，先前技術之例外規定也修正為，有效申請日前 一年內由發明人或共同發明人或自其取得者直接或間接揭露或是公開之發明，將 不被視為先前技術。
AIA 法案生效後，專利權人事前進行專利檢索（patent search）所需花費的時 間和成本將大幅增加，因為過去專利申請人僅需檢索美國之先前技術，在新條文 改採絕對新穎性原則後，專利申請人則必須檢索全世界的前案資料與文獻，可想 而知，未來專利資料庫的建置與專利策略的佈局也會更加複雜與困難。
第三目 發明人調查程序
發明人調查程序（Derivation Proceedings）為先申請發明人制度之配套措施，
用來確認先申請人之發明是否源自真正的發明人，以排除非真正發明人所提出之 申請案。舊法的先發明制度採用「衝突程序（Interference Proceedings）」，於兩個以 上發明人同時申請專利時，由先發明人在系爭專利核准後一年內向專利爭議與上 訴委員會（Patent Interference and Appeal Board，以下簡稱 PIAB）請求確認自己為 真正發明人。 AIA 法案實施之後，改由專利審判和上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱 PTAB）取代 PIAB，由真正發明人在先申請案早期公開 後一年內，依規定向 PTAB 提出調查之請求，主張其發明雖申請在後，但先申請 案乃係源自後申請案的發明。
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第二款 專利審查程序之變革 第一目 多方複審程序
舊法制度下，針對專利有效性問題，被控侵權人原可藉由提起「單方再審查
（Ex Parte Reexamination）」與「多方再審查（Inter Partes Reexamination）」程序處 理，聲請人須證明系爭專利請求項存在「與可專利性有關的實質新問題（substantial new question of patentability）」。AIA 法案通過後，單方再審查程序仍持續適用，但 原本的多方再審查程序將由「多方複審程序（Inter Partes Review，簡稱 IPR）」所 取代，第三人可以在專利核准後的 9 個月之後、或是核准後複審程序終止之後，
以符合專利法第 102 條和 103 條規定的專利或公開物（printed publications）作為 前案，向 USPTO 提出多方複審程序，挑戰專利的有效性。
IPR 提出後由專業行政法官（administrative judge）所組成的 PTAB 進行審理，
判斷是否啟動 IPR 或其他程序，並須於 1 年內做出最終決定173。聲請人需證明系 爭專利至少一項請求項確實有無效之合理可能（a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least one claim）」即可發動多方複審程序174。
第二目 核准後複審程序
AIA 增加具有訴訟性質的「核准後複審（Post-Grant Review，簡稱 PGR）」程 序，但是由於其僅適用於 AIA 先申請發明人原則生效後的專利案件，且要求聲請 人必須於專利核准後的 9 個月內，以違反專利法第 101 條、102 條、103 條與 112 條規定為由向 USPTO 提起，因此最早適用 PGR 程序之案件應是於 2013 年 3 月 16 日後送件的專利175。
過去被控侵權人僅得引用專利或公開物來質疑專利的有效性，然而 PGR 程序 放寬範圍，允許第三人基於任何理由，主張一個或多個請求項不具可專利性，要 求使其撤銷176。專利權人除了可以修改申請專利範圍之外，也可以與聲請人達成 和解而終止 PGR 程序。PGR 提出後亦由 PTAB 進行審理，並須於 1 年內做出最終
173 可依需求延長，但不得超過 6 個月。
174 周碧鳳，〈美國專利法修正案概況介紹〉，萬國法律，頁 89，2012 年 06 月。
175 同前註。
176 祈明輝，〈Leahy-Smith 美國發明法案為美國專利體系帶來重大變革〉，頁 3-4，2011 年 10 月，三達智慧財產權事務所，http://www.sundial.com.tw/service4file/201110vol601.pdf（最後瀏覽 日：2014 年 07 月 29 日）。
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決定，聲請人只須證明系爭專利至少一項請求項有無效可能（more likely than not that at least one claim is unpatentable），或是系爭法律爭議對於其他專利或專利申請 案具有重要性（a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications）177。
第三目 商業方法專利複審程序
由於商業方法專利引發太多的專利侵權訴訟，因此 AIA 也特別針對商業方法 專利制 定了 一個 特殊 的暫時 性複 審程 序， 稱為「 商業 方法 專利 過 渡期 複審
（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review，簡稱 CBM）」，
適用於「用以實施、經營、或管理金融產品服務的資訊處理或其他操作程序」之專 利，而不包括科技創新發明方面的專利。CBM 本身有落日條款，預計於 2020 年 失效。CBM 提出後同樣由 PTAB 進行審理。
第三款 專利訴訟之變革
第一目 核准前第三人提交先前技術
舊法規定，第三人於專利核准前（pre-issuance）對不應准予專利之申請案件向 美國專利商標局提出意見書（Pre-Issuance Submissions by Third Parties），必須在該 專利申請案早期公開日起 2 個月，或寄發核准通知書之日提出。AIA 法案則大幅 放寬限制，允許第三人於專利申請案取得專利核准通知之前，或者，公開後 6 個 月或首次實質核駁發出之前，皆可以提出任何相關專利或申請案等先前技術，作 為 USPTO 的審查參考，且須附上對所提交先前技術的簡要說明及規費178。
第二目 併案審理制度
有鑑於過去原告於起訴時，經常將不相關的許多公司一併列入被告提出訴訟，
故 AIA 法案增加對共同訴訟的限制，規定法院必須於符合兩個要件下，始得進行
177 徐仰賢，〈美國專利訴訟外之新選項—多方複審程序（IPR）介紹暨實務分析〉，科技產業資訊
室，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A185.htm（最後瀏覽日：2014 年 04 月 17 日）。
178 祈明輝，〈Leahy-Smith 美國發明法案為美國專利體系帶來重大變革〉，頁 3，2011 年 10 月，
三達智慧財產權事務所，http://www.sundial.com.tw/service4file/201110vol601.pdf（最後瀏覽日：
2014 年 07 月 29 日）。
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併案審理：一、原告可向複數的被告一併或分別請求，或者本於同一侵權事實（相 同或一系列之交易或事件）；二、所有被告的事實問題相同179。據此，原告不得再 任意以同一專利受侵害為由，向與產品或製造不相關的對象一併提出訴訟，請求 法院將數案合併審理。
第三項 美國發明法案對非專利實施實體之影響
美國發明法案最大的改變莫過於將先發明原則修改為先申請發明人原則，由
美國發明法案最大的改變莫過於將先發明原則修改為先申請發明人原則，由