第四章 美國專利實務與訴訟費用之移轉
第三節 訴訟費用移轉之立法趨勢
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第三節 訴訟費用移轉之立法趨勢
NPE 提起無意義的專利訴訟對抗專利實施公司，由於訴訟上的防禦成本遠遠 超過與 NPE 和解的成本，故專利實施公司基於理性選擇下往往同意和解，導致 NPE 濫用訴訟的行為日益猖狂255。如上所述，透過訴訟費用移轉的方式創設美國 規則的例外，可望有效阻止提起低勝訴率的專利訴訟案件，美國在阿拉斯加和佛 羅里達的經驗也證實，敗訴方付費原則促使訴訟當事人放棄主張，並減少擾人的 訴訟，讓律師和法院專注於更有價值的案件256。然而，現行專利訴訟雖然存在美 國專利法第 285 條關於律師費用移轉之規定，但在法院嚴格遵守美國規則，並透 過判決先例限縮法官裁量權之情況下，訴訟當事人成功請求移轉律師費用的比例 僅為 6%，而且被控侵權人獲得裁定的案件大部分是基於專利權人訴訟上的不正行 為，而非其勝訴率的高低257。由於現行美國專利法第 285 條不夠有力遏止品質低 劣的專利訴訟258，所以美國國會開始思考如何強化訴訟費用移轉之規定，企圖藉 此抑制無意義的侵權主張。
第一項 訴訟費用移轉改革法案
第一款 SHIELD 法案
保護高科技創新者免於嚴苛法律爭訟法（Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2012，H.R. 6245）首先提出於 2012 年 8 月，為防 免高科技創新者陷於惡意挑起的法律爭端之中，該法案修改美國專利法關於訴訟 成本之規定，針對涉及電腦硬體與軟體專利有效性與侵權的訴訟，於法官認定主 張專利侵權的訴訟當事人係無合理的勝訴可能（reasonable likelihood of succeeding）
時，得判決勝訴的訴訟當事人移轉全部成本，包括合理的律師費用259。爾後，國會 議員於 2013 年 2 月提出修改版本（Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013，H.R. 845，以下簡稱 SHIELD 法案），將適用範圍擴及於所有
255 Daniel Roth, Patent Litigation Attorneys’ Fees: Shifting from Status to Conduct, 13 CHI.-KENT J.
INTELL.PROP. 257, 271 (2013).
256 Marie Gryphon, Assessing the Effects of a “Loser Pays” Rule on the American Legal System: An Economic Analysis and Proposal for Reform, 8 RUTGERS J.L.&PUB.POL'Y 567, 595-601 (2011).
257 Mark Liang & Brian Berliner, Fee Shifting in Patent Litigation, 18 VA.J.L.&TECH. 59, 130 (2013).
258 Emily H. Chen, Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorney’s Fees, 28 BERKELEY TECH.L.J. 351, 352 (2013).
259 SHIELD Act, H.R. 6245, 112th Cong. (2012), available at
https://beta.congress.gov/112/bills/hr6245/BILLS-112hr6245ih.pdf (last visited: Aug. 11, 2014).
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專利訴訟，並刪除證明門檻。2013 年的 SHIELD 法案提議於涉及專利有效性與侵 權的訴訟中，允許主張專利無效或未侵權的訴訟當事人請求法院判決對造至少不 符合下列條件之一：一、原始發明人，對造為發明人、共同發明人、或專利文件上 的原始受讓人；二、專利利用，對造有能力提供證明實質投資之文件，包括利用專 利進行生產或銷售專利產品；三、大學或技術移轉組織，對造為較高的教育機構，
或促進前者技術商品化的技術移轉組織。如果法院認定對造未符合上述任何一項 條件，則法院應該判決主張專利無效或未侵權而勝訴的訴訟當事人移轉全部成本，
包括合理的律師費用，除非法院認為存在例外情況（exceptional circumstances）以 致於該成本移轉不公平。另外，法院也應要求對造提供擔保金，該金額由法院裁 定260。
SHIELD 法案將訴訟費用的移轉提升為原則，修正原本美國專利法第 285 條 的假設，改由敗訴當事人負擔雙方當事人之訴訟費用。根據 SHIELD 法案之架構，
條文排除原始發明人、實際從事生產與銷售專利產品之廠商、以及大學和技術移 轉組織，可見訴訟費用的移轉主要適用於涉及非專利實施實體之訴訟。另外，擔 保金強迫原告付費參與專利訴訟的遊戲，並且迫使濫用訴訟的行為人必須再投入 更多成本才玩得起這場遊戲（put some skin in the game），因此可以減少訴訟的濫 用261。
第二款 創新法案
創新法案（Innovation Act，H.R. 3309）於 2013 年 10 月提出，美國眾議院並 於同年 12 月迅速以 323 票對 89 票通過。該法案主要內容為提高起訴要件、移轉 訴訟費用、規範利害關係人之訴訟參加、限制證據開示等關於專利訴訟的修正，
並涉及專利資訊透明化和消費者訴訟，另外，創新法案也針對 AIA 法案提出改善 與修正，以填補該法案對於遏止濫用專利訴訟之不足。
關於移轉訴訟費用部分，創新法案提出，法院應移轉勝訴當事人因專利訴訟 所產生的合理費用與其他支出，除非法院認定敗訴當事人的法律地位和行為於法 律面和事實面上是合理公平的（reasonably justified），或者，案件存在特殊情況
260 SHIELD Act, H.R. 845, 113th Cong. (2013), available at http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr845ih/pdf/BILLS-113hr845ih.pdf (last visited: Jan. 22, 2014).
261 Emily H. Chen, Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorney’s Fees, 28 BERKELEY TECH.L.J. 351, 380-381 (2013).
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（special circumstances）以致於該移轉不公平，例如發明人有嚴重的經濟困難
（severe economic hardship）。而且於訴訟中之任一方當事人提出請求時，法院應 要求另一方訴訟當事人證明其是否能支付該筆移轉的費用與其他支出。如果敗訴 當事人無法支付，則法院得使訴訟參加人負擔不足的費用金額。另外，創新法案 也提議，主張專利侵權的訴訟當事人，如後續單方面地與對造達成不起訴協議
（covenant not to sue），則該訴訟當事人將被視為美國專利法第 285 條之敗訴當事 人，除非該主張專利侵權的訴訟當事人於協議成立時自願撤回訴訟或其主張262。 創新法案將訴訟費用的移轉提升為原則，修正原本美國專利法第 285 條的假 設，改由敗訴當事人負擔雙方當事人之訴訟費用，而僅於敗訴當事人證明其行為 係合理公平，或存在類似於經濟困難之特殊情況時，法院才例外判決雙方當事人 自行負擔訴訟費用。另外，創新法案特別要求敗訴當事人證明其支付移轉費用的 能力，提供額外的保全機制263。
第三款 減少專利濫用法案
減少專利濫用法案（Patent Abuse Reduction Act，S.1013）於 2013 年 5 月提 出，其內容主要包括提高起訴要件、增加證據開示限制、移轉訴訟費用，以及規範 利害關係人之訴訟參加。
關於移轉訴訟費用部分，該法案指出法院應移轉勝訴當事人合理的成本與支 出，包括律師費用，除非敗訴當事人的法律地位和行為係客觀上合理（objectively reasonable）且主觀上公平（subjectively justified），或者，存在例外情況以致於該 移轉不公平。而法院於判斷系爭案件是否符合上述例外時，不應將任何系爭專利 之授權視為證據。如果敗訴當事人無法支付移轉費用與支出，則法院得使任何利 害關係人回復合理的成本與支出264。
減少專利濫用法案亦將訴訟費用的移轉提升為原則，修正原本美國專利法第 285 條的假設，改由敗訴當事人負擔雙方當事人之訴訟費用，而僅於敗訴當事人證 明其行為具客觀上合理性與主觀上公平性，或存在例外情況時，法院才例外判決
262 Innovative Act, H.R. 3309, 113th Cong. (2013), available at
https://beta.congress.gov/113/bills/hr3309/BILLS-113hr3309rfs.pdf (last visited: Aug. 11, 2014).
263 Saurabh Vishnubhakat, What Patent Attorney Fee Awards Really Look Like, 63 DUKE L.J.ONLINE 15, 20 (2014).
264 Patent Abuse Reduction Act, S. 1013, 113th Cong. (2013), available at
https://beta.congress.gov/113/bills/s1013/BILLS-113s1013is.pdf (last visited: Aug. 11, 2014).
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雙方當事人自行負擔訴訟費用。
第四款 專利訴訟完整性法案
專利訴訟完整性法案（Patent Litigation Integrity Act，S.1612）於 2013 年 10 月 提出，要求法院應移轉勝訴當事人因專利訴訟所產生的合理費用與其他支出，包 括 律 師 費 用 ， 除 非 法 院 認 定 敗 訴 當 事 人 的 法 律 地 位 和 行 為 係 主 觀 上 公 平
（subjectively justified），或者，存在特殊情況（special circumstances）以致於該移 轉不公平。另外，法院得裁定主張侵權的訴訟當事人支付擔保金，以確保其支付 被控侵權人的合理費用與其他支出，包括律師費用265。
同樣的，專利訴訟完整性法案亦將訴訟費用的移轉提升為原則，修正原本美 國專利法第 285 條的假設，改由敗訴當事人負擔雙方當事人之訴訟費用，而僅於 敗訴當事人證明其行為具主觀上公平性，或存在特殊情況時，法院才例外判決雙 方當事人自行負擔訴訟費用。
第二項 改革法案之評析與發展
上述 4 個修法提案皆企圖採用敗訴方付費的模式，修正美國專利訴訟目前的 實踐，改以敗訴當事人負擔雙方訴訟成本為原則，雙方當事人自付訴訟成本為例 外。美國國會的理想為透過訴訟費用的移轉提高專利訴訟的賭注，以增加專利權 人放棄提起訴訟的誘因，或促使其於起訴前與侵權行為人達成和解。換言之，原 告可能面臨負擔被告沉重費用的風險，因此原告除非確信系爭案件有足夠的價值，
否則不會輕易發動或繼續進行訴訟266。
國會的改革方向也獲得美國白宮與學術界的支持。美國白宮於 2013 年 6 月 4 日發布新聞稿，提出 5 項行政規劃和 7 項修法建議，認為國會應立法給予地方法 院的法官更多裁量權，使其得根據美國專利法第 285 條裁定移轉勝訴當事人之律 師費用與敗訴當事人負擔，以作為濫行起訴之制裁267。另一方面，學者們也於同 年 11 連署致信美國國會，表示支持國會通過上述的專利改革法案，並建議改革增
265 Patent Litigation Integrity Act, S. 1612, 113th Cong. (2013), available at
https://beta.congress.gov/113/bills/s1612/BILLS-113s1612is.pdf (last visited: Aug. 1, 2014).
266 Mark Liang & Brian Berliner, Fee Shifting in Patent Litigation, 18 VA.J.L.&TECH. 59, 64-65 (2013).
267 The White House, FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues, Jun. 4, 2013, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues (last visited: Aug. 15, 2014).
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268 Brian J. Love, Professors’ Letter in Support of Patent Reform Legislation (2013), 3, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2359621 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2359621 (last visited: Aug. 7, 2014).
269 陳世傑，〈美國國會提出 SHIELD 法案 圍堵專利蟑螂橫行〉，資策會科技法律研究中心，
https://stli.iii.org.tw/ContentPage.aspx?i=5968（最後瀏覽日：2014 年 08 月 07 日）。
270 同前註。
271 American Innovators for Patent Reform, Proposed SHIELD Act Is Anti-Innovation and Pro-Monopoly, http://www.aminn.org/proposed-shield-act-antiinnovation-and-promonopoly (last visited:
Aug. 13, 2014); Emily H. Chen, Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorney’s Fees, 28 BERKELEY TECH.L.J. 351, 369 & 376 (2013).
272 Emily H. Chen, Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorney’s Fees, 28 BERKELEY TECH.L.J. 351, 380 (2013).
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用申請專利案範圍模糊的專利提高損害賠償金額，但這些問題專利往往導致 NPE 的侵權主張出現疑義，而可以增加對造移轉訴訟費用的機會273。
然而，在訴訟費用移轉機制對於美國其他類型的訴訟所產生的效果不甚明確 的狀況下274，如果把現有的例外機制提升為原則，或許將導致更多的訴訟提出，
然而，在訴訟費用移轉機制對於美國其他類型的訴訟所產生的效果不甚明確 的狀況下274，如果把現有的例外機制提升為原則，或許將導致更多的訴訟提出，