第五章 訴訟費用移轉之變革與非專利實施實體
第一節 Octane Fitness v. ICON Health 案
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
84
第一節 Octane Fitness v. ICON Health 案
聯邦最高法院於本案中廢棄 Brooks Furniture 判斷標準，認為該標準過於嚴苛 以致於妨礙法律賦予地方法院裁量權的立法意旨，而且該標準對原本極富彈性的 法律課以毫無彈性的框架限制。因此，聯邦最高法院指出，例外情況之判斷應回 歸整體判斷原則（totality of the circumstance），由地方法院於個案中自行裁量。另 外，聯邦最高法院亦於判決中變更舉證責任之標準，指出美國專利法第 285 條的 判斷依據應回歸一般民事訴訟的優勢證據（preponderance of the evidence）標準。
第一項 案例事實與背景
ICON Health & Fitness, Inc.（以下簡稱 ICON）擁有美國專利第 6,019,710 號
（以下簡稱’710 號專利），該專利係一可調整步伐距離的橢圓機（elliptical machine）
281，其申請專利範圍聚焦於橢圓機的連結系統（linkage system），即腳踏板與前端 承軸（stroke rail）連結形成一個橢圓形的移動軌跡，並且可以透過手動或齒輪馬 達來調整橢圓的大小，藉此改變使用者的步伐距離。ICON 雖然為運動器材的大型 製造商，卻從未銷售過’710 號專利所揭露的機器。另一方面，Octane Fitness, LLC
（以下簡稱 Octane）亦為一家運動器材製造商，銷售兩種類似於專利橢圓機的 Q45 和 Q47 運動機，該運動機與其連結系統獲得美國專利第 5,707,321 號專利（以下簡 稱 Maresh 專利）的授權，而 Maresh 專利為’710 號專利的先前技術。ICON 向明尼 蘇達州地方法院（District of Minnesota）起訴 Octane 侵害其’710 號專利的第 1 項 至第 5 項、第 7 項、第 9 項、和第 10 項請求項，地方法院經審理後做出 Octane 未 侵權的簡易判決（summary judgment）。爾後，Octane 依據美國專利法第 285 條請 求 ICON 負擔 Octane 因此衍生的律師費用，然而地方法院認為 Octane 並無法舉證 ICON 之訴訟行為符合 Brooks Furniture 判決先例之要件，即 ICON 並非基於主觀 上之惡意提起客觀上毫無根據的訴訟，故判決系爭案件非為美國專利法第 285 條 之例外情況，從而拒絕 Octane 之請求。
ICON 不服地方法院做出未侵權的判決結果而提出上訴，另一方面，Octane 亦 不服地方法院拒絕其關於律師費用移轉之請求而提起上訴，主張地方法院於判斷
281 橢圓機又稱太空漫步機，為常見的心肺適能運動器材，由於運動期間雙腳踩踏的路線為橢圓
形而得名。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
85
系爭案件非屬美國專利法第 285 條之例外情況時，適用過於嚴格的標準。CAFC 審 查訴訟紀錄後認為，地方法院並未錯誤地界定申請專利範圍，或者錯誤地判決未 侵權，因此維持地方法院的判決結果。另外，針對移轉律師費用的請求，CAFC 亦 認為沒有理由修改（revisit）例外情況的判斷標準282。然而，Octane 質疑 CAFC 適 用過於嚴格的標準判斷美國專利法第 285 條之例外情況，將不當挪用地方法院的 裁量權，導致被控侵權人移轉律師費用之門檻提高，反而鼓勵專利權人提起欺騙 性（spurious）的訴訟以損害競爭或強迫被告和解，故上訴至聯邦最高法院，請求 聯邦最高法院採用較低的判斷標準，促使獲得勝訴的被控侵權人更容易將律師費 用的負擔移轉與敗訴的專利權人283。
第二項 法律分析
第一款 法理基礎
根據美國專利法第 285 條之規定，法院可以在例外的專利案件中，將勝訴當 事人合理的律師費用移轉與對造負擔，以補償勝訴當事人的訴訟支出，並阻止專 利權人提出毫無根據的侵權訴訟。CAFC 的判決指出284，法官於判斷律師費用移 轉與否時，必須分析 Forest 判決先例中所闡述的兩個步驟：一、勝訴方應以清楚 且明確之證據證明系爭案件屬於美國專利法第 285 條之例外情況；二、若為例外 情況，法院得本於其裁量權移轉費用。申言之，法院僅得為防止對被控侵權人造 成重大不公平之必要而移轉律師費用之負擔。至於例外情況之認定，根據 Brooks Furniture 判決先例，於專利申請過程中或訴訟中未出現不正行為時，系爭案件必 須符合以下兩個要件始得被認定為例外情況：一、訴訟在客觀上毫無根據；二、基 於主觀上惡意提起訴訟。而且，上述兩個要件皆須以清楚且明確的之證據加以證 明，缺一不可。
所謂客觀上毫無根據，係指一方訴訟當事人的主張過於不合理，以致於沒有 任何一個理性的訴訟代理人會相信該方可獲得勝訴判決285。這樣的判斷需要根據
282 ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, 496 Fed. Appx. 57 (Fed. Cir. 2012).
283 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 573 U.S. __, 134 S. Ct. 1749 (2014), 2013 WL 1309080 (U.S.) (Appellate Petition, Motion and Filing).
284 ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, Not Reported in F.Supp.2d, 2011 WL 3900975 (D.Minn.).
285 See iLOR, LLC, v. Google, Inc., 631 F.3d 1372, 1378 (Fed.Cir.2011) (“so unreasonable that no reasonable litigant could believe it would succeed”).
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
86
侵權過程的紀錄做勝訴與否的客觀評價，而無涉專利權人的主觀狀態。主筆的 Montgomery 法官認為，申請專利範圍的界定並非總是科學的，而且訴訟雙方針對 簡單的申請專利範圍用語做出相互牴觸的定義也是不足為奇，因此，若未被排除 於請求項用語和專利說明書所揭露的範圍之外，則訴訟當事人對申請專利範圍的 解釋並不能被認為是無意義286。同樣的，法院發現未侵權的事實本身亦不足以證 明此客觀要件。
所謂主觀上惡意，係指原告明知其案件沒有客觀基礎。例如，專利權人明知 侵權訴訟毫無根據，且無法於訴訟前進行適當的測試以建立侵權主張，則該權利 人具有主觀上惡意。又例如，專利權人確信被控裝置未侵權，卻拒絕撤回訴訟，並 且為保留對被告其他潛在侵權產品的證據開示程序，而反對被告請求未侵權的簡 易判決，則該權利人之行為也具有主觀上惡意。相反的，如果專利權人曾尋求專 家與律師針對被控裝置做出評估與法律意見，則無法舉證具有主觀上惡意。主觀 上惡意不存在於可以被合理爭論的侵權事實287，因為侵權與否通常難以判斷，而 且專利權人誤認法院心證本身不會構成惡意288。
第二款 美國專利法第 285 條之判斷標準
根據美國專利法第 285 條關於律師費用移轉之規定，地方法院於判斷該條文 之例外情況時，究竟應本於其裁量權考慮傳統的衡平因素（traditional equitable factors），或是遵守 Brooks Furniture 案所創設的嚴格標準，於系爭案件符合「客觀 上毫無根據」與「主觀上惡意」要件時，法院使得裁定移轉律師費用，本案訴訟雙 方有不同的解讀。
上訴人 Octane 主張法院應廢除 Brooks Furniture 標準的適用，而回歸美國專 利法之立法目的，由地方法院考量傳統的衡平因素後，自行判斷是否移轉律師費 用289。Octane 指出，美國專利法第 285 條原文規定法院「得」於「例外情況」下
286 ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, Not Reported in F.Supp.2d, 2011 WL 3900975 (D.Minn.) (“A proposed claim construction is not frivolous if not precluded by the language of the claim or the disclosures in the specification”).
287 See Brooks Furniture Manufacturing, Inc. v. Dutailier, Inc., 393 F.3d 1378, 1384 (Fed. Cir. 2005) (“Subjective bad faith does not exist where infringement can reasonably be disputed”).
288 Id. (“Infringement is often difficult to determine, and a patentee's ultimately incorrect view of how a court will find does not of itself establish bad faith”).
289 所謂傳統的衡平因素包括：侵權主張的強度與合理性、最終勝利的可能性、訴訟前與訴訟上
行為、經濟環境、以及刺激被告爭論主張的需求等。Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 573 U.S. __, 134 S. Ct. 1749 (2014), 2013 WL 6327521 (U.S.) (Appellate Brief), 13.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
87
移轉費用，顯示美國國會賦予地方法院相當寬廣的衡平裁量（equitable discretion）， 其目的係為促使法院透過移轉費用的方式，補償濫用且不公平的專利訴訟，尤其 是阻止被錯誤指控侵害專利的被告發生重大不公平之情事，而非將費用移轉機制 作為懲罰敗訴當事人之手段290。更何況地方法院本來即有權力制裁基於主觀上惡 意提起客觀上毫無根據訴訟之行為，故毋須再由法院限縮解釋類似或相關的費用 移轉規定291。反觀過去 CAFC 於 Brooks Furniture 判決所創設的嚴格標準，該標準 係不當套用判斷反競爭免責原則下「虛偽訴訟」例外之標準，結果反而除去美國 專利法第 285 條的核心內容，導致原告毋須擔心費用移轉之負擔，濫行提起基礎 薄弱的專利訴訟，而且法院適用 Brooks Furniture 標準後亦改變原告與被告請求費 用移轉之平等地位，蓋專利權人僅須證明惡意侵權即可同時符合請求律師費用和 請求三倍損害賠償金的資格，導致專利權人比被控侵權人更常獲得費用移轉之裁 定，此差別待遇並無任何法律基礎292。
Octane 也指出，以衡平裁量標準定義美國專利法第 285 條的「例外」最能達 到該條文與美國專利法之政策與立法目的。專利可以鼓勵技術創新，但過多的專 利保護卻阻礙技術進步，因此美國專利法即是調和兩者之間的緊張關係。傳統的 衡平因素給予地方法院許多彈性和裁量空間，使其得以維持上述的動態平衡。法 院透過衡平裁量標準的適用，不僅可以藉由消除勝訴被控侵權人的高額費用門檻 而促進美國專利法的立法目的，亦可以抑制濫用專利訴訟的發芽293。因此，美國 專利法第 285 條應解釋為要求地方法院採用傳統的衡平因素判斷是否移轉律師費 用。
相反的，被上訴人 ICON 主張 CAFC 正確適用 Brooks Furniture 標準判斷本案 並非美國專利法第 285 條之例外情況。ICON 指出，美國國會於制訂專利法第 285 條時係將存在已久的司法解釋明文化，因此專利案件的律師費用僅限於涉及敗訴 當事人之特定訴訟上不正行為、故意侵權、申請專利過程中的欺騙行為或不公平 行為、騷擾或不法訴訟等情形，即所謂例外情況。換句話說，當專利案件未出現不 正行為時，美國國會並未賦予法院行使其裁量權以判斷律師費用的移轉294。CAFC
290 Id. at 14-15.
291 Id.
292 Id. at 15-16.
293 Id. at 41-48.
294 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 573 U.S. __, 134 S. Ct. 1749 (2014), 2014 WL 249794 (U.S.) (Appellate Brief), 15.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
88
於 Brooks Furniture 案僅簡要地闡明美國專利法第 285 條之規定，指出法院可於何 種不當行為之情形下裁量移轉律師費用，以及判斷系爭案件本身是否構成騷擾和 不法訴訟。反觀 Octane 要求法院推翻過去 60 年來一致性的見解，重新解釋美國
於 Brooks Furniture 案僅簡要地闡明美國專利法第 285 條之規定，指出法院可於何 種不當行為之情形下裁量移轉律師費用，以及判斷系爭案件本身是否構成騷擾和 不法訴訟。反觀 Octane 要求法院推翻過去 60 年來一致性的見解，重新解釋美國