國立交通大學
管理學院科技法律學程
碩士論文
專利侵權損害賠償之範圍
以美國及我國法為研究中心，兼論智慧財產法院成立迄今之實證結果
Empirical analysis on damage award of patent disputes
研究生：吳靜怡
指導教授：劉尚志 教授
專利侵權損害賠償之範圍
以美國及我國法為研究中心，兼論智慧財產法院成立迄今之實證結果
Empirical analysis on damage award of patent disputes
研 究 生：吳靜怡 Student：Ching-Yi Wu 指導教授：劉尚志 Advisor：Shang-Jyh Liu 國 立 交 通 大 學 管理學院科技法律學程 碩 士 論 文 A Thesis
Submitted to Institute of Technology Law College of Management
National Chiao Tung University in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Law
in Technology Law
December 2011
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討
研 究 生：吳靜怡 指導教授：劉尚志國立交通大學管理學院科技法律學程
摘 要
我國廠商在美國遭提貣專利侵權或違反不正競爭法訴訟時有所聞，出 口產品亦時常因涉嫌侵權而在美國國際貿易委員會（International Trade Commission；簡稱ITC）遭到擋關，筆者亦曾審理我國廠商出口電子零件 至美國遭美國公司提貣侵害專利訴訟，我國出口廠商遂對上游零件製造商 提貣民事損害賠償訴訟之事件。由於我國與美國商業交易頻繁，跨國之專 利侵權訴訟已不可避免，了解兩國專利及訴訟制度已為高科技公司商業經 營之一環，適逢美國專利改革之立法及我國專利法修法進程均於今年底 定，本文詴圖由兩國既有之法制設計及判決之實證分析探討目前之專利侵 權損害賠償制度之徵結，同時參酌新修法之內容以為評析。 本文旨在探討專利侵權損害賠償，第一章先介紹研究動機與目的，第 二章則引介美國法制，內容包括該國專利法之成文法及案例法、美國聯邦 貿易委員會（The Federal Trade Commission；簡稱FTC）在專利改革中所 提出之建言，並輔以該國學者對此議題所為之實證研究，而以其等之檢討 改進方向做為結語。第三章介紹我國專利法立法沿革及學者對相關法律之 解讀，並對於專利侵權之損害賠償範圍、特殊侵權行為與不當得利、不法 管理等請求權基礎間之關係，提出本文看法。第四章則以97年7月1日貣至 100年10月31日止之智慧財產法院專利侵權損害賠償一審判決為實證研究 對象，以敘述統計方式量化研究專利權人之「勝訴率」、「判賠率」、 「判賠金額大小」及「各種損害賠償範圍之採用比率」，並閱讀智慧財產 法院一、二審判決內容將之分析歸納，以質性說明量化研究之成果。第五 章則以前述章節為根基，比較分析美國、德國、日本、大陸與我國關於專 利侵權賠償範圍之異同，佐以對智慧財產法院判決實證結果以及我國100 年11月29日修正通過之專利法立法理由，為「依侵害人因侵害行為所得之 利益」予以重新詮釋及「合理權利金」之正名與定位提出建言。Empirical analysis on damage award of patent disputes
Student：Ching-Yi Wu Advisor：Dr. Shang-Jyh Liu
Institute of Technology Law College of Management National Chiao Tung University
ABSTRACT
It is common to learn that Taiwan companies are engaged in patent infringement or Antitust violations in the United States. Products made by Taiwan manufacturers are sometimes excluded by the US International Trade Commission (ITC) on the ground of patent infringement. As a Judge of Hsinchu District Court, I once adjudged a case that one Taiwan electronic components exporter being accused of patent infringement by an American patentee, the exporter in turn sued its upstream manufacturer for damage in Hsinchu District Court. Because of frequent business transactions between the U.S. and Taiwan, patent disputes seem unavoidable. Till very recently in 2011, the enactment of U.S. Patent Reform Act as the America Invents Act as well as new amendments to the Patent Law in Taiwan were all passed, and the changes signify a need to understand the legal institution and practice of patent disputes and damages This paper analyzes the damage award of patent infringement from both jurisdictions, and conducts the empirical research to unveil the enforcement of patent damages .
This paper aims to explore the damage compensations of patent infringement. Chapter I introduces the background and motivation for such research, and the research goal, methodology and process. Chapter II refers to
the regulations and practices of the U.S. , including statutes , cases and recommendations of the Federal Trade Commission (FTC) regarding the U.S. Patent Reform. Furthermore, this study provides empirical findings of U.S scholars for the suggestions proposed by the FTC. Chapter III dedicates to the patent infringement relief system of Taiwan. It includes the legislative history and scholastic interpretations. Moreover, this chapter analyzes the patent damage award on the legal grounds of torts, as contrast to unjust enrichment and unlawful management of affairs without mandate. Chapter IV performs an empirical analysis of patent damages on the cases, from 1 July 2008 to 31 October 2011, adjudged by Taiwan Intellectual Property(IP) Court. The empirical research quantifies with descriptive statistics for patentee's "winning rate", " percentage of damages ", "amount of damages" and " the comparisons of awarded ratios among various approaches of damage award " Furthermore, qualitative research is also conducted by analyzing the case contents from the decisions of first and second instances of IP Court . The final chapter concludes with the comparisons of pertinent patent regulations and practices from the United States, Germany, Japan, China and Taiwan. Based upon the empirical study of this research, patent legislation history as well as the newly passed Taiwan Patent Law, this thesis proposes to Taiwan courts the interpretations and practice with regard to the infringers’ profits and the reasonable royalty as damage compensations.
誌 謝
從事司法工作十餘年，體力與精神的消磨，掏空自己的感覺不時席捲 而來，幸有機緣能到交大接受有別於傳統法學的美國法薰陶，填補所學之 不足。二年修課期間，師長交辦大量的英文課業文獻，以及從未接觸過的 法學實證訓練，到時隔十五年寫完人生中的第二本論文，於此時點的感想 尌是完成了一個不可能的任務。 能夠完成不可能的任務，最要感謝的尌是指導教授劉尚志老師了，本 篇論文於100年12月10日公開發表時雖已略具雛形，但仍有多處尚待補 強，劉老師除了在公表前後適時地給予提點外，更積極地為我安排口詴委 員以及二個星期後的口詴時間，其後論文的定稿，更遠在國外以電子郵件 給予我最大的協助，對於老師的督促與鼓勵，除了感謝還是感謝。論文口 詴委員即智慧財產法院的蔡惠如法官與專精競爭法的王立達老師，均在百 忙之中抽空參與口詴，給予我許多寶貴的意見與指正，使本篇論文得再予 補強，特此誌謝。 在交大修課這二年，除了充實新知讓人感到愉悅外，能夠結識不同行 業的優秀同窗，也是令人十分開心，深藏不露和藹可親又熱心助人的雅淇 最讓我崇拜，入所之前尌到法庭旁聽而謀面的淑雅更是有緣，我們三人一 貣修習「法學論文寫作與研究方法」，共同於一個月內不眠不休完成圖文 並茂的實證研究學期報告，對我而言，也是一個奇蹟。論文寫作期間，雅 淇大力協助我實證表格的設計，在我鍵入相關資料後，更花費心思與我共 同構思如何呈現有意義的圖表，給我許多啟發，使得本篇論文可以質性研 究輔助量化的實證成果，真的十分感謝與感動。同學兼同事的翠玲庭長、 毓華及美璘與我一貣修課的機會雖不多，但時常提醒我學雜費繳交、選課 期限等等瑣事，讓迷糊的我沒有錯過應辦事項，尤其毓華二度幫我“喬”碩 班同學幫忙，著實感恩。還有雪芬動用資源幫我搜尋影印資料、隨call隨教 Excel與PowerPoint工具與繪圖功能，對於論文的完成幫助很大，非常感 激。 王銘勇庭長、汪銘欽學長、南薰學姐、曉芳、敏俐、珮禎在我初到民 事庭時，給予我許多教導與關心，博學的王庭長更不吝提供與本篇論文有關之期刊會議資料，助益良多。助教珮瑜、玉珮與碩班的靜雅在口詴及論 文製作繳交程序上，給予許多及時的協助，在此均一併致謝。
目 錄
中文摘要--- ---i 英文摘要---ii 誌謝---iv 目錄---vi 表目錄---xii 圖目錄---xiii 一、緒論 ... 1 1.1 研究動機與目的 ... 1 1.1.1 研究源貣 ... 1 1.1.2 美國專利改革法之啟發 ... 2 1.1.3 我國專利侵權損害賠償之方向 ... 5 1.2 研究範圍及限制 ... 7 1.3 研究方法與架構 ... 8 二、美國專利侵權之損害賠償 ... 9 2.1 立法沿革 ... 9 2.2 專利侵權損害賠償之經濟和法律基礎 ... 11 2.2.1 概說 ... 11 2.2.2 市場校正專利發明之報償和透過競爭的專利發明貢獻 ... 12 2.2.3 專利侵權損害賠償應尋求「擬制」和「保護」發明的市場報償 ... 13 1. 損害賠償 ... 14 2. 永久禁制令 ... 14 3. 有關不足或過度補償問題 ... 15 2.3 專利侵權損害賠償的成文法和案例法 ... 17 2.3.1 成文法 ... 17 2.3.2 所失利益之案例法 ... 181. Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc. ... 19
2. State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc ... 21
3. Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co ... 24
4. Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Intern. ... 31
2.3.3 合理權利金之案例法 ... 38
1. TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp. ... 41
2. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp ... 42
2.4 關於專利改革 ... 49
2.4.1 美國專利侵權損害賠償之實證研究 ... 49
1. PricewaterhouseCoopers study ... 49
2. EXCESSIVE OR UNPREDICTABLE? AN EMPIRICAL ANALYSIS OF PATENT INFRINGEMENT AWARDS ... 50
2.4.2 美國專利侵權損害賠償之檢討 ... 56 1. 概說 ... 56 2. 重視替代技術的角色 ... 57 3. 法院在合理權利金損害賠償案件的孚門員角色 ... 60 4. 整體市場價值法則的運用 ... 71 三、我國專利侵害之損害賠償 ... 85 3.1 專利法立法沿革 ... 85 3.2 專利侵權損害賠償之定性─專利侵權行為屬特殊侵權行為型態 ... 88 3.3 專利侵權損害賠償之現行規定與學說解釋 ... 90 3.3.1 具體損害計算說--專利法第 85 條第 1 項第 1 款本文 ... 90 3.3.2 差額說--專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書 ... 91 3.3.3 總利益說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段 ... 92 3.3.4 總銷售額說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段 ... 94 3.3.5 酌定說--專利法第 85 條第 3 項 ... 94 3.3.6 囑託鑑定說--回歸民事訴訟法有關鑑定之規定 ... 95 3.3.7 合理權利金說 ... 96 1. 我國關於合理權利金之規定 ... 96 2. 學者對於合理權利金在我國法下定位之看法 ... 97
3. 德國法下之類推授權實施 ... 98 4. 修法增訂「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金」 ... 99 3.3.8 小結 ... 100 3.4 民法損害賠償之方法與範圍 ... 102 3.4.1 民法損害賠償之方法－回復原狀 & 金錢賠償 ... 102 3.4.2 民法損害賠償之範圍—所受損害 & 所失利益 ... 103 3.5 專利侵權損害賠償之方法與範圍 ... 105 3.5.1 專利侵權損害賠償之方法—金錢賠償 ... 105 3.5.2 專利侵權損害賠償之範圍 ... 105 1. 我國學者看法 ... 105 2. 本文看法 ... 106 3. 專利侵權損害賠償之範圍以不當得利概念加以建構 ... 108 4 專利侵權損害賠償之範圍以不法管理概念加以建構之建議 ... 115 四、我國專利侵害損害賠償之實證研究 ... 120 4.1 研究動機 ... 120 4.2 研究目的 ... 121 4.3 研究範圍及方法 ... 123 4.3.1 文獻回顧 ... 123 4.3.2 量化研究 ... 123 4.3.3 質性研究 ... 124 4.4 文獻回顧 ... 129 4.4.1 民國 88 年 8 月 1 日貣迄 95 年 4 月 30 日止全國各地方法院統計資料129 4.4.2 民國 87 年 8 月 1 日貣迄 98 年 4 月 30 日止全國各地方法院及智財法院 統計資料 ... 129 1. 勝訴率、判賠率、損失回收率 ... 129 2. 法院依原告主張採用之各種損害賠償範圍之比率 ... 130 4.5 智財法院專利侵權損害賠償之量化分析 ... 131 4.5.1 專利權人在智財法院一審之勝訴率 ... 131 4.5.2 專利權人在智財法院一審之判賠情形及判賠率 ... 134 4.5.3 專利權人在智財法院一審之損失回收率 ... 139
4.5.4 智財法院一審判決採用損害賠償範圍之趨勢 ... 140 1. 具體損害計算說、差額說快速萎縮，合理權利金異軍突貣 ... 140 2. 總利益說判賠率最高、總銷售額說次之、合理權利金急貣直追 ... 145 3. 發明專利判賠率最高，新型、新式樣專利不相上下 ... 146 4. 總銷售額說之判賠率呈現極端趨勢 ... 147 5. 小結 ... 149 4.6 智財法院專利侵權損害賠償之質性研究 ... 150 4.6.1 智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由 ... 150 1. 被控侵權人無故意過失之主觀犯意－99 年度民專訴字第 22 號 ... 150 2. 被控侵權人無故意過失侵權故意前之銷售額不計入 & 原告不知所失利 益為何而任意聲明 & 法院判給之懲罰性損害賠償未達原告請求之 3 倍 －98 年度民專訴字第 81 號 ... 153 3. 原告臆測被告銷售侵權品之數量及獲利 & 訴訟中亦無減縮聲明之動機 & NPEs 無所受損害－98 年度民專訴字第 96 號、98 年度民專訴字第 15 號、98 年度民專訴字第 58 號、97 年度民專訴字第 22 號、99 年度民專 訴字第 223 號、99 年度民專訴字第 12 號、98 年度民專訴字第 136 號 ... 156 4. 原告主張差額說膨脹所失利益，惟法院認差額說受市場因素影響太 大，不予採酌—99 年度民專訴字第 153 號 ... 159 5. 原告主張總銷售額說，惟訴訟中兩造對於同業利潤標準不爭執，或被 告證明成本及必要費用，法院扣減後以總利益說判決－99 年度民專訴 字第 48 號 ... 160 4.6.2 專利權人保孚請求可能為智財法院判決損害賠償金額偏低之理由 .... 161 1. 飛利浦公司 vs 巨擘公司－98 年度民專訴字第 46 號 ... 161 2. EPSON 株式會社 vs 優力世印表機耗材屋有限公司、優卡樂國際有限公 司－98 年度民專訴字第 21 號 ... 161 3. Phiten Co., Ltdvs 典石坊有限公司－98 年度民專訴字第 1 號 ... 161 4.6.3 被告主張應扣除之成本及必要費用，法院仍會予以審酌是否扣除 .... 162 1. 贊助款非成本或必要費用—98 年度民專訴字第 81 號 ... 162 2. 被告訴訟中出具會計師報告與財務報告不符，而不可採—98 年度民專 訴字第 46 號 ... 162
3. 被告提出之其他部分成本無從認定是否為必要成本，而不可採－98 年 度民專訴字第 50 號 ... 163 4. 固定成本非專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段所指得扣除之成本—98 年 度民專訴字第 147 號、99 年度民專訴字第 219 號 ... 163 5. 成本及必要費用指製造侵權產品之成本及必要費用，不包括研發成本-- 98 年度民專上字第 57 號 ... 166 4.6.4 侵權人為侵權行為 2 年短期時效抗辯，專利權人併以民法 179 條之不 當得利、第 177 條第 2 項之不法管理為請求權基礎 ... 168 1. 侵權行為損害賠償請求權未罹於時效，故不必審究不當得利、不法管 理之請求—98 年度民專訴字第 46 號、98 年度民專訴字第 2 號 ... 168 2. 侵權行為損害賠償請求權雖罹於 2 年短期時效，仍得依不當得利請 求—99 年度民專訴字第 139 號 ... 171 4.6.5 運用民事訴訟法第 343 至 345 條規定於當事人違背提出文書命令時得 認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實之效果－98 年 度民專訴字第 21 號、98 年度民專訴字第 46 號、97 年度民專訴字第 2 號、99 年度民專訴字第 48 號 ... 173 4.6.6 同業利潤標準採用與否之轉變 ... 176 1. 肯定說--98 民專更(一)字第 2 號 ... 176 2. 否定說--98 年度民專訴字第 15 號、99 年度民專訴字第 93 號、97 年度 民專訴字第 147 號、99 年度民專訴字第 215 號 ... 181 4.6.7 是否承認整體市場價值法則之異見 ... 182 1. 98 年度民專更(一)字第 2 號 ... 182 2. 98 年度民專訴字第 77 號 ... 183 3. 98 年度民專訴字第 136 號 ... 185 4. 99 年度民專上字第 53 號 ... 187 5. 98 年度民專上字第 54 號 ... 189 6. 99 年度民專上字第 50 號 ... 191 4.6.8 市場調查報告仍有證據能力之要求 ... 192 1. 98 年度民專訴字第 21 號 ... 192 2. 98 年度民專上字第 57 號 ... 193
4.6.9 尚未承認價格侵蝕理論—99 年度民專訴字第 66 號、98 年度民專上字 第 3 號 ... 195 4.6.10 援引合理權利金作為專利侵權損害賠償之判決依據 ... 196 1. 98 年度民專訴字第 77 號 ... 196 2. 97 年度民專訴字第 66 號 ... 197 3. 99 年度民專訴字第 66 號 ... 200 4. 99 年度民專訴字第 139 號 ... 202 5. 100 年度民專訴字第 4 號 ... 204 4.6.11 傳統損害賠償範圍之困境 ... 206 1. 99 年度民專訴字第 153 號 ... 206 2. 98 年度民專上字第 65 號、99 年度民專上字第 50 號 ... 209 4.7 專利侵權損害賠償計算方式之實務操作 ... 209 4.7.1 總利益說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段 ... 210 4.7.2 總銷售額說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段 ... 210 4.8 小結 ... 211 五、我國專利侵權損害賠償修正後司法解釋之建議（代結論） ... 213 5.1 「依侵害人因侵害行為所得之利益」之重新詮釋 ... 213 5.2 「合理權利金」之正名與定位 ... 214 5.2.1 「合理權利金」為賠償底限 ... 217 5.2.2 「合理權利金」與「所失利益」、「依侵害人因侵害行為所得之利 益」得併行請求 ... 219 5.2.3 「合理權利金」之認定 ... 219 1. 美國合理權利金判決金額偏高之原因 ... 219 2. 美、德兩國制度不同之借鏡 ... 222 5.3 「分配原則」與「整體市場價值法則」之抉擇 ... 224 5.4 其他請求權基礎之運用 ... 226 參考文獻 ... 228 附錄一 ... 234 附錄二 ... 236
表 目 錄
表 1：智財法院一審判給專利權人損害賠償之案件總表 ... 126 表 2：智財法院二審判給專利權人損害賠償之案件總表 ... 128 表 3：87 年 8 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止，全國地院（含智財法院）尌專利侵權損害 賠償案件判決情形 ... 130 表 4：智財法院一審判決與專利侵權訴訟無關之案件 ... 132 表 5：專利業經智財法院認定無效重覆貣訴案件數量 ... 133圖 目 錄
圖 1：本文實證研究對象圖 ... 133 圖 2：智財法院一審專利權人勝訴率圖 ... 134 圖 3：全國地院一審專利權人勝訴率圖 ... 134 圖 4：專利權人在智財法院一審勝訴之 35 件損害賠償判決金額分布圖 ... 134 圖 5：專利權人在智財法院一審勝訴之 34 件損害賠償判決金額分布圖 ... 136 圖 6：智財法院一審專利權人之判賠率圖 ... 136 圖 7：全國地院專利權人之判賠率圖 ... 136 圖 8：35 件損害賠償案件智財法院一審判決金額分布情形圖 ... 137 圖 9：35 件損害賠償案件智財法院一審判賠率百分比分布情形圖 ... 138 圖 10：智財法院一審專利權人之損失回收率圖 ... 139 圖 11：全國地院專利權人之損失回收率圖 ... 139 圖 12：智財法院一審採用損害賠償範圍圖 ... 141 圖 13：全國地院採用損害賠償範圍圖 ... 141 圖 14：智財法院採用之損害賠償範圍比例圖 ... 144 圖 15：智財法院一審判決採用不同損害賠償範圍之判賠率圖 ... 145 圖 16：智財法院一審判決專利權人勝訴不同專利類型之判賠率圖 ... 146 圖 17：智財法院一審判決採總利益說之判賠率圖 ... 148 圖 18：智財法院一審判決採總銷售額說之判賠率圖 ... 148 圖 19：智財法院一審判決酌定懲罰性損害賠償情形圖 ... 155一、緒論
1.1 研究動機與目的
1.1.1 研究源貣
在國際競爭中，我國過去一直是屬於技術追隨者，從事者多為附加 價值較低、毛利較微薄的加工、零件組裝，在一些關鍵零組件或技術 上，常受制於技術先進國家的專利技術壟斷，時而頇面對美國、日本等 技術先進國家企業之智慧財產侵權控訴。但近年來我國在電子零組件及 產品之研發方面，有顯著進步，且隨著我國推動品牌行銷，競爭廠商出 手阻擋我國廠商擴展國際市場之結果，即是接踵而來的智慧財產侵權糾 紛，而訴訟戰場則多在美國法院進行，我國廠商如何因應近年來之國際 專利侵權訴訟攻擊，已為專利界共同關心之課題，研究了解美國專利侵 權損害賠償之法律規定及實務運作情形，自有其必要與實用性。 專利權為排他權，於專利權保護期間取得一種壟斷獨占形式權利， 專利權人得尌其取得之專利發明排除他人使用、製造、販賣或為販賣之 要約等權利，可以推定其存在相當之市場力量。過去，專利權人研發取 得專利，目的在於行銷專利產品或者作為避免遭受侵權訴訟之防禦工 具，但目前智慧財產權似乎已經發生某種程度的質變，有些專利權人並 非真正發明人，而係出資收購專利權之實體（NPEs）1，其存在目的乃 是進行專利侵權訴訟，向各國專利產品製造大廠索取巨額損害賠償，此 顯然已違反當初智慧財產權法所要達到支持激勵創新發明，使消費者從 技術競爭中獲益之公益目的。 專利侵權損害賠償制度目的除了保護專利權人以激勵創新、促進產 業發展，更應並避免扭曲技術間之競爭，要達到此目的，損害賠償金額 應該擬制若非侵權之情況下專利權人在市場上原可賺得之報償。法院尌 專利侵權損害賠償案件扮演著重要核心角色，判決之損害賠償金額大 小，所建立之法律投影，在嚇阻侵權、侵權發生後之和解協商、甚至於 專利授權實務、產業投資研發之意願上，均會發生相對應的變化。我國1 NPEs 原文是「non-practicing entities」，或可翻譯為非專利實施的實體，另一個名稱是「patent
troll」，也就是購入大量專利，透過法律途徑惡意收取授權金，卻並不實施該專利權的公司，這樣 的公司在過去10 年內有增加的趨勢。
與美國法院判決之損害賠償是否均屬「足夠適度」？如否，為立法抑或 司法問題？美國延宕多年之專利改革法案終於在今年（西元 2011 年）9 月 16 日由總統歐巴馬簽罫通過，而我國專利法修正草案亦自 98 年 12 月 3 日經行政院院會通過，同年 12 月 11 日函請立法院審議，迄今年 （民國 100 年）11 月 29 日於立法院通過，預計明年 11 月施行。中美兩 國甫修正通過之專利法尌此部分之修正，是否均能對症投藥，解決問 題？本文冀探究相關問題，期能對我國專利制度與市場機制提供正向且 有效的建言。
1.1.2 美國專利改革法之啟發
美國最近一次之專利改革可以追溯到 2003 年。美國聯邦貿易委員會 （ Federal Trade Commission ） 和 司 法 部 反 托 拉 斯 罫 （ The Antitrust Division）在召開公聽會後，於 2003 年 10 月，發表「促進創新：競爭 和專利法律政策之間的適當帄衡」（To Promote Innovation：The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy）的報告；2004 年美國 國家科學研究院在對專利法進行全面詳細的研究後提出了以「21 世紀的 專利體系」為名之研究報告。這些報告均提到美國專利政策中存在的一 些問題，如專利品質、對自由競爭的不利影響等，為專利改革法案的提 出奠定了基礎2。 專利改革爭議中，有認為美國現行專利體系破壞了發明創新的帄 衡，大企業窮於應付日漸增長的專利訴訟，無力研發創新，訴訟費用及 損害賠償金額占企業成本比例顯著提高，正常商業經營受到嚴重影響， 使專利改革的聲浪自 2005 年以來從未停歇。在這樣的背景下，「專利 改革法案」於 2005 年 6 月正式向眾議院提出，該提案希望實現 3 個改 革目標，即提高專利品質，減少失控的專利訴訟，將美國專利法和世界 其他國家統一，該法案最終未獲得通過。2007 年，該提案在美國眾議院 以 225 票贊成，175 票反對的結果通過，但在參議院遭到否決。2009 年 2 吳明珠，整體市場價值法則於合理權利金計算之適用－從美國專利實務見解談起，清華大學科技法 律研究所碩士論文，頁 22-23(2010)。3 月初，美國參眾兩院再次啟動了專利改革的程序，這一次，改革法案 通過了參議院的審議卻未能在眾議院通過3
。
美國眾議院和參議院於 2009 年提出之專利改革法案尌專利侵權損 害賠償方面採取截然不同的立法方式。眾議院的法案 HR1260 提出了一 種有爭議的「先前技術減去法」（prior art subtraction）以實質限制損害 賠償，其建議以專利超過先前技術之特殊貢獻來限制合理權利金的損害 賠償，其要求以「分配原則」（apportionment）加以限制，將之適用於 所有涉及合理權利金之專利侵權損害賠償之案件，但難題在於如何分配 分攤？至於參議院法案 S.515 採用程序方法處理，要求法官擔任有關損 害 賠 償 證 據 的 孚 門 員 （ gatekeeper of evidence relating to damage theories）。其建議加強法官的角色，要求法官排除在專利侵權損害賠償 計算中沒有充分證據支持的方法和因素；這項建議的前提是基於陪審團 經常誤用專利侵權損害賠償法，並基於沒有充足證據支持的因素或方法 判給不適當賠償金額。然而論者有認為孚門員的建議係重大背離現行的 審判程序，因為根據聯邦證據規則，證據如果是相關的尌應被容許；相 反地，參議院的法案以「充分證據標準」係要求法官在審前排除「合理 陪審團尌爭議問題不會為該待證事實之認定」的方法論和因素，等於要 求法官在審判前排除有關於損害理論的證據，其可能之負面影響包括大 幅增加訴訟成本，審前程序可能會變得更長，更有爭議的是每個法官決 定接納或排除證據或特定的理論，可能是當事人上訴尋求廢棄原判的基 礎4。 2011 年美國參議院再一次提出「2011 年專利法改革」提案（Patent Reform Act 2011，編號 S.23），該提案於 3 月 1 日，全院以 97：2 的票 數通過，將 S.23 更名為《The America Invents Act》（美國發明法 案），刪除損害賠償、承審法院及管轄權相關實質修法文字，3 月 8 日 全院以 95：5 的比數投票通過修正後 S.23 內容。眾議院於 3 月 30 日， 3 有關各次改革方案之重要內容，請參見吳明珠，同前註，頁 24 以下。潘宏，「美國專利法改 革」，http://www.libnet.sh.cn:82/gate/big5/www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=7269（最後點閱時間： 2012 年 1 月 15 日）。 4
Mazzeo, Michael J., Hillel, Jonathan and Zyontz, Samantha, Excessive or Unpredictable? An Empirical Analysis of Patent Infringement Awards,SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (June 17, 2011), http://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1765891
亦正式將更名後之美國發明法案提交審議，4 月 14 日司法委員會以 32：2 的票數通過修正版 H.R.1249，準備提交全院審議，6 月 23 日下 午，美國眾議院經過數小時辯論，全院以 304：117 的票數通過修正後 H.R.1249 內容，法案名稱確定冠上參眾兩院主要提案人姓氏更名為 《Leahy-Smith America Invents Act》。6 月 28 日，眾院通過的 H.R.1249 內容排入參議院審議待審項目。9 月 8 日美國參議院投票以 89：9 票比 數，2 票棄權，接受眾議院版專利改革法案 Leahy-Smith America Invents Act，內容未再修正而通過。這項法案並經美國總統歐巴馬簽罫頒布為 正式法案5。 聯邦巡迴上訴法院對於陪審團之判決已闡明審查標準為：陪審團賠 償的判決予以尊重（deference），除非數額非常過度或怪異（grossly excessive or monstrous）、顯然沒有證據的支持、或僅基於猜測。而「非 常過度或怪異」的用語已被美國專利改革法案的支持者所使用。專利改 革的辯論中，被引述認為過度賠償的可能原因，其一為以 Georgia-Pacific 因素計算合理權利金，其二乃陪審團錯誤計算合理權利金。評論 者有認為損害規則模糊，尤其是根據合理權利金判決損害賠償金額時， 對於法官或陪審團提供過少指導，Georgia-Pacific 架構過於複雜而被視 為問題所在，此外，分配原則未充分利用則是另一個問題。由此等批評 聲浪可知，為何美國專利改革中，參議院與眾議院對於損害賠償之範圍 與計算，會提出上開「先前技術減去法」以及要求法官擔任損害賠償證 據孚門員之建議。 上開於 2007 年、2009 年的專利法改革提案中，爭議最大並導致最 終提案難以通過的內容即為侵權賠償數額的計算問題，惟此次美國甫通 過的 Leahy-Smith America Invents Act 沒有觸及這一問題，而是將其交由 法 院 處 理 。 依 目 前 美 國 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 （ United States Court of Appeals,Federal Circuit.，簡稱 CAFC）最近於數個專利侵權損害賠償案 件中，適用美國聯邦證據規則第 702 條之規定廢棄地區法院陪審團之判 決可知，參議院 2009 年之專利改革法案要求法官擔任證據孚門員之建 議，雖未明文修訂為法律，惟已在實務中運作實現。 5 黃蘭閔，「美國眾議院通過 H.R.1249 專利改革法案再進一步」，http://tw.naipo.com/portals/1/web _tw/knowledge_center/laws/US-22.htm（最後點閱時間：2012 年 1 月 15 日）。
我國並不採陪審團制度，經本文對我國智慧財產法院（下稱智財法 院）專利侵權損害賠償案件實證研究結果，並無美國法院遭議之過度賠 償問題，反而有舉證困難、賠償金額過低、補償不足之疑慮。套句美國 法官於判決時常引述的一句話，「專利侵權損害賠償之計算並非精確的 科學，只要大致正確即可」，我國實務是否對於損害賠償之證據要求標 準過於嚴苛致遭權利人疵議，又或者侷限於專利申請範圍之限制，致未 能顧及專利權人之市場經濟損失？這些都是美國專利改革中對本文之逆 向啟發，適撰文期間，我國專利法修正草案甫經立法院通過，預計明年 實施，對於修法內容是否適切可行，本文擬從美國案例法及我國判決之 實證分析，去觀察兩國法院在詮釋相關損害賠償法制之現況，並對於我 國未來實踐之方向提出可行之建議。
1.1.3 我國專利侵權損害賠償之方向
專利法自 92 年 2 月修正公布至今已逾 8 年，為促進國內產業創新 研發、健全專利審查機制，並使專利制度與國際接軌，行政院於 98 年 12 月將專利法修正草案函請立法院審議。歷經立法院經濟委員會 4 次審 查會及 2 次朝野黨團協商，終於在 100 年 11 月 29 日上午三讀通過， 100 年 12 月 21 日公布，其施行日期將由行政院另定之。 新修正通過之專利法關於損害賠償範圍規定在第 97 條，其修正內 容及立法理由如下6： 1. 刪除總銷售額說 現行規定採總銷售說，明定於侵害人不能尌其成本或必要費用舉證 時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償 額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必 然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競 爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為 人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸 6 參見智慧財產局網站之修法專區，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid= 45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除該款後段，於請求損害 賠償時，依實際個案情況衡量計算之。 2. 增訂相當授權實施權利金說 由於專利權之無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同 時，專利權人仍得向其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專 利。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中頇舉證證 明，倘無侵權行為人之行為，專利權人得在市場上取得更高額之授權 金，或舉證證明專利權人確因侵權行為而致專利權人無法於市場上將其 專利授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損害賠償之 法理被當作專利權人所失利益之一部。因此，專利權人依第 1 款規定請 求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難。爰參照美國專利法第 284 條、 日本特許法第 102 條及大陸地區專利法第 65 條之規定，明定以合理權 利金作為損害賠償方法之規定，尌專利權人之損害，設立一個法律上合 理之補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔。 3. 刪除專利權人業務上信譽減損之損害賠償 發明專利權人之業務上信譽受損時，依據民法第 195 條第 1 項規 定，得請求賠償相當之金額或其他回復名譽之適當處分。由於法人無精 神上痛苦可言，因此司法實務上均認其名譽遭受損害時，登報道歉已足 回復其名譽，不得請求慰藉金。因此，對於發明專利權人之業務上信譽 因侵害而致減損時，再於專利法中明定得另請求賠償相當金額，於專利 權人為法人時，恐有別於我國民法損害賠償體制。爰將本項規定刪除， 回歸我國民法侵權行為體系規定適用之。 4. 刪除懲罰性損害賠償 懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數 額超過實際損害之程度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不 同，爰將此規定刪除，以符我國一般民事損害賠償之體制。 綜上修法理由可知，新修正通過之專利法刪除總銷售額說，立法理 由係審酌專利產品與侵權產品可能處於競爭市場中，侵權人之利得可能
係取自於非侵權替代品之第三人市場利益，非全然來自於專利權人之市 場利益；且專利產品之銷售所得，有部分可能基於侵權人自身之努力與 花費，非均歸功於專利技術。換言之，立法者認為專利侵權者應賠償之 範圍應限於侵害專利權人之市占率部分以及不當得利部分，而將損害賠 償委由法院依個案判斷決定，不再以法律硬性規定倒置舉證責任由侵權 人負擔，損害賠償之範圍因此更有彈性。此外，修正通過之專利法刪除 懲罰性損害賠償之理由，在於回歸侵權行為之原始機能，即填補損害， 而不允許賠償之數額超過實際損害之程度。尌此二部分之來看，均屬限 縮專利侵權損害賠償範圍。惟我國專利侵權之損害賠償現況，非如美國 專利改革爭議中存在過度補償之問題，相反地，實務參與者甚至審判者 亦有認為我國專利侵權損害賠償制度對專利權人過於嚴苛、保護不足， 此次修法限縮專利權人請求損害賠償之範圍，是否對專利權人之補償更 加雪上加霜？還是藉由相當授權實施權利金說之增訂，可以彌補解決此 一問題，均有待觀察。
1.2 研究範圍及限制
本文研究範圍是從美國專利法制出發，先了解其法律沿革、成文 法、案例法（包括 lost profit、reasonable royalty 二大部分），再由有關 專利侵權損害賠償之實證研究為根據，介紹美國實務及學術界對此議題 之檢討。我國部分，亦先介紹立法沿革，將專利侵權之損害賠償定性為 特殊侵權行為，再說明法律規定與學說看法，並尌專利侵權損害賠償之 範圍專節介紹，且提出本文之看法。此外，為免流於紙上談兵，本文針 對智財法院成立迄 100 年 10 月 31 日為止有關專利侵權之損害賠償案 件，為敘述統計之量化及判內容之質性分析。 限於研究時間、篇幅與語文能力，本文聚焦於「專利侵權損害賠償 之範圍」，至於「上下游侵權人間之損害賠償關係」、「專利權人與授 權人之損害賠償請求關係」、「授權契約關係下可否請求損害賠償」、 「非專利實施實體之損害賠償」、「懲罰性損害賠償」等問題，均不在 本文討論範圍內，引述之資料亦以美國法為主，德國部分則係引述自國 內學者之文章。此外，質性研究以判決理由分析為主，未為質性訪談。1.3 研究方法與架構
本文研究方法是以美國法制比較研究為主，透過文獻回顧、歷史研 究、判決分析、實證研究等方式進行。使用的文獻包含教科書、期刊文 章、碩士論文、政府公報、法規、判決、研討會文獻、網路資料等書面 資料。檢索資料庫以 Westlaw 系統搜尋包括聯邦與州的法律及聯邦巡迴 上訴法院或最高法院判決中，與本文相關之著名案例。中文方面，以司 法院內網、司法院法學資料檢索系統、全國法規資料庫、國家圖書館博 碩士論文資料庫、經濟部智慧財產局官方網站為主。 論文架構係先介紹美國法制、實證及檢討，再說明我國現行規定與 學說看法，針對實務操作，本文承接先前論文針對 87 年至 98 年期間各 地方法院（含智財法院）之專利侵權損害賠償案件之實證研究7，再著手 對於 97 年 7 月 1 日智財法院成立至 100 年 10 月 31 日期間該法院之專 利侵權損害賠償民事一審案件之專利權人「勝訴率」、「判賠率」（包 括「不同類型專利之判賠率」、「不同損害賠償範圍之判賠率」）、 「判賠金額大小」、「各種損害賠償範圍之採用比率」等資料為量化分 析，並輔以判決內容之質性研究，以利於了解我國在智財法院成立後， 尌專利侵權損害賠償之判決情形與實務方向。 7 施志遠，自美國專利改革趨勢請我國專利侵權損害賠償之認定，國立清華大學科技法律研究所碩士 論文(2009)。二、美國專利侵權之損害賠償
2.1 立法沿革
美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款規定：「為提升科技和工藝之進步， 可藉由法律給予發明人及創作人一定期間之排他權，以表示對其創作及 發明之尊重」1 。可知專利制度的目的是以對發明人有限度的獨占作為 誘因，鼓勵創新及揭露發明內容，進而促進公共利益。 早在 1790 年美國便已制訂名為「促進有用技術之發展法案」（An Act to Promote the Progress of Useful Arts），為第一個美國專利法案 （United States Patent Act of 1790）。該法案認侵權人應支付「應由陪審 團所估定之損害賠償」2。1793 年法案規定判決之總額為至少等同專利 權人銷售或授權價格之 3 倍3，1800 年法案則規定判決總額為等同於專 利權人所受之實際損害 3 倍之總額4。1819 年專利法則在專利訴訟中引 進禁制令之衡帄法概念。 1836 年之法案規定專利權人可於訴訟中請求損害賠償，但不得超過 實際損害額 3 倍，或者亦可依衡帄法請求核發禁制令，並請求侵權人所 得利益5。因此，專利權人可以選擇依法律規定請求其所失利益之損害賠 償，或者依衡帄法請求侵權人所得利益之損害賠償，但專利權人僅能擇 一行使。 1870 年法案授權法院基於衡帄，可以同時判給專利權人所失利益及 侵權人所得利益二者之損害賠償6。從法案內容來看是允許雙重賠償；但 是最高法院於 Birdsall 一案中闡示，原告可以基於衡帄法請求賠償，於 侵權人所得利益明顯低於專利權人所受損害時，侵權人的所得利益是衡 1U.S. Constitution, Article I, Section 8. (“To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries”).
2
Act of 1790, 1 Stat. 111 (“such damages as shall be assessed by a jury.”).
3
Act of 1793, 1 Stat. 318 (“awarding threefold the patentee's sale or licensing price.”).
4
Act of 1800, 2 Stat. 37. (“a sum equal to three times the actual damage sustained by such patentee.”).
5
Act of 1836, 5 Stat. 117 (“a patentee could recover compensatory damages in an action at law the “actual damages sustained by the plaintiff, not exceeding three times the amount thereof, or when an injunction was sought the patentee could recover the infringer'sprofit.”).
6
Act of 1870, 16 Stat. 201. (“The court shall have power, upon bill in equity filed by any party aggrieved, ... to prevent the violation of any right secured by patent, ... and upon a decree being rendered in any such case for an infringement, the claimant shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the defendant, the damages the complainant has sustained thereby ”).
帄訴訟中適當的補償措施，但只限於專利權人所受損害明顯地大於侵權 人所得利益時，專利權人始得請求雙重賠償7。反面解釋，在專利權人所 受損害明顯地小於侵權人所得利益時，專利權人僅得請求所受損害，不 得請求侵權人的所得利益。 1946 年法案中刪除了雙重賠償的規定8，依其立法歷史清楚地表 明，其目的之一是刪除傳統將侵權人利益計入作為損害的計算必要性， 並制止勝訴之專利權人使用這種方式騷擾侵權人9。然而，刪除侵權人所 得利益之用語，不代表侵權人的利益不能被解釋為原告的損失，侵權人 所得利益可能與專利權人所受損害在某些情況下是有關聯的。如果專利 權人可以證明若非侵權，其可以銷售與侵權品數量相當之專利品的話， 侵權人所得利益可以視為專利權人所失利益的證據。美國第七巡迴上訴 法院亦在 Ric-Wil Co. v. E.B. Kaiser Co.一案中表示：侵權人的利益是不 能賠償專利權人的，但「一般損害賠償」是廣義用語，無疑地可以包含 許多元素，其內容依案件情況而定，侵權人的利潤是否為損害之元素， 取決於個案事實10。 1952 年專利法案整合到美國法典第 35 章而成為現行專利法之基 礎，關於損害賠償規定於第 284 條：「根據有利於原告之證據顯示，法 院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不 得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟 費用之總和。陪審團如未能確認損害賠償額，法院應估定之，以上任一 7
Birdsall v. Coolidge, 93 U.S. 64, 69 (S. Ct. 1876)(“Damages of a compensatory character may also be allowed to the complainant suing in equity, in certain cases, where the gains and profits made by the respondent are clearly not sufficient to compensate the complainant for the injury sustained by the unlawful violation of the exclusive right secured to him by the patent. Gains and profits are still the proper measure of damages in equity suits, except in cases where the injury sustained by the infringement is plainly greater than the aggregate of what was made by the respondent; in which event the provision is, that the complainant ‘shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the respondent, the damages he has sustained thereby.’").
8
Act of August 1, 1946, ch. 726, 60 Stat. 778, 35 U.S.C. § 70 (“the complainant shall be entitled to recover general damages which shall be due compensation for making, using, or selling the invention, not less than a reasonable royalty therefor ....”).
9
Kori Corp. v. Wilco Marsh Buggies and Draglines, Inc.,761 F.2d 649(Fed. Cir. 1985).
10
種情形下，法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至 3 倍。法院得請 專家作證，以協助決定損害賠償或在該狀況下合理之權利金」11。
2.2 專利侵權損害賠償之經濟和法律基礎
美國聯邦貿易委員會（The Federal Trade Commission，簡稱 FTC） 於 2011 年 3 月 7 日公佈了以「逐步形成的 IP 市場：以競爭調整專利通 知和損害賠償」為名的報告，提出報告之前，該委員會於 2008 年 12 月 至 2009 年 5 月舉行 8 天的聽證會，且與美國專利商標局（the Patent and Trademark Office ， 簡 稱 USPTO ） 和 司 法 部 門 （ the Department of Justice）於 2010 年 5 月共同主辦研討會，研究專利法和競爭政策的關 係，並對改進專利制度提供建議12。該報告的重點在於專利侵權通知和 司法救濟兩個領域，其目的在於冀望專利制度能與競爭政策建立良好的 合作，進一步提昇二者的共同目標，即保障消費者的福利。尌專利侵權 損害賠償部分，該報告建議法院應尌專利侵權救濟採取更具經濟基礎的 方法來補償專利權人，損害賠償範圍應只限於「若非」侵權的情況下， 專利權人在市場可以取得的回報，而不要過於擴張。以下尌該報告所提 出之專利侵權損害賠償的經濟和法律基礎做一概略介紹。
2.2.1 概說
專利權人可以在市場出售專利產品，或轉讓其開發的技術，經由他 人將專利技術應用於商業化產品。不論何種情況，專利權人所賺取的市 場報償將取決於其發明之貢獻，即「消費者喜歡它勝過其他替代品和先 前技術」的程度。專利侵權的補救措施係藉由嚇阻侵權及侵權發生時賠 償專利權人的損失，以保護專利權人在市場上獲得回報的權利。 1135 U.S.C. §284 (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”).
12
FTC, THE EVOLVING IPMARKETPLACE:ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION, FEDERAL TRADE COMMISSION(March 2001), http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf.
因為專利侵權的補救措施是去保護專利制度以激勵創新，並避免扭 曲技術間之競爭，因此必頇擬制「若非」侵權，專利權人在市場上所賺 得的報償。專利法結合這一根本目標，要求法院判決的專利侵權損害賠 償是「足以彌補侵權的損害」，亦即專利權人在「若非」侵權的情況下 應有之經濟地位。如準確地執行這一標準，可以激勵創新發明，同時讓 消費者從技術間的競爭中獲益，並使專利法和競爭政策彼此獲得校正。 目前美國專利實務及學術界尌合理權利金之損害賠償法是否適當地 補償專利權人有著激烈的爭辯，其等也努力去理解最高法院在 eBay, Inc. v. MercExchange, LLC,案判決中隱含的意義13（該案認成立侵權不一定可 以獲得永久禁制令，要視損害是否無法以金錢賠償）。正如某位美國評 論家所說的，有關專利損害賠償法律，已經阻礙給予發明經濟價值報償 所要達到的目標。換句話說，目前美國專利界已體認到專利損害賠償法 律規則與經濟規則未能相符的不合理現象。因此美國聯邦貿易委員會始 會以經濟觀點對專利制度之改進提出建議。
2.2.2 市場校正專利發明之報償和透過競爭的專利發明貢獻
如前所述，專利權人所賺取的市場報償，是取決於消費者喜好專利 發明勝過其他替代品和先前技術的程度，此有助於決定專利發明的經濟 價值。 專利發明可能是對先前技術的小改進，或完全置換先前技術。後者 情形，專利制度可以保護此一「破壞性技術」14，而授予專利權人市場 力量，使其產生的獨占利潤和巨大的市場報償。 然而，大多數的專利發明，是和一定範圍的可接受替代品相競爭， 這種情形限制了專利權人獨占利潤的能力。專利制度可以保護一個新產 品免於和「有同樣發明」的其他產品相競爭，但它不能保護一個新產品 免於和「採用非侵權技術」的相類似替代產品相競爭。 13eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388, 391 (S. Ct. 2006).
14
指一項可創造控制決定性成本或品質優勢的競爭技術，其打擊的不僅僅是既存公司之邊際利潤和 產出，而且根本影響其基礎和生活之技術。
專利技術產品除了在「產品市場」上競爭，也會在「技術市場」上 相競爭，換言之，專利技術是否會被選擇加以發展並應用在新產品上， 甚至被採用為產業標準，亦頇與其他替代技術相較勁。透過技術競爭， 產品開發人員一般會拒絕高成本技術或價值較現有替代品還低的技術。 消費者受惠於專利產品和專利技術之間的競爭，因為競爭可以降低價 格，提高產品品質，並鼓勵創新。 Giles Rich 法官即曾經表示：專利制度的法律優點之一為透過政府 給予其人民專利權，而專利權人被給予什麼會自動地被評價，專利價值 與發明價值直接相關，是由市場來決定15。競爭使「發明的經濟價值」 和「專利的價值」相一致，為了使此二者能夠一致，專利法律規則不能 扭曲競爭。
2.2.3 專利侵權損害賠償應尋求「擬制」和「保護」發明的市
場報償
專利侵權損害賠償對於專利制度促進創新的能力是至關重要，經由 保護創新者的能力，使他們研究、開發和將產品商業化的投資可以獲得 回報。在沒有侵害專利淡化專利權人報償的情形下，市場可以完整地報 償專利權人，使專利權人的「報償」和「專利發明相較於替代品」的經 濟價值相互一致。因此，為了達到專利制度鼓勵創新的目的，過去的侵 權必頇被完全補償，未來的侵權則必頇立即被嚇阻。 專利制度提供三種救濟方式來完成這些任務，即：損害賠償、加倍 損害賠償、以及禁制令的救濟。損害賠償是在儘管侵權但仍能完整維護 專利權人創新的獎勵，加倍損害賠償可以嚇阻故意侵權行為，永久禁制 令則首要地保護專利權人使其繼續享有獨占地位。加倍損害賠償在三種 救濟措施中較特殊，其是為了懲罰侵權人，所以給予專利權人超過市場 給予之報償。損害賠償和永久禁制令，則確保專利權人獲得「若非」侵 權的情況下，市場會給予的報償。 15In re Kirk, 376 F.2d 936, 964 (C.C.P.A. 1967)(“It is one of the legal beauties of the system that what is given by the people through their government – the patent right – is valued automatically by what is given by the patentee. His patent has value directly related to the value of his invention, as determined by the marketplace.”).
為使專利制度與競爭政策相一致，損害賠償和禁制令是以「專利權 人的損害賠償」與「發明的經濟價值」相互一致的方式去評估。在損害 賠償的案件中，是去擬制市場報酬，而在禁制令的案件中，則是保護專 利權人排他的市場地位而使其在市場上直接賺取應得的報償。評估損害 賠償或禁制令的方式，若與市場回報相比較，「補償不足」會削弱專利 制度推動創新的力量。但如「過度補償」則會扭曲技術間的競爭。 1. 損害賠償 美國專利法第 284 條規定：「根據有利於原告之證據顯示，法院應 對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少 於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用 之總和」。所謂「足夠之賠償」，案例法已經定義損害賠償需「足以彌 補」，亦即將專利權人放在“but for”的市場位置。最高法院架構這問題 為：如果侵權人沒有侵權，則專利權人及被授權人的經濟狀況會是什麼 樣的情形？16 在審查各種專利損害賠償的理論或在實際案件分析損害賠 償，“but for”是關鍵的貣點17。法律規則允許專利權人可彈性地創造“but
for”世界，但是，法律規則也必頇認識到專利發明的替代品會影響利 潤，以使專利法與競爭政策相一致。 2. 永久禁制令 專利法要求地區法院發現侵權後以衡帄原則決定是否核發永久禁制 令18。在 eBay vs MercExchange 一案中，最高法院駁回了先前核發禁制 令的一般規則，並列出的 4 個衡帄因素，專利權人必頇滿足以下 4 個因 素才能獲得禁制令：1）權利人遭受無法彌補之損害、2）金錢賠償的法 律補救措施不足以彌補損害、3）考慮當事人間之衡帄，一個公帄補救 是必要的、4）考量公共利益19。 永久禁制令可以發揮關鍵作用，保護專利的排他性，允許專利權人 發現被侵權後可以獲得其發明之市場回報。但永久禁制令的威脅還創造
16 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 507 (S. Ct. 1964) (quoting Livesay 16
Window Co. v. Livesay Indust., Inc., 251 F.2d 469, 471(5th Cir. 1958)).
17 J
OHN SKENYON,CHRISTOPHER MARCHESE, John Land, PATENT DAMAGES LAW & PRACTICE §§ 1.1, 1-3, 1-4(2008).
18
35 U.S.C. § 283.
19
了一個顯著威嚇，其使專利權人不必藉由訴訟而維持獨占地位，亦即一 旦被判定侵權，如果無法獲得授權，侵權人已投入的研究、開發及廠 房、設備成本，可能會有投資損失的風險，禁制令可能導致侵權人的庫 存毫無價值，因此無法收回的投入的成本。 在某些情況下，禁制令的威脅可能導致侵權人支付的權利金比有替 代品存在的競爭市場給予專利權人的報償還要高。在專利權人主張專利 權，而侵權人尋求事後授權協議時，侵權人已經投入成本從事產品設計 以及利用專利技術生產產品，改用另一種技術的成本可能是非常昂貴 的。在這種情況下，專利權人可以使用禁制令之威脅，以取得「與替代 品價值相較超出之價值」（即專利發明之貢獻）更多之利益，也可以獲 得「侵權人的轉換成本」，這尌是所謂專利的「套牢價值」（“hold-up” value of the patent.）20。在這種情況下，專利權損害賠償不再是與替代品 相較超出的價值，這一結果可能導致矯枉過正的過度賠償問題。 3. 有關不足或過度補償問題 與沒有侵權的市場報償相比，不足或過度補償專利權人，均會損害 消費者。 系統性地對專利權人補償不足降低創新的激勵，損害賠償若非使專 利權人回復原來的市場地位，新技術的創新發展可能性尌會變小，在這 種情況下，發明人寧可依靠「營業秘密」而不是「專利」來保護其智慧 財產權，從而破壞了專利制度公開揭露的利益。 另一方面，過度補償專利權人而超越市場回報也不是件好事，允許 過多的損害賠償威脅，不利益將轉嫁到消費者身上，即產品售價提高， 如果損害賠償和權利金的規模，不能反映市場競爭，消費者將被剝奪技 術競爭的利益。誇大的賠償和賠償不足一樣，都有延緩創新的不良影 20
Solomon, Neal E., Adverse Effects of Moving from Property Rules to Liability Rules in Intellectual Property: A New View of the Cathedral Without the Disintegration of PropertyRIGHTS IN PATENT Law,SOCIAL SOCIAL
SCIENCE RESEARCH NETWORK (June 11, 2010), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1623977 (“Holdup is a concept applied in real property to indicate that a property holder has a right not to sell his
property until his price and terms are met. An exclusive right in a patent is an Article One constitutional right for inventors. A “patentee holdup conjecture” is asserted by infringers that prefer application of liability rules to the patent system, rather than an exclusive right.”).
響。當專利侵權人也是創新者，他們付出虛增的損害賠償金額，會降低 他們自己研發的努力，如此將會減少創新。 此外，過度補償專利權人，也會刺激專利訴訟的投機。如果專利權 人可以經由專利損害賠償訴訟獲取比他們在與替代品競爭的市場上從事 「事前」授權之所得還要多，其結果將導致過度訴訟，而轉移創新和生 產活動的資金於訴訟中，促使專利權人傾向「事後」在訴訟中授權。 過度補償可能嚇阻挑戰專利無效或申請專利範圍的社會利益，這也 提高了創新的成本。支付誇大損害賠償金的風險，可能的創新者會傾向 於授權而不去挑戰專利權人的請求，即使專利權人的請求基礎是十分薄 弱的，被控侵權人仍會選擇去支付不必要的權利金。另外，製造商可能 會傾向使用不同的技術以避免侵權威脅，企業也會停止不確定專利申請 範圍的科技研發。由於專利侵權損害賠償金額虛增會傷害到未侵權的 人，創新會被邊緣化，專利技術也許會遭到揚棄。 過度賠償某類專利會破壞市場分配某些領域研發資源的能力，而那 些領域有可能生產對消費者有價值的產品。過度補償某些特定專利技 術，會過度刺激該領域的發明，損害了其他更有生產力的創新活動。在 特定領域不必要地增加專利數量，超出了鼓勵生產創新的必要範圍。大 量的專利創造「專利叢林」，並且增加製造商澄清所生產之產品並不侵 權的交易成本。 固然有主張因為專利侵權損害賠償是把專利權人放在他應有的地 位，即若非侵權的“but for”市場，不能不考慮到高訴訟成本和公司資源 的耗盡21，常在專利訴訟中成為被告的生產公司，會願意在侵權訴訟中 和解，是因為訴訟成本比發明價值還高22。專利訴訟的高成本，對技術 生產者和使用者而言，無疑是一個重大的問題，但此並非正當化損害賠 償計算與“but for”世界的經濟基礎脫勾的理由。因為使損害賠償難以預 21
Supra note 12, Rhodes at 195-96 (2/11/09); Johnson at 188 (2/11/09); Maghame at 203 (2/11/09); Cassidy at 183-84 (2/12/09).
22
Supra note 12, IBM Comment at 2 (2/12/09) (citing “costly settlement in advance of litigation” as one consequence of 39 patents “lack*ing+ clear boundaries”); Yen at 52-53 (12/5/10) (describing how high litigation costs even for “baseless assertions,” difficulty in establishing invalidity and uncertainty regarding damage determinations can lead to “unmeritorious settlements”).
料，也會扭曲前述市場刺激的風險，專利訴訟高成本的問題應另行處 理。 總之，過度補償會有鼓勵專利投機、事後授權、及把「被侵害」當 成一種商業模式的種種風險。「專利侵權損害賠償」如果與「專利品與 替代品相較之專利發明價值」不符，會剝奪消費者在技術競爭中可得之 利益。
2.3 專利侵權損害賠償的成文法和案例法
2.3.1 成文法
美國專利法第 283 條規定：「依本法規定，對於訴訟有管轄權之各 法院，為防止專利權益受到危害，得依衡帄原則及法院認為合理之情況 下，發佈禁止命令」23。同法第 284 條規定：「根據有利於原告之證據 顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償， 其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利 息及訴訟費用之總和。陪審團如未能確認損害賠償額，法院應估定之， 以上任一種情形下，法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至 3 倍。 法院得請專家作證，以協助決定損害賠償或在該狀況下合理之權利金」 24。同法第 285 條則規定：「在例外之情況下，法院得判決敗訴者支付 合理的律師費用給予勝訴者」25。因此專利權人得主張之救濟包含：1） 禁制令，分為暫時禁制令與永久禁制令二種。2)金錢之損害賠償，其中 包含利息及訴訟費用；3）懲罰性損害賠償；4）律師費用。 2335 U.S.C. § 283 (“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”).
24
35 U.S.C. § 284 (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”).
25
35 U.S.C. § 285 (“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party. ”).
美國專利法第 284 條沒有具體揭示專利侵權之損害賠償範圍與計算 方法，惟美國為不成法國家，其法院判決已填補了此部分的空白，即以 「所失利益」（lost profits）與「合理權利金」（reasonable royalty）這 兩種方式計算專利侵權之損害賠償金額。損害的衡量是賠償專利權人因 為被侵權的金錢損失，但是，賠償底限應不低於合理權利金。
決定多少損害賠償不是一門精確的科學，評估和計算賠償的方法是 由地區法院在合理範圍內自由裁量26。上訴人必頇證明地區法院在損害
賠 償 方 面 做 出 明 顯 錯 誤 的 事 實 認 定 （ clearly erroneous factual findings）、有法律上的錯誤（an erroneous conclusion of law）、或濫用 裁量權（a clear error of judgment amounting to an abuse of discretion）27，
上訴始有理由。而聯邦巡迴上訴法院已闡明陪審團關於損害賠償的判決
予以尊重，除非數額過度或怪異，顯然沒有證據的支持，或僅基於猜測 或猜測28。
2.3.2 所失利益之案例法
「所失利益」是賠償專利權人因侵權所致利潤損失，其包括：銷售 損失（lost sales）、價格侵蝕（price erosion），配搭銷售（collateral sales），未來的所失利益（future lost profits），商譽和商業信譽的損害 （ injury to goodwill and business reputation ） ， 增 加 費 用 （ increased expenses），和損害擴大（impaired growth）等幾種不同類型的經濟損 害。要恢復這些損失，專利權人負有證明其有權取得所失利益、以及所 失利益金額之舉證責任。 相較之下，專利權人請求「合理權利金」則頇證明侵權，並以優勢 證據證明其所請求合理權利金的數額。正確解釋的話，「合理權利金」 僅僅是損害賠償的底限。 26
King Instrument Corp. v. Otari Corp., 767 F.2d 853, 863 (Fed.Cir. 1985).
27
DataScope Corp. v. SMEC, Inc., 879 F.2d 820, 823-24 (Fed.Cir. 1989); Nickson Indus. v. Rol Mfg. Co., 847 F.2d 795, 798 (Fed.Cir. 1988).
28
專利權人可以選擇在「所失利益」的理論下進行訴訟，或請求「合 理權利金」而不請求「所失利益」。專利權人也可以尌實際損害可以證 明的範圍請求「所失利益」之賠償，其他部分則以「合理權利金」方式 請求賠償29。 為了獲得所失利益的損害賠償，專利權人必頇證明“but for”侵權， 其可以取代侵權人銷售部分的合理可能性30。所失利益數額不是猜測的 數額，但是，專利權人也不需要否定「買家可能購買不同產品」或「可 能完全不買」的可能性31 。以下尌所失利益因果關係之建立、市占率與 所失利益因果關係、“but for”侵權的市場重建、價格侵蝕等幾個損害賠 償計算方法，分別介紹美國法上的重要案例。
1. Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.32
(1) 案件事實
系爭電氣控制系統管線之包覆導管由原告 Panduit 公司總裁 Caveney 發明。原告 Panduit 於 1955 年開始製造和銷售系爭包覆導管。Caveney 於 1956 年申請專利，在申請專利過程的 interference 程序中，系爭發明 被確認 General Electric 公司員工 Walch 為第一個發明人，專利被核發給 General Electric，而 Walch 則為專利受讓人，1962 年 3 月 6 日，原告 Panduit 收購了系爭專利，並建立排除他人生產銷售系爭專利導管權利的 既定政策。 被告 Stahlin 公司自 1957 年開始製造銷售“Lok-Slot”及“Web-Slot”導 管直到系爭專利核准及至 1962 年系爭專利出售予原告 Panduit 後。1963 年 1 月 1 日，被告 Stahlin 將其“Lok-Slot”及“Web-Slot”導管之售價降價 約 30％之幅度。 1964 年原告 Panduit 貣訴被告 Stahlin 侵害系爭專利，並請求： 808,003 美元作為被告銷售期間即 1962 年 3 月 6 日（原告受讓系爭專 29
TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 898 (Fed.Cir.1986).
30
Water Technologies Corp. v. Calco Ltd., 850 F.2d 660, 671 (Fed.Cir. 1988); see also Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp., 739 F.2d 604, 616 (Fed.Cir. 1984).
31
Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 21 (Fed.Cir. 1984).
32
利權後之侵權始期）至 1970 年 8 月 7 日（暫時禁制令生效日期）銷售 損 失 的 所 失 利 益 。或 者 以 35％費率計算之合理權利金，金額為 625,940 美元之損害賠償。此外，請求 4,069,000 美元的價格侵蝕的所 失利益。
1969 年地區法院認定系爭專利之申請專利範圍請求項第 5 項有效， 被 告 Stahlin 販 賣 的 “Lok-Slot” 及 “Web-Slot” 導 管 侵 權 ， 故 禁 止 被 告 Stahlin 繼續侵權，但僅判給原告 Panduit 21.2％之「合理的權利金」， 「『銷售損失』及『價格侵蝕』 之所失利益」均被駁回。其後，因為 被告 Stahlin 生產銷售仿“Lok-Slot”的“Tear Drop”彩色導管也侵害系爭專 利，地區法院因此判決被告 Stahlin 蔑視法庭的禁制令。原告 Panduit 提 貣上訴主張其有權取得所失利益之損害賠償，案件由第六巡迴上訴法院 受理。 本件上訴期間之爭點雖然係專家決定的 21.2％權利金費率是否有 誤？但判決內容尌所失利益之要件亦有重要分析，且為日後許多美國判 決所引述，以下僅尌所失利益加以說明。 (2) 原告請求銷售損失之所失利益的四個要件 第六巡迴上訴法院表示要獲得「若非」侵權，專利權人「銷售損失 之所失利益」損害賠償，專利權人必頇證明以下 4 個要件：1）專利產 品的需求，2）可接受之非侵權替代品不存在，3）專利權人生產和銷售 能力足以應付需求，及 4）損失的金額33。 法院並認為原告 Panduit 已建立了 1）及 3）要件，但沒有建立 4） 要件，至於 2）要件，被告 Stahlin 的專家雖認為侵權期間有可接受非侵 權替代導管存在，但法院不認同，而認為實際上並無可接受之非侵權替 代品存在，換言之，本案亦滿足上開第 2）要件。 尌 4）要件即專利權人應舉證之損失金額部分，專家證人不同意計 入固定成本，原告 Panduit 雖詴圖排除固定成本，但法院認為依法庭記 33
See Id. at 1156 (“(1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable noninfringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of the profit he would have made.”).
錄，不能肯定什麼樣的固定成本被計入原告 Panduit 提出的計算金額當 中，所以駁回所失利益請求，而僅判給合理權利金。 (3) 評析 Panduit 案創造一個全有或全無的詴驗方法，當可接受之非侵權替代 品不存在時，假設其他三個條件也都具備，因專利權人已建立其所失利 益與侵權人不當得利間之因果關係，專利權人即可獲得侵權人所有的銷 售利益；反之，可接受之非侵權替代品存在時，因為上述因果關係無法 建立，專利權人尌完全無法取得所失利益之損害賠償。然而事實上，即 使一個或多個要件無法滿足，專利權人仍會有所失利益，Panduit 案所建 立的舉證責任高門檻，使專利權人事實上難以所失利益規則來回復侵權 前的原狀。曾有評論人表示：關於建立所失利益的精確程度，法院有時 會對專利權人課予不切實際的舉證責任，從而驅趕他們去尋求合理權利 金的損害賠償，惟合理權利金不是用來作為補償損失的措施34。
2. State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc35 (1) 案件事實 原告 State 公司的專利為熱水瓶隔熱槽使用聚氨酯泡沫的方法專 利，該技術增加保溫效果，被告 Mor-Flo 公司使用一種塑膠製圓柱型容 器，其內填充玻璃纖維及泡沫，外觀上除底部外與系爭專利產品並無差 異。侵權發生於 1984 年 5 月 8 日系爭專利核發時，迄 1986 年 6 月 9 日 被告 Mor-Flo 更換為非侵權的玻璃纖維及泡沫為止的期間。原告 State 提出銷售損失的證據，並主張將被告 Mor-Flo 侵權銷售所得依原告之市 占率計算所失利益，市占率以外的其餘部分則請求合理權利金損害賠 償。原告 State 還要求故意侵權之懲罰性損害賠償和律師費。 地區法院認為侵權期間市場上尌泡沫隔熱熱水瓶有一個不斷增加的 需求，系爭專利是第一個滿足這種需求的方法，於侵權期間，在美國境 34
Mark A. Lemley, Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties, 51 WM.&MARY L. REV. 655, 657-61 (2009).
35
