團體商標、證明標章與團體標章 各國審查及侵權實務研究

經濟部智慧財產局

團體商標、證明標章與團體標章 各國審查及侵權實務研究

期末報告

研究單位：

逢甲大學 商學院 財經法律研究所

中 華 民 國 九 十 五 年 十 一 月 十 七 日

經濟部智慧財產局

團體商標、證明標章與團體標章 各國審查及侵權實務研究

期末報告

研究單位：逢甲大學商學院 財經法律研究所

計畫主持人：葉德輝 逢甲大學商學院財經法律研究所副教授 計畫顧問：林廷機 逢甲大學商學院財經法律研究所所長 研究助理：紀宏儒、何正偉、徐瑞偉、周于舜

計畫時程：自簽約日起 至 95 年 11 月 20 日 止 計畫連絡人：葉德輝 副教授

電話號碼 ： (04) 24517250 ext. 4266 手機號碼 ： 0919-212-573

FAX 號碼 ： (04) 22846679 E-Mail ： [email protected]

地址 ： 逢甲大學 商學院 財經法律研究所 台中市西屯區 407 文華路 100 號

目錄

目錄 ---003

第一章 緒論 ---007

第一節 研究目的 ---007

第二節 研究內容 ---009

第三節 研究方法 ---011

第二章 各國與歐盟團體商標、證明標章與團體標章制度 ---013

第一節 美國 ---013

第一項 概述 ---013

第二項 團體商標 ---015

第三項 團體標章 ---020

第四項 證明標章 ---026

第五項 地理標示 ---037

第二節 英國 ---043

第一項 概述 ---043

第二項 團體商標 ---044

第三項 證明標章 ---053

第四項 地理標示 ---064

第三節 澳洲 ---067

第一項 概述 ---067

第二項 團體商標 ---068

第三項 證明標章 ---070

第四項 地理標示 ---079

第四節 歐盟 ---081

第一項 概述 ---081

第二項 團體商標 ---082

第三項 地理標示 ---089

第五節 中國大陸 ---093

第一項 概述 ---093

第二項 集體商標 ---094

第三項 證明商標 ---096

第四項 地理標示 ---102

第三章 國際組織對團體商標、證明標章與團體標章之相關研究 -107

第一節 國際商標協會 ---107

第二節 國際智慧財產權保護協會 ---111

第三節 世界智慧財產權組織 ---113

第四節 世界貿易組織 ---127

第四章 我國團體商標、證明標章與團體標章審查及侵權實務檢討 -131 第一節 團體商標 ---131

第二節 證明標章 ---137

第三節 團體標章 ---145

第四節 侵權實務檢討 ---151

第一項 各國侵權法制 ---151

第二項 我國法院判決 ---158

第三項 現行侵權法制檢討 ---160

第五節 地理標示 ---165

附錄 ---169

附錄一 中國大陸國家工商行政管理總局集體商標、證明商標註 冊和管理辦法 ---169

附錄二 國外使用規範範例 ---173

1. 100％ NAPA Valley Certification Mark -- Terms and Conditions 2. Australian Wool Mark -- Rules for Woolmark Scjeme

3. SQF 2000 Certification Marks -- Rule for Use

4. National Association of Realtors -- Membership Marks Manual

第一章 緒論

第一節 研究目的

我國於民國八十二年商標法修法時，增列證明標章與團體標章，將其 納入商標法保護之範圍。而於最近一次（九十二年）商標法修法時，又增 加了團體商標。團體商標、證明標章與團體標章與傳統商標在權利主體與 表彰之客體有所不同，在審查與侵權判斷也自應有相異之處，不能盡以傳 統商標之理論與標準適用之。因此，為求能提升主管機關審查品質與效 能，並使我國相關法制符合國際立法趨勢，了解美國、英國、澳洲、歐盟、

中國大陸及國際商標協會（International Trademark Association, INTA）、

國際智慧財產權保護協會（International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI）、世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）及世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）等國家及國際組織對有關該等標章之審查要件、定義及規範權利侵 害之態樣自有其必要。

故本研究欲蒐集各國證明標章、團體標章、團體商標之定義、性質、

審查實務與侵權理論及實務案例，並將其與我國現行制度進行比較分析。

具體而言，本研究計畫欲達成下述具體目標/成效：

蒐集美國、英國、澳洲、歐盟、中國大陸等國家及國際組織有關團體 商標、證明標章與團體標章之審查作業規範、認定基準及侵權實務案例等 資訊，使主管機關能了解他國做法，並更進一步掌握國際趨勢。主要蒐集 內容包括：

（一）、證明標章表彰之內容、標示條件、申請人之資格與能力、使 用方式之控制及證明審核程序；

（二）、團體標章與團體商標申請人資格、使用規範及審查實務；及

（三）、證明標章、團體標章、團體商標權利侵害之態樣及其與傳統 商標侵權認定之異同。

以所蒐集上述各國關於有關團體商標、證明標章與團體標章之相關資 訊，彙整國內實務上就現行團體商標、證明標章與團體標章所發生之實際 問題進行研究，對於我國審查之現況與實務上所產生之問題，提出具體檢

討建議，俾同時符合我國國情及國際趨勢，進而提升整體團體商標、證 明標章與團體標章之審查效能。

第二節 研究內容

我國於民國八十二年時，為因應社會對驗證性質之證明標章及表彰社 團組織之團體標章之需求，在商標法中增列證明標章與團體標章¹。而於九 十二年商標法修法時，再增訂了團體商標（現行商標法七十六條），並將 證明標章、團體標章或團體商標不當使用之態樣規定於七十九條，其立法 目的係因為標章不當使用涉及其註冊廢止問題，為免爭議故將其明列²。十 餘年來，申請註冊與核准之案件陸續有之，以上月（九十五年一月）單月 為例，就有六件團體標章與一件證明標章申請案進入主管機關經濟部智慧 財產局³。但隨著申請的準駁，爭端自然隨之而生，相關爭議訴訟亦陸續出 現⁴。

團體商標、證明標章與團體標章不論在保護法益、權利主體與客體各 方面上，均與傳統商標有異，不可等同視之，在審查與侵權判斷上也自有 相異之處。但近十年來國內討論團體商標、證明標章或團體標章之文獻並 不多⁵。隨著保護地理標示之意識興起，雖有許多有關地理標示之論述出現

6，主張以證明標章或團體商標保護地理標示，但仍未見對團體商標、證明 標章與團體標章有全面性的論述。對此，本研究將嘗試蒐集國外此主題相 關文獻，以求對前述標章於理論部分有進一歩之了解。

其次，各國多循商標法體系，以申請註冊方式來保護團體商標、證明 標章與團體標章，故除直接閱讀各該國家商標法相關法條外，其商標主管 機關之審查作業規範與認定基準亦有相當之參考價值。以英國商標審查手 冊為例，第十二章規範證明標章之申請與審查，第十三章則規範團體標 章。美國商標審查手冊第十三章1303 部分為規範團體商標與團體服務標 章，1304 部分為團體會員標章，證明標章則規定於 1306 部分。澳洲商標 審查手冊第三十三章規範團體標章，第三十五章則為證明標章，均可提供

1 民國 82 年商標法修正說明請參照。

2 民國 92 年商標法修正草案總說明請參照。

3 經濟部智慧財產局九十五年商標註冊申請案類別統計表請參照。

4 例如臺北高等行政法院九十一年度訴字第一五四 O 號判決爭點之一即為圖樣相近似與服務相

類似而權利人不同之證明標章與服務標章兩者是否能並存註冊之問題。

5 例如陳鳳英：談團體標章與證明標章，工業財產權與標準，21 期、李鎂：淺釋標章之種類--

服務標章、證明標章與團體標章，工業財產權與標準，同前期數以及趙晉枚：團體標章制度的再 思--正名與國際化，智慧財產權，54 期。

6 例如陳昭華：地理標示保護保護之研究，輔仁法學，25 期、趙晉枚：產地表記保護的真意及

我國的因應模式，工業財產權與標準月刊，第58 期至第 62 期等期刊論文以及方彬彬：產地表示

之保護一書。

有用之資訊。同時，各國法院對團體商標、證明標章與團體標章之訴訟 爭議相關判決也是本研究蒐集重點項目。

國際組織方面，本研究亦將特別針對INTA、WIPO、WTO 及 AIPPI 等四大國際智慧財產權組織，搜集其針對團體商標、證明標章與團體標章 之相關研究報告與會議記錄，以期掌握最新國際趨勢，並對於我國審查之 現況與實務上所產生之問題，提出具體檢討建議。

第三節 研究方法

本研究計畫首先擬由國內外期刊雜誌、學術論著、法律規章、政府公 告或網路資源等各種來源蒐集相關資料，尤其特重美國、英國、澳洲、歐 盟、中國大陸及INTA、AIPPI、WIPO 及 WTO 等國家或組織之相關論文、

研究報告及實務案例分析等，俾求確切符合本研究案之需求。在蒐集相當 程度之資料後，即進行資料之回顧及整理。

二、比較法之研究

本研究計畫其次進行比較法之研究，本研究擬將蒐集之各國及國際組 織之最新相關資訊以比較法方式進行研究。各國或因其商標法制演變歷史 不同、或由其國內市場與交易情況不同、或由其文化之獨特性，對證明標 章、團體標章、團體商標之定義、性質與理論有所不同，但對我國仍有參 考之價值。本研究將蒐集之各國資料，分析檢討理論背景、具體施行及其 利弊得失情況，以供我國主管機關參考，使其更符合國際之潮流，而對更 進一步提升我國商標審查品質有所助益。

三、實證之研究

本研究終極目的，即在就所蒐集之資訊進行比較分析，並提出建言，

以確保我國相關法制符合保護智慧財產權之國際立法趨勢，並與法制先進 國家並駕齊驅。因此，了解國內實務之做法，極其重要。為達成此一目的，

本研究最後擬以資料蒐集及深入訪談等方式，彙整國內團體商標、證明標 章與團體標章申請實務上所發生之問題，並參考各國理論與做法，期能對 對於我國審查之現況與實務上所產生之問題，提出具體可行且能與國際接 軌之建議。

第二章 各國與歐盟團體商標、證明標章與團體標章 制度

第一節 美國

美國商標之立法，一開始各州與聯邦之間並不相同。直至 1905 年制 定一個新的法案，之後經過九次補充修正，該法案採取商標審查主義及公 告制度，商標的註冊，則被認為係商標專用之表見證據 ( Prima facie evidence )，此法案也成為 1946 年 7 月 5 日制定藍能法(Lanham Act)之藍本

7。藍能法就是現行美國聯邦之商標法，施行於1947 年 5 月。美國現行商 標法，相當注重商標的使用事實與目的性，商標註冊的用意即在闡明此處

8。在本次研究案關於美國之部分，主要將著重於藍能法與審查手冊⁹中，

相關商標議題之部分。至於審查程序，也將參考美國聯邦規則 (Code of Federal Regulations)之相關規定。

再者，由於美國審查手冊的篇章安排關係之故，在美國的部份將對於 章節作細部的調整，亦即先探討團體商標與團體標章，之後方討論證明標 章；另外，也對於地理標示之部分，另外製作章節探討之。

在本節之中，所介紹美國特殊商標種類如下：一、團體商標（Collective trademarks）；二、團體標章（Collective membership mark）；三、證明標章

（Certification mark）。細而言之，依藍能法，美國的 collective mark 可分 為 下 列 兩 種 不 同 的 標 章 ：（1 ） 團 體 商 標 及 團 體 服 務 標 章 （ collective trademarks and service marks）：經公會、協會或其他團體或組織之會員所使 用，或該公會、協會或其他團體或組織善意欲於商業上之使用而依本法申 請註冊於主要註冊簿之標章。（2）團體標章（collective membership marks）： 單純的會籍標識，用於表示個人會籍（不用於商品或服務），例如扶輪社、

工會等的會章，即條文中之「表示…會員身分的標章」。團體標章係指由 合作機構、社團或其他集合團體或組織之成員所使用之標章或服務標章。

至於證明標章則是指，證明標章權人以外之人使用於商品或服務，藉以證 明產地，或其他來源、原料、製造方法、品質、精密度等使用人之商品、

7 15 U.S.C. 1051 以下。

8 請參閱曾陳明汝，商標法原理，頁 365。

9 TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (以下簡稱為 TMEP)- UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (Fourth Edition, April 2005)

服務之性質，或證明該商品或服務係出品自公會或其他組織之會員者。

第二項 團體商標

美國商標法第45 條 15 U.S.C. § 1127 將團體商標(collective mark)定義 如下：「團體商標」一詞乃指一商標或服務標章，其(1) 經公會、協會或其 他團體或組織之會員所使用，或 (2)該公會、協會或其他團體或組織善意 欲於商業上之使用而依本法申請註冊於主要註冊簿之商標。包括表彰該組 織、協會或其他團體之會籍的商標。

關於團體商標之審查要件，依照TMEP § 1303.02 中指出，審查之標 準和一般之商標並沒有太大的差異性，多半依循相同之審查標準。例如：

描述性、聲明不專用等。只有在使用與商標所有之要件上才會有些許之不 同。在使用團體商標之要件中，團體商標之使用權人必須是該團體之成 員，此要件可見於TMEP § 1303.01¹⁰，其中提及：依照美國商標法第1 條 第2 項、第 44 條及第 66 條第 1 項所申請之團體商標註冊案件，申請人必 須證實能有效地控制團體商標使用人於商業上善意使用。

一、商品或服務之分類（Classification of Goods and Services in Collective Trademark and Collective Mark Applications）：申請註冊文書中所陳述的商 標或是服務，其分類標準和37 C.F.R. §§6.1、6.2 所提出的一般商品與服務 之分類項目相同¹¹。

二、使用商標的樣本（Specimens of Use for Collective Trademark and Collective Service Mark Applications）：在申請註冊當中，必須能夠明確的 在樣本中指出「使用」的範圍以及對象問題。在使用團體商標時，必須表 明團體商標乃是由該公會或是組織之會員所使用，或是將團體商標使用在 會員服務之廣告或是銷售上¹²。亦即在使用目的上，必須能夠指出商品或 是服務來自於該團體之會員，也達到該會員組織所設定之標準¹³。

三、團體商標的審查特別要件（Special Elements of Collective Trademark and Collective Service Mark Applications）¹⁴：

10 TMEP § 1303.01 Use of Collective Trademark and Collective Service Mark Is By Members

11 TMEP § 1302.02 (a) Classification of Goods and Services in Collective Trademark and Collective Service Mark Applications

12 37 C.F.R. § 2.56 (b)(3)

13 TMEP § 1303.02 (b) Specimens of Use for Collective Trademark and Collective Service Mark Applications

14 TMEP § 1303.02 (c) Special Elements of Collective Trademark and Collective Service Mark Applications

(一)、控制使用的方法（Manner of Control）¹⁵：

團體商標除了需符合與具備所有商標法的要件以外，必須具備適合於 多數人一起使用之要件，依照美國商標法第1 條第 1 項之申請案，申請人 必須指出：上述多數人為何能夠使用團體商標，乃是由於這些人與公會組 織間的關係，而且申請註冊之人也必須能夠控制他人使用團體商標¹⁶。若 是依照美國商標法第1 條第 2 項、第 44 條及第 66 條第 1 項所申請之團體 商標註冊案件，申請人除了必須指出凡善意欲於商業上使用商標者，且有 情況足以顯示其為善意時之外，也應該展現團體商標使用人與團體間之關 連性¹⁷。

(二)、首次使用日期條款（Use by Members Indicated in Dates-of-Use Clause ）¹⁸：

團體商標使用人（被授權人）將該商標首次使用於商業之時間，而且 無論是申請為美國商標法第1 條第 1 項或是第 2 項之團體商標註冊，初次 使用該商標必須為團體中之成員。

依照TMEP § 1303.01 中明確指出，團體商標以及團體服務標章和一 般的商標申請註冊並不相同，其原因就在於商標的所有人和商標使用人並 不相同。在前述團體商標之定義下可以知悉，團體商標由團體所擁有 (owned by a collective entity)。至於團體商標不可或缺的，基於商標法第 1 條第 2 項以及第 44 條之規定，仍然必須具備有善意欲於商業上使用商標 者之目的性。「團體」本身不透過團體商標出售商品或提供服務，但是團 體可以對其成員以此商標出售的商品或提供的服務，進行廣告宣傳或以其 他方式進行促銷¹⁹。

團體商標之使用²⁰，使用團體商標之主體為團體中之成員，若是依照

15 TMEP § 1303.02 (c)(i) Manner of Control

16 37 C.F.R. § 2.44 (a) In an application to register a collective mark under section 1(a) of the Act, the application shall specify and contain all applicable elements required by the preceding sections for trademarks, but shall, in addition, specify the class of persons entitled to use the mark, indicating their relationship to the applicant, and the nature of the applicant's control over the use of the mark.

17 37 C.F.R. § 2.44 (b) In an application to register a collective mark under section 1(b) or 44 of the Act, the application shall specify and contain all applicable elements required by the preceding sections for trademarks, but shall, in addition, specify the class of persons intended to be entitled to use the mark, indicating what their relationship to the applicant will be, and the nature of the control applicant intends to exercise over the use of the mark.

18 TMEP § 1303.02 (c)(ii) Use by Members Indicated in Dates-of-Use Clause

19 TMEP § 1303 Collective Trademarks and Collective Service Marks

20 TMEP § 1303.01 Use of Collective Trademark and Collective Service Mark Is By Members

美國商標法第1 條第 1 項的團體商標申請案，申請人必須明確的主張其 能夠合法的控制，該商標之使用為團體中之會員²¹；若是依照美國商標法 第1 條第 2 項、第 44 條以及第 66 條第 1 項之申請案，申請人必須加以主 張，能夠善意的欲控制該團體商標之使用者為團體中之成員²²。但是在某 些情況之下，該團體也能夠自己使用相同的標誌在其商標之上²³。亦即團 體商標並沒有避免團體商標擁有者去使用標示──anti-use-by-owner rule 經 過修正之後，僅對於證明標章有限制²⁴。例如於B.F. Goodrich Company v.

National Cooperatives, Inc 案中指出²⁵，當系爭商標是由團體使用於自行製 造與銷售之輪胎，該團體並單獨提供說明書與使用指南，且對於有瑕疵之 物品自負相關之瑕疵責任時，則該商標已非屬團體商標之性質，僅為一般 之商標²⁶。綜上所述，今若有一輪胎協會 X 以「Ψ」註冊為其團體商標。

依照法律及其組織章程，該協會具有為生產、製造與締結契約之行為能 力。嗣後該協會再行以「Ψ」註冊為其商標，並於其自行生產製造與行銷 之輪胎上使用該商標。此時該商標雖與其先前所申請註冊之團體商標相 同，但後者之性質僅係一般商標而非團體商標。

在團體商標的保護中，其範圍也可以用在地理標示之上，依照美國 USPTO 目前的作法，因為團體商標只供協會組織成員使用，其成員使用商 標以標誌其商品或服務，以與非成員的商品或服務相區分。但是必須注意 者，地理名稱(Geographic terms)如果沒有展現其在商業上的廣大使用效 益，即不能註冊為團體商標使用；但是，若為其他之地理標示(geographical indications)²⁷則可以註冊為團體商標。目前經過 USPTO 註冊為團體商標之 地理標示有Black Rooster design，該商品為一種酒類，登記號碼為 U.S. Reg.

No. 0889138。

21 TMEP § 1303.01 相關原文為：in an application based on use in commerce under §1(a) of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1051(a), the applicant must assert that the applicant is exercising legitimate control over the use of the mark in commerce by its members.

22 TMEP § 1303.01 相關原文為：the applicant must assert that the applicant has a bona fide intention to exercise legitimate control over the use of the mark in commerce by its members.

23 TMEP § 1303.01 “In certain situations, notwithstanding the use of a collective trademark or collective service mark by the members of the collective, the collective itself may also use the same mark as a trademark for the goods covered by the collective trademark or service mark registration.”

24 863 F.2d 43

25 114 USPQ 406 (Comm'r Pats. 1957)

26 TMEP § 1305 “mark used to identify tires made for applicant cooperative and sold by its distributors is trademark, not collective mark that identifies goods of applicant's associated organizations; applicant alone provides specifications and other instructions and applicant alone is responsible for faulty tires”

27 其他地理標示可以為：地區或是地標的輪廓 outline of a region or landmark。

四、團體商標核准案例：

(一) IDAHO SPANISH SWEETS E. OREGON²⁸

Goods and

Services IC 031. US 046. G & S: fresh onions. FIRST USE: 19901112.

FIRST USE IN COMMERCE: 19901112 Serial Number 74173751

Filing Date June 7, 1991 Published for

Opposition June 9, 1992 Registration

Number 1712025 Registration

Date September 1, 1992

Owner (REGISTRANT) IDAHO-EASTERN OREGON ONION

COMMITTEE COMMITTEE UNITED STATES Post Office Box 909 Parma IDAHO 83660

Disclaimer NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE

"IDAHO" and "E. OREGON" APART FROM THE MARK AS SHOWN

Type of Mark COLLECTIVE TRADEMARK Register PRINCIPAL

Renewal 1ST RENEWAL 20021102

(二) AII AMERICAN INSTITUTE OF INSPECTORS²⁹

Word Mark AII AMERICAN INSTITUTE OF INSPECTORS Goods and

Services IC 042. US 100 101. G & S: Inspections of residential and commercial buildings. FIRST USE: 20010101. FIRST USE IN COMMERCE: 20010101

Serial Number 78327707

28 資料來源：USPTO-Trademark Electronic Search System(Tess)，

http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=st6o0u.5.1，最後瀏覽日：2006/11/03。

29 資料來源：USPTO-Trademark Electronic Search System(Tess)，

http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=st6o0u.7.204，最後瀏覽日：2006/11/03。

Filing Date November 13, 2003 Published for

Opposition January 24, 2006 Registration

Number 3081602 Registration

Date April 18, 2006

Owner (REGISTRANT) American Institute of Inspectors

CORPORATION OREGON 1421 Esplanade St., Suite 7 Klamath Falls OREGON 97601

Disclaimer NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE AMERICAN INSTITUTE OF INSPECTORS APART FROM THE MARK AS SHOWN

Type of Mark SERVICE MARK. COLLECTIVE SERVICE MARK

Register PRINCIPAL

第三項 團體標章

依照美國商標法第4 條之規定，自然人、國家、州、自治團體及類似 機構等如能合法控制擬註冊之標章之使用，即使非工、商、企業機關，亦 得依本法有關商標註冊之規定，就團體標章申請註冊³⁰。基本上在1905 年 之美國商標法中，原則上禁止由任何團體組織申請商標之註冊，直至1946 年之美國商標法，才對於collective marks 准許其註冊，其中包括關於表彰 團體中會員資格之團體標章。團體標章和一般的標章或是服務標章的概念 有所不同。首先，團體標章不會使用在商業或是貿易上；再者，團體標章 也不表彰商品或是服務之商業上來源。TMEP § 1304.02 更明確的指出：團 體標章的唯一目的就在於：團體標章的使用者用此標章指稱其屬於某團體 之成員身分。

得為申請團體標章註冊之主體，依據 TMEP § 1304.04 所述，團體標章 之申請人，必須能夠控制或意圖控制團體標章的使用( controls or intends to control the use of the mark )而且成為團體標章之所有人。因此，團體標章不 能由團體中之會員來申請註冊。而且在申請註冊成為團體標章前，此標誌 已經被會員相當的使用。至於何謂Collective Group ？在美國商標法第 45 條即指出：公會、協會或其他團體或組織就是Collective Group，它們都可 以成為collective marks 的所有人。為了申請註冊，團體標章的所有人必須 具備有訴訟能力³¹。至於團體中的成員無論是自然人或是法人都可以³²。

TMEP § 1304.09³³在團體標章之註冊審查當中，審查基準和一般商標 及服務標章的審查要件基本上也是相同。亦即描述性（descriptiveness）及 聲明不專用（disclaimers）仍然是審查的方向之一。

審查團體標章時，拒絕註冊之情形如下³⁴：

一、不具備團體標章的功能（Matter That Does Not Function as a Membership

30 15 U.S.C. §1054

31 關於申請人的資格，依照 TMEP § 803.01 所指出，應該為下列之主體：Applicants may be natural persons or juristic persons. Juristic persons include corporations, partnerships, joint ventures, unions, associations and other organizations capable of suing and being sued in a court of law. 15 U.S.C. §1127. An operating division, or the like, that is merely an organizational unit of a company and not a legal entity that can sue and be sued, may not own or apply to register a mark.

32 TMEP § 1304.06 Nature of the Collective Group

33 TMEP § 1304.09 Examination of collective membership mark applications

34 TMEP § 1304.08 Refusal to Register membership Mark

Mark）³⁵：

是否符合團體標章的使用目的，必須依照過去的紀錄以及實例判斷 之。團體標章之重點是表彰組織的會籍。如果標章的使用無法清楚表達出 會員於資格或會籍之目的，在審查時，就應該拒絕其註冊。

二、混淆誤認之虞³⁶（Likelihood of Confusion）：

混淆誤認之虞有可能出現於同時使用相同的圖案在團體標章與一般商 標時。這裡的判斷基準和美國商標法第 2 條第 4 項³⁷是相同的，該條項指 出：註冊於美國專利商標局之標章或他人在美國境內已使用在先且未拋棄 使用權之標章或商名(trade name)相近似之標章，或由之所構成，而如使用 於申請人之商品有造成混淆或誤認或欺罔消費者之虞。混淆的情形容易發 生於同時( contemporaneous)使用團體標章及一般的商標或服務標章之 時。此時的重點在於人們有可能誤認一般的商標或是服務標章其來源、被 認可或是某些程度上和團體標章所主張的組織有關聯性。故當該標章會讓 他人誤認標章所提示之商品與服務，乃是源於該團體組織、由該組織所背 書認證或與該團體組織有關聯性，則構成「混淆誤認之虞」此一拒絕註冊 之情事。

三、用來表彰學位或是頭銜之證明³⁸（Degree or Title Designations Contrasted to Membership Marks）：

專業性或是技術性、教育性或其他類似的組織機構通常以字母或是稱 號來表彰某人已經通過了特定的測驗或是課程。而這些測驗或課程是由組 織特別提供，或是用來證明已經具備了機構所要求的熟練度。當象徵性的 符號僅做為個人的頭銜或是學位證明，這些頭銜或證書無法指出獲得證書 之人屬於團體標章中之一員。因此要拒絕這樣的情況申請註冊為團體標 章。

團體標章申請註冊的審查規定在TMEP § 1304.09 以下：

一 、 團 體 標 章 申 請 內 容 的 分 類³⁹（Classification in Membership Mark

35 TMEP § 1304.08(a)

36 TMEP § 1304.08(b)

37 15 U.S.C.§ 1052 (d)

38 TMEP § 1304.08(c)

39 TMEP § 1304.09(a)

Applications）：在此處也要依照申請案之不同，分成兩大類，分述如下：

(一) Section 1 and 44 Applications

如果是依照美國商標法第 1 條及第 44 條之申請註冊案件，團體標章的 申請內容分類一律被歸為Class 200⁴⁰。在沒有 Class 200 之分類之前，團體 標章往往都註冊申請為團體商標或是團體服務商標。

(二) Section 66(a) Applications

如果是美國商標法第 66 條第 1 項之申請案，由於是有關於國際註冊之 問題，USPTO 基本上會尊重國際註冊局所做成的分類，不會強行的將第 66 條第 1 項之申請案重新分類為 Class 200。

二、商品分類的問題⁴¹（Identification in Membership Mark Applications）：

界定標章適用何種商品或是服務的問題，不會出現在團體標章之中。

因為團體標章的目的在於表彰出會籍，而不是商品或服務。通常，團體標 章用來指示其會籍之文字為：指明為某組織成員身分，之後加上該組織所 從事之業務，例如："to indicate membership in an organization of computer professionals."。表明組織所從事之業務可以藉此告知會員所從事之活動，

或是組織所提供之商品與服務。但是在團體標章申請註冊時，不需要明確 的描述團體組織之內容，只要大致上表明其種類或是目的即可。

三、使用標章的樣本⁴²（Specimens of Use for Membership Marks）：

團體標章權人控制標章的使用但不是由團體標章權人自己使用，標章 樣本之使用，必須是由該團體組織之會員使用。使用團體標章最普遍的型 態為－會員卡。會籍證明亦可被接受。申請人必須提供團體標章的使用樣 本给與審查機構，藉以認定標章的使用事實行為。而使用的行為是為表彰 行為人屬於某特定組織的會員身份。在這個要件中，能夠接受的樣本非常 的多，無論是旗幟、胸針等，只要能夠顯現出使用這些物品，能夠展現出 會員和組織間的關係即足。

四、特殊要件⁴³（Special Elements of applications for Collective Membership

40 37 C.F.R. § 6.4

41 TMEP § 1304.09(b)

42 TMEP § 1304.09(c)

Marks）：

（一）、控制使用之標準（Exercise of Control）：在申請註冊團體標章時，

也用充份滿足「使用性」的規定－即use 或是 intend to use 。這樣的要件 在美國商標法第1 條有明文的要求。而在細部規範上，尚可依申請案所依 據之條文為第1 條第 1 項，或是第 1 條第 2 項、第 44 條或第 66 條第 1 項 之申請案，而有些微之差異。

（二）、控制使用的方法（Manner of Control）：在此要件下，除了可以 顯現出標章使用人和標章權人間的關連性，亦表達出了申請註冊人必須有 足夠控制標章使用的能力。

（ 三 ）、 會 員 首 次 使 用 日 期 條 款 （Use by Members Indicated in Dates-of-Use Clause）：

在提出誰有權使用團體標章之前，需先界定何人為團體標章之擁有人

44。團體標章之所有人通常即為該組織，不論是以法人型態與否，皆屬於 上述之組織團體。但是在170 USPQ 292 案中卻指出，團體標章並不一定 僅能由團體組織所擁有或取得註冊⁴⁵。TMEP § 1304.02 指出，團體標章之 目的在於：使用團體標章之人，乃是特定組織之會員。TMEP § 1304.03 更 明文指出，團體標章之申請註冊乃為了嗣後由該團體之會員使用，以表彰 其會員之資格。團體標章之所有人也要展現有效的控制團體標章之使用目 的。目前尚未有明文禁止同時使用相同的標章，做為團體標章與一般之商 標或是服務標章使用，尤其是在關係企業當中更是明顯。至於 TMEP § 1306.05(a)則是明白的指出，相同的標章內容與圖示，不可以同時做為團體 標章與證明標章之使用。

在團體標章欲表彰的內容中，無論是以單純的文字、圖案設計、或是 名稱甚至是綽號皆可以。使用團體標章的形式，除了能夠被用來印刷在文 件之外，團體標章也可以出現在旗幟或是珠寶、胸針等物品。這完全取決 於要將團體標章使用在何處。TMEP § 1304.09(c) Specimens of Use for

43 TMEP § 1304.09(d)

44 TMEP § 1304.05 Who May Own Membership Mark

45 There is no limitation in the definition that only a collective group, association or organization can own or register a collective membership mark. On the other hand, Section 4 of the Act does indicate that collective marks can be registered by "persons", which includes juristic persons such as applicant, exercising legitimate control over the use of the marks. The standards of the Statute for registration of a collective membership mark have been met, and we conclude that the marks are properly registrable to applicant. 170 U.S.P.Q. 292(TTAB 1971)

Membership Marks 舉出許多團體標章出現之物件。

五、團體標章核駁案例：

Word Mark SCV Goods and

Services (ABANDONED) IC 200. US 200. G & S: MEMBERSHIP. FIRST USE: 19801212. FIRST USE IN COMMERCE: 19801212

Serial Number 73301596

Filing Date February 26, 1981

Owner (APPLICANT) INTERNATIONAL INSTITUTE OF VALUERS CORPORATION MINNESOTA SUITE 410, MIDWEST

FEDERAL BLDG. ST. PAUL MINNESOTA 55101 Type of Mark COLLECTIVE MEMBERSHIP MARK

Register PRINCIPAL Live/Dead

Indicator DEAD Abandonment

Date November 29, 1984

46 223 U.S.P.Q. 350

47 其上訴歷史如下： Exparte Appeal

Number: 73301596 Filing Date:

Status: Terminated Status Date: 11/29/1984 Plaintiff

Name: INTERNATIONAL INSTITUTE OF VALUERS Correspondence: D. RANDALL KING

MERCHANT GOULD SMITH EDELL WELTER & SCHM

SUITE 1000, NORTHWESTERN NATIONAL BANK B ST. PAUL MN 55101

Serial #: 73301596

Application Status: Abandoned - After Ex Parte Appeal Mark: SCV

Prosecution History

# Date History Text 8 11/29/1984 TERMINATED

7 06/01/1984 BOARD'S DECISION: AFFIRMED 6 01/09/1984 EXAMINER'S STATEMENT 5 10/11/1983 APPEAL BRIEF

4 08/12/1983 REINSTATED

3 03/24/1983 APPEAL ACKNOWLEDGED; CASE REMANDED 2 03/24/1983 PENDING, INSTITUTED

1 02/15/1983 APPEAL TO BOARD

須要能夠表現會籍，如果僅是藉以主張具有該組織所發給之學位或是名 銜，仍然無法讓其註冊。

第四項 證明標章

依照商標法第4 條⁴⁸之規定：證明標章，包括產地標示能夠申請註冊，

其註冊之方法與商標之註冊相同，並產生同一效果。證明標章乃是：任何 的文字、名稱、符號（symbol）、設計圖樣（device）或其聯合式，其(1) 係由所有人以外之人所使用，或(2)其所有人善意允許其他人於商業上使用 而所有人依該法申請註冊於主要的註冊簿上之標章。藉以證明產地，或其 他來源、原料、製造方法、品質、精密度等使用人之商品或服務之性質；

或證明該商品或服務是出品於該公會或其他組織之會員⁴⁹。就定義而言，

證明標章係指證明標章權人以外之人使用於商品或服務業或與之有關連 者，以證明該等商品或服務的地區、其他來源、材料、製造方式、品質、

準確性或其他有關於該商品或服務的特徵，並且有可能用來證明附加於商 品或服務當中的勞務，係出自於某一工會或其他組織成員所完成。

一般來說有三種證明標章。首先，證明標章證明商品或者服務起源於 一個特定的地理區域。其次，證明這批商品或者服務於品質，材料或者製 造的模式達到某些標準。最後，證明標章可能證明工作或者勞動在產品或 者服務上被一個協會或者其他組織的成員執行，或者行為者達到某些標準

50。

美國商標審查手冊中更進一步指出，可以從兩個部份來區分一般的團 體商標或團體服務標章和證明標章之不同點。首先，證明標章之所有人無 法使用該標章⁵¹；再者，證明標章無法表明其商業的來源，也無法從證明 標章分辨商品或是服務是從何人所製造⁵²。此項細節部份也可從 TMEP § 1306.09(a)得到相同的見解。

在論及證明標章審查程序之前，必須先將證明標章的特徵做簡單的介 紹。依據TMEP § 1306.05 中指出，美國商標法不要求一證明標章的任何具 體形式或者包括任何具體的詞語。也就是說，證明標章的成立，在其外觀 與形式上並沒有特殊的要求。在審查手冊中亦提出，縱使證明標章中並未 出現「由…證明」、「檢查」、「符合於…」或是相類似之字眼，仍然不阻礙 其成為證明標章。此時審查官就必須依照現有公開的資料判定是否合於證

48 15 U.S.C. §1054

49 15 U.S.C. §1127

50 TMEP § 1306.01 Definition of Certification Mark

51 TMEP § 1306.01(a) Use Is by Person Other than Owner

52 TMEP § 1306.01(b) Purpose Is to Certify, Not to Indicate Source

明標章之要件。

另外，在TMEP § 1306.05(a)⁵³項中，更進一步規定，相同的標章內容 無法同時註冊成為證明標章或是其他種類的商標。因為不論是一般之商標 或是服務標章其目的性和證明標章都不相同。最明顯的差別在於使用之目 的，商標或是服務標章由權利人使用於自己的商品上；證明標章則如前所 述，標章之使用者與擁有者並不相同，而且證明標章並無法藉此區分製造 人身分，僅僅提供該商品具有某些特性、品質、精密度等事項。若是同一 相同記號或是標章內容使用在證明標章以外之標章或商標上，只會造成大 眾的混淆與不確定性。在此部份美國商標法第 4 條(Section 4 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1054)就明確的指出：經過註冊之證明標章其受 到的保護和商標相同，但若證明標章之使用會令人誤認標章之所有人或使 用人係製造、販賣使用該標章之商品或提供標章所提示之服務時，乃屬除 外情況，不受到商標法的保護。另外，同法第14 條第 5 項第 2 款(15 U.S.C.

§1064(5)(B) )也清楚的指出：如證明標章註冊人，從事於使用該標章商品 或服務之製造或是銷售，任何人皆可提出申請撤銷證明標章的註冊。關於 第14 條第 5 項之概念，在 TMEP § 1306.07 中亦被提及。如果申請人已經 申請註冊成為一般商標，指定使用於任何商品或服務，任何人就不可以相 同圖樣在該等商品或服務，申請註冊為證明標章。相反的，已經註冊的證 明標章，證明標章權人亦不得以該證明標章圖樣申請註冊為一般商標。禁 止過度類似或是相同的標誌同時註冊成為商標或是證明標章之目的，也是 為了符合前述美國商標法第4 條以及第 14 條第 5 項第 2 款之精神。然而，

在相類似之標誌上，如果在文字符號上或是設計上能有所區別，而且該區 別是具有意義的，即可以視為該商標與證明標章乃是利用不同之標誌。以 下為審查手冊中提及之例子：88OPEN COMPATIBILITY CERTIFIED⁵⁴申請 註冊成為證明標章，該案之申請人已經擁有六項有關於 88OPEN 之商標 案，因此造成了該證明標章是否無法和申請人之商標有所區別之問題。

TTAB 之主張認為：88OPEN COMPATIBILITY CERTIFIED 申請證明標章 案，由於其文字特別圖示COMPATIBILITY CERTIFIED 之字樣，因此可以 認為和一般之商標並不相同，而且其字樣設計和之前88OPEN 所擁有的商 標樣式也不相同，所以認為並不違法。

53 TMEP § 1306.05(a) Same Mark Not Registrable as Certification Mark and Any Other Type of Mark

54 In re 88Open Consortium Ltd., 28 USPQ2d 1314 (TTAB 1993)

證明標章的審查－TMEP § 1306.06 Examination of Certification Mark Applications 提出以下審查的方式：

一、拒絕註冊成為證明標章之情形⁵⁵

基本上，證明標章之審查和一般的商標並沒有不同，依照相同的標準 行事，例如：詐欺、描述性(descriptiveness)、聲明不專用(disclaimers)、混 淆之虞(likelihood of confusion)都必須在申請註冊時加以考慮。至於證明標 章中和地理標示有關之部分，其要件留至產地證明標章中加以說明。依照 商標法第2 條第 5 項 15 U.S.C. §1052(e) 中情形可知，證明標章若是有該 條項之情形者，對於證明標章之申請案，可以拒絕註冊於美國商標法之主 要註冊簿中。

再者，頒布給個人的教育或其他學位證書或是其他頭銜之文件，並不 是證明標章中之適格要件。相同的概念可以在TMEP § 1306.03 中窺見。這 些證書並不替行為人已履行之行為或服務背書。

二、商標圖樣⁵⁶（The Mark on the Drawing）

申請證明標章之時，其中包括的圖樣必須完整呈現，不屬於標章的部 份不必一一列出。

三、證明標章使用樣本⁵⁷（Specimens of Use for Certification Marks）

證明標章之使用樣本中，要能夠提供如何加以使用證明標章之資料。

例如說明係將標章使用於標籤上，或是將標章使用於容器外。在37 C.F.R.

§2.56(b)(5)⁵⁸和審查手冊中均有舉例說明使用範例，例如：包括有證明標章

55 TMEP § 1306.06(a) Refusal to Register Certification Mark

56 TMEP § 1306.06(b) The Mark on the Drawing

57 TMEP § 1306.06(c) Specimens of Use for Certification Marks

58 原文為：A certification mark specimen must show how a person other than the owner uses the mark

所有人或是檢驗者所發出之貼紙或是標籤，這些貼紙或標籤都能夠成為 可以接受的樣本。

四、證明標章與商標的關連性⁵⁹（Relation Between Certification Mark and Trademark or Service Mark on Specimens）

依照慣例，證明標章和商標或是服務標章一同出現在商品或是服務上 是常見的。然而，也有可能證明標章僅單獨的出現在商品或是服務之上。

於是乎，在商品上僅有證明標章之情形中，該標章的涵義未必是明顯的。

也就是說，檢驗是否合乎證明標章申請註冊的要件時，必須詳加判斷此類 標章之目的僅在於用為證明標章使用，而不是一般的商標或是服務標章。

若是一個商品的商標和證明標章一同出現，允許證明標章單獨成為一個標 籤，但是也允許商標和證明標章合在一個標籤裡使用。

在這個議題之下，也有所謂的聯合式證明標章 composite certification mark 之問題。聯合式商標之目的在於告知大眾，聯合式商標所有人所提供 之商品或是服務和證明標章有關聯性存在。在聯合式商標之下，若要在證 明標章中一併使用商標或是服務標章，其前提為，該商標或是服務標章必 須為證明標章之使用人所擁有之。反之，若為不同之人所擁有，對於證明 標章之申請註冊則應拒絕之。

五、證明標章中之商品分類⁶⁰（Classification of Goods and Services in Certification Mark Applications）

在證明標章之分類中分為兩大方向來看待，分別為：

(一) Section 1 and 44 Applications 依照 37 C.F.R.§ 6.3 指出：證明標章 之商品及服務分為兩大類。A：商品；B：服務。而同一申請案中得同時指 定用於A 類與 B 類⁶¹。

美國證明標章之商品與服務分類採取廣泛之態度實有其歷史背景。當 1946 年美國商標法剛施行時，申請證明標章指定之商品或服務分類類別有

to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of that person's goods or services; or that members of a union or other organization performed the work or labor on the goods or services.

59 TMEP § 1306.06(d) Relation Between Certification Mark and Trademark or Service Mark on Specimens

60 TMEP § 1306.06(e) Classification of Goods and Services in Certification Mark Applications

61 相較之下，我國對於證明標章並不需要商品分類。

其嚴格之限定。惟此種限定逐漸被認為並不合理，因為商品及服務日新 月異，如仍過份限制證明標章之指定使用類別，實為不切實際。因此便於 1955 年 8 月 15 日修正相關規則(Trademark Rules)，證明標章因此於美國得 指定用於Classes A 與 Classes B⁶²。

(二) Section 66(a) Applications 在美國商標法第 66 條第 1 項的申請案 中，此處的分類標準和國際註冊局中( IB-International Bureau) 及尼斯協定 ( Nice Agreement )中的分類相同。分類 A 及 B 來自於美國舊的分類標準，

而且並不包括國際分類系統(international classification system)。因此在美國 商標法 66 條第 1 項的申請案中，必須依照國際註冊局之標準為之，亦即 USPTO 在處理申請案時，若認為是申請成為證明標章，不會重新將其分類 為分類A 或是 B。然而申請人還是要遵守其他證明標章的申請要件。

六、商品或服務的確認⁶³（Identification of Goods and Services in Certification Mark Applications）

在這個主題之下，若和一般的商標或是服務標章的比較，證明標章所 要求的分類是較不精細的。通常只是要表明種類的名稱即足。例如食物、

電子產品或是餐飲服務類等。但是如果證明標章特別僅限於某些服務或是 商品時，此時在確認商品或服務上，就應該更為明顯。

七、證明標章申請的特別要件⁶⁴（Special Elements of Certification Mark Applications）：

（一）、標章欲證明商品或服務之聲明⁶⁵（Statement of What the Mark Certifies）

申請文件中必須具備用來證明之標準、特質或是其他特徵。通常這些 文件之開頭會由特定之文句所組成，例如「此證明標章由被授權檢驗者用 來證明…。」所有證明標章用來證明之特質皆要載明於申請文件中，一個 標章並不僅侷限於替一項單一的特性或標準而背書。但是重點在於表達這 些標準必須清楚及合理。因此過於廣泛或是概述類型之文字，實際上無法 符合證明之目的。但是具體的程度何在，取決於證明之範圍。

62 1306.06(e)Classification of Goods and Services in Certification Mark Applications, Section 1 and 44 Applications, NOTE

63 TMEP § 1306.06(f) Identification of Goods and Services in Certification Mark Applications

64 TMEP § 1306.06(g) Special Elements of Certification Mark Applications

65 TMEP § 1306.06(g)(i) Statement of What the Mark Certifies

（二）證明標章權人的判斷基準⁶⁶（Standards）

申請人於申請註冊時，也必須提交如何決定商品或服務達到證明程 度之標準。此申請之目的，在於申請人能夠符合商標法第1 條第 2 項中，

申請人善意於商標上使用之意圖。而且提出之標準不限於由申請人所定 立，之前即由政府機構或是私人團體立下之標準，可以用於證明標章權人 判定他人商品或服務之規範。

（三）、使用證明標章的控制標準⁶⁷（Exercise of Control）

此處之重點在於，必須符合美國商標法第 1 條第 1 項中所明定「商業 上使用」之要件。但若是基於第1 條第 2 項、44 條或是 66 條 1 項之申請 註冊，申請人也需主張其將對於證明標章之商業上使用，持續行使其正當 之控制力⁶⁸，且該持續行使之正當控制力係基於善意(a bona fide intention to exercise legitimate control)為之⁶⁹。若審查員對於申請人提出之控制執行力 或要點(existence or nature of such control)有所疑義，基於 37 C.F.R. §2.61(b) 之規定⁷⁰，故審查員應要求證明標章申請人補充解釋並揭露足夠之相關事 實，或提交適當之文件，以檢視申請人對於標章使用之控制執行力(exercise of control over the use of the mark)。

（四）、申請人以外之其他人首次使用日期條款⁷¹（Use by Others Indicated in Dates-of-Use Clause）

當申請註冊必須詳細指明首度使用之原則時，申請人就要提出證明標 章的使用乃是在申請人的授權下首次使用，或是經申請人授權之人所使 用，因為證明標章不能被申請人本人所使用。

（五）、申請人不使用商標或服務的聲明⁷²（Statement That Mark is Not

66 TMEP § 1306.06(g)(ii) Standards

67 TMEP § 1306.06(g)(iii) Exercise of Control

68 TMEP § 1306.06(g)(iii) “In an application based on use in commerce under §1(a) of the Trademark Act, the applicant must assert that the applicant is exercising legitimate control over the use of the certification mark in commerce.”

69 TMEP § 1306.06(g)(iii) “In an application based on §1(b), §44, or §66(a) of the Act, the applicant must assert that the applicant has a bona fide intention to exercise legitimate control over the use of the certification mark in commerce.”

70 37 C.F.R. §2.61(b)規定，審查員得要求申請人提供充分、合理且必要之資訊，以審查申請人提 出之申請案。

71 TMEP § 1306.06(g)(iv)

72 TMEP § 1306.06(g)(v)

Used by Applicant）

必須聲明證明標章之申請人並不從事於標章所證明的服務或是生產 該產品(若是基於第 1 條第 2 項、第 44 條或是第 66 條第 1 項之申請註冊案，

則需要表明未來將不會使用此標章之聲明)，此要件也可見之於 37 C.F.R. § 2.45(a) 的條文⁷³。

（六）、申請不同型態商標之修正⁷⁴（Amendment to Different Type of Mark）

如果一個欲申請註冊為證明標章之標章，其本質實際上為他種商標類 型，或是反之亦然時，此時申請的內容應該修正為合適的商標或標章類型

（不需要額外的費用）。通常也會建議申請人另提出新的申請書。申請案 的審查也要重新適用不同的標準。相類似的情況也會發生在 TMEP § 1306.09 當中⁷⁵。

證明標章之使用，依照TMEP § 1306.01(a)所指： 證明標章僅能被標 章所有人以外之人所使用。也就是說證明標章所有人不會把標章適用在自 己的服務或是商品上。事實上擁有同類商品或是服務之人通常就不會替自 己的商品申請或是貼上此證明標章。證明標章所有人不生產或提供和被表 彰相同的服務或商品時，即可以達成不控制商品或服務的本質。而且實際 上也不需要去控制商品的本質和內涵，僅需要著重其是否符合證明之標 準，一旦本質不符合標準，就不准其使用證明標章。證明標章之所有人真 正做控制的是：在他人的貨物或者服務上使用標章與否。證明標章之控制 建立於逐步審查申請之商品或是服務，達到要求具備之要件。而這些要件 足以滿足檢驗者或是標章所有人所設立引用的標準。使用證明標章另外一 個重點在於其目的性。證明標章的目的是在告知消費者其所生產或提供的 商品或服務擁有某些特徵，或達到他人所定某種程度的品質或水準。但是 證明標章並不因此替單一商品指出其來源地或是製造人資訊。至於依照 TMEP § 1306.05(a) 相同的標章不能同時作為證明標章與其他的商標。此

73 37 C.F.R. § 2.45 ( a ) In an application to register a certification mark under section 1(a) of the Act, the application shall include all applicable elements required by the preceding sections for

trademarks. In addition, the application must: Specify the conditions under which the certification mark is used; allege that the applicant exercises legitimate control over the use of the mark; allege that the applicant is not engaged in the production or marketing of the goods or services to which the mark is applied; and include a copy of the standards that determine whether others may use the certification mark on their goods and/or in connection with their services

74 TMEP § 1306.06(g)(vi)

75 TMEP § 1306.09 Uncertainty regarding Type of Mark

部份在 TMEP § 1304.03 中也明文禁止。證明標章也能夠被用來證實附加 於商品或服務當中的勞務，係出自於某一公會或其他組織成員所完成⁷⁶。 八、不確定類型之商標註冊問題⁷⁷

在美國商標審查手冊當中，特地列出一小節講明證明標章與其他商標 之關係，可見於TMEP § 1306.09 之下。

(一)證明標章與團體商標之區別⁷⁸（Distinction Between Certification Mark and Collective Mark）

證明標章有時候也容易和其他的標章混合，以下為一些類型，重點在 於如何區辨證明標章與其他團體商標之不同。至於如何區分，首重於證明 標章之特性。團體商標與團體服務標章主要是為了確認商品或是服務確實 出自於該團體之中。至於團體標章則是為了表明組織與會籍。至於證明標 章之目的則是藉以證明商品之產地、或其他來源、原料、製造方法、品質、

精密度或是服務出自於某公會或其他組織之會員。無論如何，證明標章、

團體標章或是團體商標其使用者皆有可能是多數人。但是這些多數使用人 中，和上述『團體』之間的關係即有不同。很明顯的團體標章與團體商標 之多數使用人間，只有屬於該公會、協會組織等會員方有資格成為使用 人，再者，此類商標所有人，也是為了全體會員之利益擁有該商標。至於 證明標章則有不同，縱使依照TMEP § 1306.03 中表示，證明標章乃是為了 證明商品或是服務乃是出自於某公會或組織，但是證明標章並不因此認定 證明標章之使用人是該公會或是組織中之一員，僅僅證明花費勞力於商品 或是提供服務之人，是由該公會或是組織中一員所完成。因此，TMEP § 1306.09(a)即指出：一個申請註冊的標章，將被團體中之成員所使用時，對 於這樣的標章必須詳細的審查其功能究竟為何。如果欲註冊的標章被團體 中之成員用來指示商品或是服務，則應該要註冊登記成為團體商標或是團 體服務商標(collective service mark)；如果是被用來指稱團體成員的會籍，

則應該是團體標章之型態；若是用做證明商品或是服務具備的特性或是品 質時，在這樣的情況下，應該要申請註冊為證明標章。

76 TMEP § 1306.03 Certification Marks Certifying that Labor Was Performed by Specific Group or Individual

77 TMEP § 1306.09 Uncertainty Regarding Type of Mark

78 TMEP § 1306.09(a)

( 二 ) 相 關 企 業 之 商 標 與 證 明 標 章 間 之 使 用 上 區 別 問 題

79( Distinguishing Certification Mark Use from Related-Company Use of Trademark or Service Mark )

再者，依照 TMEP 1306.09(b)指出，在一些情況下，申請註冊人與證 明標章之使用人間，具有契約關係時，尤其是加盟契約或是授權契約時，

申請人(給予經銷權者)與使用人（被授權經銷人）會提及其產品具有某些 特質或是商品的製造是依照上述的契約關係。這樣的情況下，必須小心的 辨別，申請究竟是要申請證明標章，還是一般的商標，因為這樣的契約關 係中，商標申請註冊人往往都會對於產品進行管控。

TMEP 提出一個簡單判斷標準－一般的商標或是服務商標是為了證實 其商品的出處（origin of goods or services ），但是證明標章卻是保證其具 有特定的品質或是特性存在。再者，證明標章之所有人不能拒絕達到欲證 明水準者使用該標章，但是一般商標之所有人則沒有此項義務，亦即一般 商標之所有人，能夠拒絕他人使用其商標。

(三)專利授權⁸⁰( Patent Licenses )

通常專利權人會為其專利所生產之商品申請商標，而這樣的商標，一 般而言以申請商標較為適當，而不用申請證明標章。因為專利權人申請商 標之目的在於：確定商品之製造乃是經過其專利授權，並非有意要證明該 商品符合一定之品質，而且若是依照證明標章之使用方式，將會造成符合 水準者，皆可以申請使用該標章，將造成和專利權人的目的不相符合。

九、證明標章與撤銷註冊之關係⁸¹

美國商標法 14 條⁸²為撤銷註冊之規定，有關於撤銷註冊適用於證明標 章方面，乃是第 14 條第 5 項之規定，其中規定了，如果證明標章之申請 人有以下情事，即可撤銷註冊：(一)對於證明標章之使用未為監督或未能 適法地行使監督使用標章之權限，相關規定為 TMEP § 1306.06(g)(iii)－

Exercise of Control；(二)從事於使用該證明標章之商品或服務之製造或銷 售，相關規定為TMEP § 1306.06(g)(V)－Statement That Mark is Not Used by

79 TMEP § 1306.09(b)

80 TMEP § 1306.09(c)

81 TMEP § 1306.07 Relationship of §14 (Cancellation) to Examination of Certification Mark Applications

82 Section 14 of the act，15 U.S.C. §1064。

Applicant；(三)允許將證明標章作證明以外之使用以及(四)有差別待遇地 拒絕證明合乎該標章所證明之規格或條件者之商品或服務者，則任何時日 均得提出撤銷申請。

十、基於外國註冊申請登記證明標章⁸³

一個已經基於外國註冊之證明標章，可依照美國商標法 44 條在美國 註冊。然而外國註冊是否成為美國註冊登記的標準，將取決於外國登記的 範圍。如果外國登記所依照的範圍比起美國法更為廣泛，將有可能無法註 冊登記。另外，外國登記和美國登記所要求的要件也未必是清楚可辨的。

例如團體( collective)的概念在各國所代表的意義並不相同。

十一、證明標章核駁案例⁸⁴

Word Mark BETTER BANANAS Goods and

Services (ABANDONED) IC A . US A . G & S: Food products; namely, bananas harvested in such a way as to have a minimal impact on the environment

Serial Number 76270890 Filing Date June 13, 2001

Owner (APPLICANT) Rainforest Alliance, Inc. CORPORATION NEW YORK 65 Bleecker Street New York NEW YORK 10012

Type of Mark CERTIFICATION MARK Register PRINCIPAL

Other Data The certification mark, as intended to be used by authorized persons, is intended to certify that those persons have met the standards established by Rainforest Alliance, Inc. (15 U.S.C.

Section 1051(b), as amended).

Live/Dead

Indicator DEAD Abandonment

Date February 22, 2002

在此案中，專利商標局認為申請註冊的標章只是一種單純對於商品之 記述或說明而已，「better bananas」的意思是為了闡述對於環境影響最小之 方法所生產的香蕉。但是就字面觀之，better bananas 並沒有完整的呈現商 品的識別性和其欲記述之內涵，因此認為其違反了美國商標法第 2 條第 5 項第1 款之事由：使用於申請人之商品係商品之說明或為欺瞞性之商品不

83 TMEP § 1306.08 Registration of Certification Mark on Basis of Foreign Registration

84 資料來源：USPTO-Trademark Electronic Search System(Tess)，

http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=5qirtr.2.1，最後瀏覽日：2006/11/13。

實說明，故因此事由而拒絕註冊。

第五項 地理標示

美國商標法並未對地理標示特別立法或於商標法中另立專章保護，因 此有關地理標示的保護必須以地理名稱透過商標法註冊程序而取得法律 上之保障。因此，美國對於地理標示並非採取積極保護的態度，美國對地 理標示之立場認為並沒有必要設立新的行政體制去確保，而是在現行既有 的體制下，由利害關係人自行去採取必要的法律行為已足⁸⁵，例如採取異 議、申請撤銷，或向聯邦法院提起訴訟等方法。在本節之中，將介紹美國 使用證明標章與團體商標來保護地理標示之制度。而美國也認為，將地理 標示以商標、團體商標或證明標章此種既有之制度保護，不僅產業界容易 運用，也不需政府及納稅人為創設新的地理標示註冊及保護制度投入額外 的資源（例如，人員或資金）。此外，就節省行政資源之觀點，在某一地 理區域的競爭者、企業以及標示權利人將主動關心涉及侵害以及違反認證 標準的問題。不另創設地理標示制度亦可節省行政之資源⁸⁶。下列即為美 國已註冊之證明標章與團體商標而具有地理標示功能者：

一、以證明標章保護地理標示之相關規範

以證明標章保護地理標示的做法，可見於TMEP § 1306.02。其中規 定：當地理名稱( geographical term)之使用目的在於證明商品源自於該特殊 地理區域時，該地理名稱可單獨或成為商標之一部份，以證明商品之出 處。此時地理名稱不需具備登記資格的第二層意義( secondary meaning )

87。當地理名稱在聯合式證明標章中（a composite certification mark）使用 於證明原產地時，審查官不應要求對該名稱放棄專用權，也不應以該商標 在地理上具有描述性為由而立即駁回該聯合式證明標章的註冊。但是，如 果在聯合式證明標章中使用的地理名稱不是用來證明原產地（例如：

California 被用來證明該水果是有機耕種

）

能夠用來證明原產地的標誌沒有必要限於由準確的地理術語組成的 名稱。變異的地理名稱（A distortion of a geographical term），或者地理名 稱的縮寫（an abbreviation of a geographical term），或者地理名稱的複合形

85 美國專利商標局「Geographical Indication Protection in the United States, United States Patent and Trademark Office」一文，頁 2。見：http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/

globalip/pdf/gi_system.pdf，最後瀏覽：2006/6/10。

86 同前註。

87 TMEP § 1306.02 Certification Marks That Are Indications of Regional Orgin