第三章 美國多方複審制度
第三節 請求時效規定
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司的申請。PTAB 最終書面裁定駁回 Cisco 公司的爭論理由，並解釋根據美國專 利法第311 條第(a)項規定，只要是非專利權人，任何人皆可以提出多方複審程 序申請，據此啟動多方複審程序。然而，Cisco 公司不服 PTAB 多方複審程序的 立案決定，向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。聯邦巡迴上訴法院首先考量，基於 美國專利法第314 條第(d)項規定，多方複審程序立案係屬終局決定且不得上 訴，聯邦巡迴上訴法院針對此爭點是否有審理權。聯邦巡迴上訴法院後來決定 進行審理，理由是專利讓與人禁反言爭點，與申請人多方複審程序請求的法律 實益，或PTAB 對系爭專利之專利性初步裁定無關。聯邦巡迴上訴法院認為，
美國專利法第311 條第(a)項明語顯示，專利讓與人已不再是專利權人，所以可 以對該專利提出多方複審程序請求。因此，聯邦巡迴上訴法院下結論：美國專 利法第311 條第(a)項明確規定讓與人禁反言在多方複審程序中無立場(no place)123。
實務上，發明人轉換職場是經常發生的事，在前公司基於職務上的發明而 讓與專利權給公司也是業界慣例，而後發明人轉任新公司，若新公司與前公司 有該專利相關爭端，就會涉及讓與人禁反言的問題，而在民事專利相關訴訟上 法院採取的態度，與PTAB 在多方複審程序上的態度是顯然不同，因此當事人 在訴訟策略考量上，應特別注意。
第三節 請求時效規定
根據美國專利法第311 條第(c)項規定，多方複審程序須在系爭專利獲准後 九個月，始得提出申請；若有專利授予後複審程序(PGR)申請在前，則在該專 利授予後複審程序終結後，始得提出申請。
然而，在美國專利法第315 條第(b)項規定，若系爭專利已在民事訴訟中主 張專利侵權，則申請人必須在本人，與該案實質利益當事人，或申請人之利害 關係人(privy of the petitioner)，針對該訴狀完成送達程序後一年內對系爭專利提 出多方複審程序請求，否則不得啟動該多方複審程序。關於此時效規定由於涵 蓋申請人的利害關係人及實質利益當事人，所以常發生爭議，近期最重要的案 例就是Wi-Fi One, LLC v. Broadcom corporation 案124，茲說明如下125,126：
123 Matthew J. Luneack, Assignor Estoppel Has “No Place” in IPR Proceedings, Nov. 27, 2018,
Retrieved from https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/federal-circuit-ip/assignor-estoppel-has-no-place-in-ipr-proceedings.html (May 24, 2020)
124 Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corporation, No. 15-1944 (Fed. Cir. 2017) (en banc)
125 王世仁，美國專利多方複審制度與相關法院判決，智慧財產權月刊，Vol. 243，2019 年 3
月，頁60-66
126 Charles W. Shifley, Late to File Your IPR, But the PTAB Says You're OK? Don't Worry, the Federal Circuit Can't Care, Sept. 27, 2016, Retrieved from
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本案原專利權人Ericsson 於 2010 年以三件系爭專利，在美國聯邦地方法院 提起專利侵權訴訟，控告十個被告專利侵權，其中包括D-link, Dell, Toshiba。
而被告當中第一個完成送達程序的時間是2010 年 10 月。聯邦地方法院判決原 告Ericsson 勝訴認定被告侵權，後來被告上訴至聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴 上訴法院於2014 年 12 月 4 日作出判決。雖然本案當事人 Broadcom 並非侵權 訴訟的被告，但是卻是被告D-link，Dell 與 Toshiba 系爭產品中，涉及系爭專利 技術之晶片的供應商，且對被告Dell 與 Toshiba 有產品的擔保責任。Broadcom 於2013 年對系爭專利提出多方複審程序，而原專利權人 Ericsson 將專利權讓與 給Wi-Fi One。而 Wi-Fi One 向 PTAB 主張不應立案，因為申請人 Broadcom 與 聯邦地方法院之專利侵權訴訟的被告D-link 有利益關係，而該訴訟案完成送達 程序已超過一年，依據專利法第315 條第(b)項規定，已超過時效規定，有時間 阻卻規定不應提出多方複審程序。且Wi-Fi One 向 PTAB 請求證據保全，調查 Broadcom 與 D-link 的利益關係，而其涉及境外搜證問題(D-link 是台灣公司)，
PTAB 要求 Wi-Fi One 提出相關證明，包括境外搜證證據存在的可能性，與該 證據足以證明其請求(motion)提及的利害關係的高可能性。因為 Wi-Fi One 並無 提出相關證據，因此PTAB 不受理其主張，也不受理再聽證請求。然而 Wi-Fi One 向聯邦巡迴上訴法院提出職務執行令(Writ of Mandamus)，但未被聯邦巡迴 上訴法院接受。因此，該多方複審程序順利立案啟動，且最終書面決定認定被 挑戰的權利請求項不具專利性，其中也提及因Wi-Fi One 並未舉證 Broadcom 與 D-link 的利益關係，所以多方複審程序之請求關於專利法第 315 條第(b)項的時 間阻卻事由不成立。
Wi-Fi One 後續向聯邦巡迴上訴法院提出上訴，主張應駁回或撤銷 PTAB 對 時間阻卻的決定，聯邦巡迴上訴法院合議庭駁回Wi-Fi One 主張，因為依照美 國專利法第314 條第(d)項規定，PTAB 對多方複審程序立案為終局決定且不可 上訴，聯邦巡迴上訴法院對該主張沒有管轄權。同時期2015 年 9 月 30 日 Achates Reference Publishing v. Apple Inc.案127的判決，聯邦巡迴上訴法院裁定多 方複審程序中因為時間阻卻事由的立案爭端，是不可以上訴的。聯邦巡迴上訴 法院維持該案的觀點，且提及Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee 案128，最 高法院尚未做出判決，Achates 案尚無須改判，因此時間阻卻事由的挑戰仍是不 可上訴的。
在聯邦巡迴上訴法院判決後，2016 年美國最高法院對於 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee 案的判決出爐，最高法院認為一般的判決都「強烈推
content/uploads/2016/09/ALERT-PTAB-Highlights.Shifley.09.27.16.pdf (March 25, 2020)
127 Achates Reference Publishing, Inc. v. Apple Inc., 803 F.3d 652 (Fed. Cir 2015)
128 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, No. 15-446 (S. Ct. 2016)
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定」可以司法審查，當國會有意去阻止司法救濟時，會從特定的詞語，特殊的 立法歷程以及從立法整體架構以推定該意圖，而且會有「清楚且具說服力」
(clear and convincing)的指示，以推翻前述的強烈推定。最高法院從法條上探討 國會立法時是否有推翻司法救濟的預設性，認為美國專利法第314 條第(d)項明 文規定「關於本條」(under this section)所做出的立案決定係屬終局決定且不可 上訴。也就是針對同條第(a)項權利請求項是否有合理可能性被挑戰成功所做出 的立案決定，必須禁止上訴，以防止依此類法律問題用司法來救濟多方複審程 序是否立案的認定。因為Cuozzo 案所提的爭點就是有關第 314 條第(a)項的議 題，所以裁定不可以提出救濟。
鑑於Cuozzo 案的判決說明，Wi-Fi One 請求聯邦巡迴上訴法院聯席(en banc)重審此案，然而全院聯席審理時就須考量是否應改判 2015 年的 Achates 案，決定是否讓美國專利法第315 條第(b)項時間阻卻事由得以請求司法救濟。
聯邦巡迴上訴法院全院聯席審理判決書中，首先引用美國最高法院Cuozzo 案及 1995 年 Gutierrez de Martinez v. Lamagno 案129的論點，認為對於行政處分聯邦巡 迴上訴法院採取可提出司法救濟的「強烈推定」，包括PTAB 之多方複審程序的 立案決定。根據此強烈推定，除非美國國會在法條中有清楚且具說服力的指出 不得上訴，才不能提出司法救濟。聯邦巡迴上訴法院全院聯席審理時認為根據 AIA 法案中的詞語，修法歷程及修法架構，並沒有清楚且具說服力的指出美國 國會意圖使專利法第315 條第(b)項的時間阻卻的裁定成為不可請求司法救濟的 事由。聯邦巡迴上訴法院從法條內容及架構解析，認為美國專利法第314 條第 (d)項規定：「PTAB 依據本法條做出多方複審程序立案與否之裁定，係屬終局判 決且不可上訴」，應該解讀僅侷限於第314 條內之相關規定，實質上就僅有第 314 條第(a)項，其規定二件事：多方複審程序立案的門檻；授與 PTAB 在門檻 條件達成的情況下，得以裁決不啟動多方複審程序。然而第314 條並沒有其他 關於立案與否的相關規定。第314 條第(a)項所定義的門檻也聚焦在特定權利請 求項的專利性，此立案裁定只是初步的，目的在於當兩造完整羅列系爭專利之 專利性的論點後，PTAB 依據其合理可能性，以裁定是否啟動多方複審程序，
此部分是不可以請求司法救濟的。
相較之下，第315 條第(b)項是攸關 PTAB 被授權啟動多方複審程序，此授 權與初步可專利性評估無關，或者即使「合理可能性」的門檻達成，PTAB 也 有權不啟動多方複審程序。依照第315 條第(b)項的規定，與初步可專利性評估 並無關聯，所以該項的時間阻卻並沒有辦法參照到第314 條第(a)項規定。而且 此時間阻卻也沒有針對特定的權利請求項，此時間阻卻僅與系爭專利侵權訴訟
129 Gutierrez de Martinez v. Lamagno, 515 U.S. 417 (1995)
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送達有關，與第314 條第(a)項並不雷同。再則，第 315 條第(b)項的時間阻卻也 沒有二階段程序，亦即初步決定與最終決定，所以第315 條第(b)項的時間阻卻 也不像第314 條係屬初步裁定而不可請求司法救濟。
聯邦巡迴上訴法院聯席審理同時採用最高法院在Cuozzo 案中解讀第 314 條 第(d)項的方式，唯有緊密關聯到第 314 條第(a)項規定，才會落入第 314 條第(d) 項禁止上訴之阻卻司法救濟。所以美國最高法院在Cuozzo 案的判決書中，明確 地指出不可請求司法救濟的事由，就只侷限於PTAB 的裁定緊密關聯到初步可 專利性的決定所做出之多方複審程序立案之裁定。至於多方複審程序的申請人 是否符合第315 條第(b)項規定，與可專利性無關，亦即與第 314 條第(a)項無緊 密關聯。
最後聯邦巡迴上訴法院全院聯席判決第315 條第(b)項之時間阻卻事由，不 受第314 條第(d)項的阻卻司法救濟拘束，是可以提出上訴的。同時改判 2015 年的Achates 案，並將本案發回聯邦巡迴上訴法院原審判庭重審。
然而，在2020 年 4 月 20 日美國最高法院對於 Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP 案件130，作出了相反的判決。案件內容簡述如下131：
系爭專利為美國專利第5,818,836 號，2001 年 9 月 14 日原專利權人
Inforocket.Com, Inc.(“Inforocket”)在聯邦地方法院起訴 Keen, Inc.(“Keen”)侵害系 爭專利。
2003 年 3 月 21 日因為被告 Keen 收購了原告公司 Inforocket，所以雙方和 解，以可再訴的自願撤訴(voluntarily dismissed without prejudice)結案。
後來，2003 年 Keen 更名為 Ingenio, Inc. (“Ingenio”)。
2004 年 4 月 20 日 Ingenio 對系爭專利提出單方複審程序(Ex Parte
Reexamination)，其中原權利請求項 1-12 項被取消，而修正加入了新的權利請 求項22-30 項。
2008 年 1 月 Ingenio 被 AT&T 收購，並更名為 Ingenio, LLC。
2012 年 4 月 AT&T 賣掉 Ingenio，Click-to-call Technology LP(“Click-to-call)
2012 年 4 月 AT&T 賣掉 Ingenio，Click-to-call Technology LP(“Click-to-call)