第二章 美國專利侵權訴訟中的專利無效程序
第三節 舉證責任與舉證程度
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定，原專利應清楚且明確地(clearly and unequivocally)揭露新主張的權利請 求項69。
六、關於說明書的規定
實務上，在AIA 發明法將缺乏揭露最佳實施例排除作為訴訟中主張專 利無效之理由後，在專利侵權訴訟中，以美國專利法112 條主張專利無效 的案件就減少很多，而主要以專利說明書揭露不足，致使系爭專利無法實 施或界定不明確而主張無效的態樣呈現。由於此部分的理由會與美國專利 法第101 條的規定有部分重合，所以在實務上應用的較少70。較值得一提的 是，近年的In Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc.案件71中，原本聯邦巡 迴上訴法院針於美國專利法第112 條對於專利有效性的規定，係以說明書 之揭露足以讓權利請求項為「得以解釋」(amenable to construction)，並非
「無法解決的模糊」(insolubly ambiguous)，即可判斷為權利請求項仍為明 確。然而，此判斷標準被聯邦最高法院駁回，認為該標準不符合「合理的 明確性」(reasonable certainty)72，最後聯邦巡迴上訴重審時回歸「合理的明 確性」(reasonable certainty)標準，也就是依照內部證據(intrinsic evidence)判 斷是否讓熟習該技藝者得以清楚理解其權利範圍，來決定是否符合美國專 利法第112 條之規定。
綜上所述，在專利訴訟中可以據以提出專利無效的理由很多，然而值得注 意的除了新穎性及非顯而易見性相關理由可以做為多方複審程序的理由外，其 他的理由都不能作為多方複審程序的主張。此部分在下一章會再進一步說明。
第三節 舉證責任與舉證程度
如本章第一節所提及，在美國民事訴訟程序中，證據開示程序是最具特 點，最漫長，最耗費人力與資源，最重要，也是最昂貴的程序。依照美國民事 訴訟程序法第26 條第(b)款的規定兩造對於任一方主張(claim)或抗辯(defense)有 關聯的相關證據，都具有揭露/提供的義務。因此，兩造都可以透過證據開示程 序取得對造或第三方與案件相關的證據，以期在系爭案件審理，或事實審理
69 Nathan J. Lee & Jeremy Anapol, Reissue Patent Claims Not “Clearly and Unequivocally” Supported in Original Patent Are Invalid, Retrieved from https://www.knobbe.com/news/2019/06/reissue-patent-claims-not-“clearly-and-unequivocally”-supported-original-patent-are (May 12, 2020)
70 Michael G. Babbitt and Smitha B. Uthaman, The Future of Section 112 Patent Defenses: Catching up to Section 101?, Intellectual Property &Technology Law Journal, Volume 30, Number 12, pp. 3-6, December 2018
71 Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc., No. 12-1289 (Fed. Cir. Apr. 27, 2015)
72 NAUTILUS, INC. v. BIOSIG INSTRUMENTS, INC, No. 13-369 (S. Ct. June 2, 2014)
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時，相關事實可以完全地呈現，而不會有不確定的情形，以獲得公平的審判。
在證據開示程序中常見的搜證方式有：
(1) 口頭詢問方式取得宣誓證詞(Deposition upon Oral Examination) (2) 書面詢問方式取得宣誓證詞(Deposition upon Written Questions) (3) 書面問卷(Written Interrogatories)
(4) 請求提出文件或物品(Request for Production of Document or Things) (5) 請求自認(Request for Admission)
(6) 請求進入土地或其他財產以便進行勘驗(Request for Permission to Enter upon Land or Other Property for Inspection and Other Purposes)
(7) 請求特定人做身體及心理檢查(Physical and Mental Examination)
上述的搜證請求在法院的同意下，對應的該造就有義務揭露或提供對應的 證據，而法院同意與否就涉及舉證責任的認定。
第一項 提出證據的責任及證明責任與舉證程度73
所謂舉證責任分為二部分：一為主張事實的一方，應就該事實提出證據，
即「提出證據的責任」(Burden of Production)；另一為提出證據的一方，應就其 所提出的證據，有責任說服事實審理者該證據具有證明力，使該證據得以被採 納及採信，以證明事實的存在，即「證明責任」(Burden of Proof)(或稱說服責 任)。更進一步來說，提出證據的責任可以說是當事人應提出充分的證據，以避 免對主張之事實產生有害的認定。由於如上述美國民事訴訟程序法規定二造皆 負擔對證據揭露及提供的義務，因此對於同一事實或爭點，提出證據之責任可 能會轉移至另一造，然而證明責任會依附於提出證據者。
而所謂舉證程度則與證明責任有關，因為在諸多訴訟案件的審理程序中，
經常會涉及已經發生的事實，而事實審理者並非當事人，無法確實知道當時發 生的所有事實內容，只能依據所提供的證據決定可能發生事實的相信。而該相 信的強度即是證明責任中，事實審理者被說服的程度。而舉證程度的標準影響 證明責任者必須負擔說服事實審理者之確定性，當然也會直接影響訴訟判決的 結果。因此舉證程度的規定，可以顯示大眾建議事實審理者，考慮到大眾對於 特定類型的判決，做成事實結論的正確性，期望感到滿意的程度。其中重要的 考量就是，大眾對於訴訟中所涉及利害關係之評價。
在專利相關的民事訴訟中，有二個主要的舉證程度標準，一為「優勢證 據」(Preponderance of the Evidence)，另一為「清楚且具有說服力證據」(Clear and Convincing Evidence)。所謂優勢證據原則是指事實審查者，依據事實存在
73 蔣瑞琴，美國專利侵權訴訟之證據能力與舉證責任，國立交通大學，頁 87，2006 年 6 月
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負擔舉證責任者所提供的證據，在發現有利於舉證責任方之事實前，相信事實 存在的可能性，大於事實不存的的可能性。換句話說，優勢證據原則是指在事 實審理中，在事實被發現前，比較證據後，以較具說服力的證據所支持的事實 作為認定事實。簡而言之，所謂優勢證據主義是指所提出的證據較他造所提出 之證據更具有說服力74。而具備這樣條件的證據即認定為優勢證據。清楚且具 有說服力相較於優勢證據，為較高之舉證程度標準。清楚而具有說服力之證據 係指，該證據在事實審查者心中，致使產生其所聲稱之事實為真實之確信(firm belief)或說服力。因為該證據清楚，直接，有份量及具有說服力，致使事實審 查者對於爭點確切事實的真實性，清楚地被說服，沒有遲疑，進而產生認為該 事實為真實的合理確信。
在專利侵權訴訟中專利權人與被告都各自負擔對部分事實具有提出證據的 責任，專利權人主要針對專利的權利，專利的侵害以及損害要負擔提出證據的 責任。由於系爭專利係經美國專利商標局審查後而賦予專利權，所以法律上被 推定為有效，基於程序上及社會成本之考量，有不可否認的優勢地位。因此在 專利侵權訴訟中，專利權人僅以一般民事訴訟程序中的優勢證據，即可滿足其 舉證責任。
對於被告而言，根據美國專利法第282 條規定：「專利權應被推定為有 效…..主張專利權全部或任何權利請求項為無效者，其舉證責任應由主張者負 擔。」75然而被告若欲進行專利無效抗辯，必須以清楚且具有說服力證據，推 翻系爭專利的有效性推定。如Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.判決 中所言：「專利法第282 條規定下，專利權為推定有效，攻擊其有效性者具有藉 清楚且具有說服力證據，支持無效主張之責任。」76(Under 35 U.S.C. §282, a patent is presumed valid, and the one attacking validity has the burden of providing invalidity by clear and convincing evidence.)
第二項 專利無效要件的舉證原則
以下茲針對上節所述的專利無效要件，被告應負擔的舉證責任及舉證程度 進一步分析：
一、關於違反專利性相關資訊的揭露義務：
關於此專利無效主張被告負擔提出證據責任，且證據必須清楚且具有 說服力。如上一節所舉案例來說，被告所取得證據皆是在證據開示程
74 Greenwich Collieries v. Director, OWCP, 990 F. 2d 730, 736 (CA3 1993)
75 35 U.S.C. 282
76 Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1375, 231 U.S.P.Q. (BNA) 81, 87 (Fed.
Cir. 1986)
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序中，所取得與系爭專利相關事證，例如相關案件的專利審查記錄 (file wrapper)，相關研發人員的研發/工程記錄，與專利代理人的聯絡 記錄等等。而這些證據一般都符合「清楚且具有說服力」的程度。
二、關於可予專利之標的（可專利適格性）
關於美國專利法第101 條規定，有關於專利適格性的問題，係屬於事 實問題，如上一節所述，法院審理時係就系爭專利本身的實質技術內 容檢視之，並無需原告或被告提出額外相關事證，因此兩造並未負擔 提出證據責任。然而值得一提的是，此爭點在上訴時，聯邦巡迴法院 則是以「明顯錯誤原則」(clearly erroneous standard)進行審理。
三、關於新穎性(Novelty):
對於系爭專利採取缺乏新穎性的專利無效抗辯時，被告應該負擔提出 證據責任。若被告提出之證據係為系爭專利申請日前已獲准或已申請 之專利專利文獻，則符合「清楚且具有說服力」的證據，然而實務上 這種情形很少見。若被告提出之證據屬於「系爭專利有效申請日前，
所請發明載於印刷刊物、公開使用、為販售之用，或以其他方式可為 公眾取得」，則仍須符合「清楚且具有說服力」的證據。然而關於缺 乏新穎性之專利無效抗辯的舉證程度，微軟公司曾在Microsoft Corp.
v. i4i Ltd. Partnership77案件中試圖主張該抗辯的舉證程度應該為「優勢 證據」而非「清楚且具有說服力」，然而最終並沒有被最高法院所接 受。該案件曾為業界所矚目之案件，茲簡述如下78：
系爭專利為美國專利第5,787,499 號專利(‘449 專利)，系爭專利系 有關於一種編輯電腦文件的改良方法，跟可延伸式標記語言(Extensible Markup Language, XML)相關，對於編輯 XML 文件是很重要的技術，
也應用於微軟公司的Word 應用程式中，讓 Word 可以編輯 XML 文 件。系爭專利所有權人i4i 公司於 2007 年向美國德州東區聯邦地方法 院泰勒分院(The Eastern District of Texas Tyler Division)，提出對微軟公 司的專利侵權訴訟，主張微軟Word 2003, Word 2007 侵害該系爭專 利。微軟公司於訴訟中提出反訴主張系爭專利無效，主要理由為系爭 專利有效申請日的一年前，i4i 公司已販售實施該專利技術之軟體程式 S4，違反美國專利法第 102 條之規定而缺乏新穎性。然而 S4 軟體程 式的原始碼在i4i 與客戶 SEMI 間的專案完成後就被銷毀，所以只能透 過二造證人的證詞來判斷。原告的證人是系爭專利的發明人，證稱S4
77 Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. 91 (2011)
78 余俊璉，從美國聯邦法院 Microsoft v. I4I 案論跨國企業專利保護與創新之衡平，東吳大學，
頁52-70，2013 年 9 月