第三章 美國多方複審制度
第二節 請求之要件
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序，提出針對專利權人答辯的回應，以及針對專利權人權利請求項修 正之反對請求。然後原則上提供專利權人一個月的時間進行進一步的 證據開示程序，以及針對申請人對其權利請求項修正的反對請求之答 辯。如前所述，多方複審程序具備行政程序特性，所以除了對各階段 程序有嚴格時間限制外，對於相關書狀之提出也有嚴格字數或頁數限 制111。此外，答辯相關的書狀只能針對對應反對請求中所提出的爭點 進行回應，不得提出新的爭點或主張，以避免審判範圍之旁出。
值得一提的是，在證據開示程序與末端程序的進行過程中，兩造當 事人都可以提出排除不允許列入的證據，直到進入口頭審理程序。當 兩造當事人已將所有該提出的資料，宣誓證詞與相關程序完成，任一 方可在多方複審程序進行至尾端時提出口頭辯論(Oral Argument)請 求。在口頭辯論中，兩造都可以對己方所提的事證進行論述，也可以 辯駁對造之事證，但是兩造都不可以在此階段提出超出先前所提出資 料以外的新事證。實務上，PTAB 會先聽取申請人的口頭論述，再聽 取專利權人的口頭論述。口頭辯論結束後，PTAB 必須於法定的複審 程序期限內作出最終決定。
另外值得注意的是，除了當事人於程序中和解撤回，或因其他因素 駁回，PTAB 皆會做書面決定以終結案件，但即使兩造當事人和解，
PTAB 亦有權限就其管轄權，對案件專利有效性，與美國專利商標局 相關事務等有關事項做成書面決定。在這部分PTAB 不受當事人拘束 的權限，以及兩造當事人參與程序與否並非程序進行之要件，保留了 行政程序的特徵。
綜上所述，多方複審程序導入證據開示程序，兼備民事訴訟特徵也保留行 政程序特徵與過去挑戰專利有效性的行政程序大不相同，當事人應該充分了解 其差異性，才能靈活策略運用。
第二節 請求之要件
與民事專利侵權訴訟的專利無效程序比較，多方複審程序的請求要件可以 從二個面向來討論，一個是請求的理由（事的部分，客體），另一個是請求的主 體（人的部分）。
關於請求的理由的部分，根據美國專利法第311 條第(b)項規定，申請人只 能針對系爭專利之一個或多個權利請求項，依據不符合美國專利法第102 條，
111 37 C.F.R. 42.24
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的合理可能性(reasonable likelihood)，即可以啟動多方複審程序。而在 Nestlé Purina Petcare Co. v. Oil-Dri Corp. of America112案件中，PTAB 更闡明此項規定的 標準113，對於挑戰系爭專利「顯而易見性」的主張，申請人只要提出大量的引 請書上應表明列舉與該案具有實質利益當事人(Real Party-in-Interest, RPI)115，而 且實質利益當事人與申請人同樣受類似既判力，禁反言，排除條款等的約束，112 Nestlé Purina Petcare Co. v. Oil-Dri Corp. of America, Case IPR2015-00737 (PTAB, Sept. 23, 2015) (DeFranco, APJ)
113 Ryan Vachon, Threshold for Institution Is Preponderance of Evidence, Nov. 11, 2015, Retrieved from
https://www.mondaq.com/unitedstates/patent/442672/threshold-for-institution-is-preponderance-of-evidence (Feb. 12, 2020)
114 35 U.S.C. §311(a)
115 35 U.S.C. §312(a)(2)
116 35 U.S.C. §315(a)(1)
117 35 U.S.C. §315(a)(2)
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此外，近期美國最高法院在Return Mail Inc. v. United States Postal Service119 案件中裁定政府機關不可以提出多方複審程序的請求120。主要理由是認為政府 機關不應視為「人」，不符合美國專利法第311 條第(a)項規定(a person who is not the owner of a patent)，所以不可以提出多方複審程序請求。
另外值得注意的是：關於前章第五節所提及，專利無效抗辯中專利讓與人 的禁反言限制，在多方複審程序中對申請主體並沒有相關的限制，在近期 Arista Networks, Inc. v. Cisco System, Inc.121判決中，聯邦巡迴上訴法院裁定專利 讓與人禁反言(Assignor Estoppel)並不適用於多方複審程序122。此爭點經常在多 方複審程序當中被挑戰，實務上也經常會發生。以Arista Networks, Inc. v. Cisco System, Inc. 案件為例，系爭專利的發明人原為 Cisco 公司的員工，且當時將該 系爭專利讓與給Cisco 公司，其後該發明人離開 Cisco 公司，且成為 Arista 公司 的共同創始人之一。當Arista 公司針對系爭專利向 PTAB 提出多方複審程序申 請時，專利權人Cisco 公司爭論 PTAB 應基於讓與人禁反言，而拒絕 Arista 公
118 35 U.S.C. §315(a)(3)
119 Return Mail Inc. v. United States Postal Service, No. 17–1594, 587 U.S. ___ (2019)
120 William C. Rowland, Roger H. Lee, Supreme Court: Government Cannot Challenge Patent Validity in IPR, June 24, 2019, Retrieved from https://www.bipc.com/supreme-court-government-cannot-challenge-patent-validity-in-ipr ( Feb. 12, 2020)
121 Arista Networks, Inc. v. Cisco Systems, Inc., No. 17-1525 (Fed. Cir. Nov. 9, 2018)
122 李秉燊，讓與人禁反言不適用於 IPR 程序：2018 年 Arista Networks Inc v Cisco Sys 案，北美 智權報，227 期，2018 年 12 月 26 日，Retrieved from
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_181226_050 1.htm (May 17, 2020)
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司的申請。PTAB 最終書面裁定駁回 Cisco 公司的爭論理由，並解釋根據美國專 利法第311 條第(a)項規定，只要是非專利權人，任何人皆可以提出多方複審程 序申請，據此啟動多方複審程序。然而，Cisco 公司不服 PTAB 多方複審程序的 立案決定，向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。聯邦巡迴上訴法院首先考量，基於 美國專利法第314 條第(d)項規定，多方複審程序立案係屬終局決定且不得上 訴，聯邦巡迴上訴法院針對此爭點是否有審理權。聯邦巡迴上訴法院後來決定 進行審理，理由是專利讓與人禁反言爭點，與申請人多方複審程序請求的法律 實益，或PTAB 對系爭專利之專利性初步裁定無關。聯邦巡迴上訴法院認為，
美國專利法第311 條第(a)項明語顯示，專利讓與人已不再是專利權人，所以可 以對該專利提出多方複審程序請求。因此，聯邦巡迴上訴法院下結論：美國專 利法第311 條第(a)項明確規定讓與人禁反言在多方複審程序中無立場(no place)123。
實務上，發明人轉換職場是經常發生的事，在前公司基於職務上的發明而 讓與專利權給公司也是業界慣例，而後發明人轉任新公司，若新公司與前公司 有該專利相關爭端，就會涉及讓與人禁反言的問題，而在民事專利相關訴訟上 法院採取的態度，與PTAB 在多方複審程序上的態度是顯然不同，因此當事人 在訴訟策略考量上，應特別注意。