第四章 雙軌制之衝突與競合---以相關判例探討
第二節 請求項的修改
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
在我們的專利系統中。美國專利系統採雙軌制，一為美國專利商標局，另一為 法院，用來審查及裁定專利權利請求項。」然而，美國專利系統針對這樣可能 的矛盾，應會在聯邦巡迴上訴法院當中得到整合，因為專利有效性一旦上訴到 聯邦巡迴上訴法院，其判決對PTAB 的最終決定或聯邦地方法院的判決都會有 約束力。
然而，對此矛盾現象自2018 年 11 月 13 日後已不復存在，因為美國專利商 標局(USPTO)於 2018 年 10 月 11 日正式公告，PTAB 所管轄的專利複審程序(包 括多方複審程序IPR, 專利授予後複審程序 PGR，商業方法專利的過渡性方案 CBM)中對權利請求項的解讀標準，從 BRI 標準變更為 Phillips 標準，且於 2018 年11 月 13 日正式實施。自此，PTAB 與聯邦法院及美國國際貿易委員會 ITC 對於權利請求項的解讀會一致。且美國專利商標局於公告中還提及，PTAB 在 審理IPR, PGR 或 CBM 案件時，若在聯邦法院或 ITC 對系爭專利之權利請求項 已有解讀之裁定，且及時做成程序紀錄，PTAB 將會考慮參酌。從此 BRI 標準 僅會出現在專利申請審查時，訴願，及再發證請求程序。
值得注意的是，縱然聯邦地方法院與PTAB 對權利請求項的解讀標準一致 化，但在兩造對權利請求項解讀辯證的時候，舉證標準還是不一樣，PTAB 採 用優勢證據，聯邦地方法院採用清楚且具說服力的標準，是否仍可能造成解讀 結果不一致，是後續值得觀察的議題。再者，如果專利侵權訴訟與多方複審程 序並行時，PTAB 因為有送達程序完成後一年內需提出的時效限制，會在訴訟 早期就啟動，且PTAB 有 18 個月的審理期限，縱使聯邦地方法院沒有暫停訴訟 而繼續審理，但完成馬克曼聽證會後，待法院發布馬克曼命令(權利請求項解讀 確定)，當事人要及時加入多方複審程序的紀錄中，由 PTAB 參酌的機會應該不 大。反過來說，若侵權訴訟中的被告提出多方複審程序，且對聯邦地方法院專 利侵權訴訟案之訴訟中止請求被接受，待PTAB 完成最終書面決定後，聯邦地 方法院是否會參照PTAB 在多方複審程序中對權利請求項的解讀，也是值得觀 察的。
第二節 請求項的修改
在專利侵權訴訟中系爭專利的權利請求項是不容許修改的，然而在多方複 審程序中卻容許專利權人可能有一次修正權利請求項的機會。儘管如前章第一 節所述，實務上在多方複審程序中成功修正權利請求項的案件並不多，但一旦 PTAB 同意專利權人的修正請求，就算依照美國專利法第 316 條第(d)項第(3)款 規定，修正或替代的權利請求項不得擴大範圍，且不能導入新事項。然而，修 正後的權利請求項，很可能實質上影響正在進行中的專利侵權訴訟。依照美國
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
專利法第318 條第(c)項規定，在多方複審程序中所提出被裁定具有專利性之修 正或新增的權利請求項，將會產生「介入權」(intervening rights)，其效用等同 於美國專利法第252 條中所述再發證專利的效用。所謂的介入權係指依據美國 專利法第318 條第(b)項規定，多方複審程序中 PTAB 做成最終決定後，待上訴 期限屆滿或上訴終結，以達到終局決定時，美國專利商標局需公告發行一認 證，撤銷最終決定中裁定不具專利性的權利請求項，並認證裁定具專利性的新 增或修正的權利請求項。除非修正或新增的權利請求項與原先的權利請求項實 質相同，否則在原專利公告後到公告更正的期間，若有施行更正後的權利請求 項者，得以主張介入權，以免除其損害賠償責任。也就是說，新增或修正的權 利請求項於公告後其效力不得溯及既往。
而美國專利法第252 條中提出了二種介入權：一種是絕對介入權(absolute intervening rights)，另一為衡平介入權(equitable intervening rights)。絕對介入權 僅及於再發證前已製造，購買，販賣，或使用的施行品，但不及於方法或製程 的施行。相對來說，衡平介入權則視情況酌定的，適用於產品及製程，甚至可 適用再發證公告後的產品，只要再發證前在產品發展中已完成實質的準備 (substantial preparation was made)。所以當專利侵權訴訟與多方複審程序並行 時，若在聯邦地方法院審理終結前(無論訴訟是否因多方複審程序而暫停)，多 方複審程序已有結果(確認之最終決定)，聯邦地方法院必須審酌二件事：一、
在多方複審程序中是否伴隨修正或新增的權利請求項；二、與原權利請求項比 較，修正或新增的權利請求項是否包括實質的變更185。
實務上，當修正或新增的權利請求項加入專利侵權訴訟中，被告需要評估 既有被告的系爭侵權產品或製程，是否仍落入修正或新增的權利請求項的權利 範圍；是否有其他產品或製程，會因為修正或新增的權利請求項，而有侵權的 風險。當然，對於修正或新增的權利請求項要重新準備訴訟的攻防。然而，專 利權人若欲將修正或新增的權利請求項加入到專利侵權訴訟中，也需要進一步 調查被告系爭產品或製程是否仍構成侵權，並同時進行侵權主張，且調查是否 有其他的產品或製程會因而侵權，一併於訴訟中主張。若專利權人沒有做好上 述的工作，法院有可能因此拒絕審理修正或新增的權利請求項。
近期IXI Mobile (R&D) Ltd., et al., v. Samsung Elec. Co. Ltd.案件186及IXI
185 Ming-Tao Yang, Patent Damages “Zero Out” After IPRs– Intervening Rights and Patentees’
Admissions, Dec. 9, 2014, Retrieved from https://www.finnegan.com/en/insights/articles/patent-damages-zero-out-after-iprs-intervening-rights-and.html (June 2, 2020)
186 IXI Mobile (R&D) Ltd., et al., v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al, Case No. 15-cv-03752 (CAND 2019-10-11, Order)
‧
(‘532)、第 7,039,033 號(‘033)、第 7,016,648 號(‘648)，共 41 項權利請求項，在 紐約南區聯邦地方法院控告Samsung 及 Apple 侵權，隨後於 2015 年 8 月轉移 審查程序(ex parte reexamination)，而其在聯邦巡迴上訴法院的上訴暫停，因為 IXI 在單方再審查程序中提出修正及新增權利請求項。2018 年 2 月 1 日 PTAB1. IXI 沒有盡其勤奮義務(diligent)，IXI 不可以僅因在單方再審查程序中，
加入新權利請求項，就請求修改侵權主張及主張的權利請求項。IXI 應
187 IXI Mobile (R&D) Ltd., et al. v. Apple Inc., Case No. 15-cv-03755
188 Brad M. Scheller, Rithika Kulathila, Can Infringement Contentions be Amended to Add New Claims Resulting from an Ex Parte Reexam Filed after IPRs Invalidated Some but Not All Claims?, Nov. 5, 2019, Retrieved from https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2019-11-can-infringement-contentions-be-amended-add-new-claims (June 2, 2020)
189 Stephanie Brooker, Gasper LaRosa, Trial Court Denies Amendment of Contentions To Add Reexam Claims Following Successful IPR, Oct. 22, 2019, Retrieved from
https://www.jdsupra.com/legalnews/trial-court-denies-amendment-of-24721/ (June 2, 2020)
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
入待決的專利侵權訴訟中，但專利權人要做足功課，提供聯邦地方法院關於修 改或新增的權利請求項造成的實質變更，以及調查被告針對修正或新增權利請 求項，在市場上潛在的侵權產品。而對被告也應該盡快做因應，適時的提出
「介入權」請求。