第四章 日本職務發明適當報酬之不合理性判斷
第三節 實體審查之意義
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未行協議之理由232，不應逕認為不合理，需綜合整體程序進行之狀況及實質溝 通之程度進行判斷。
第三節 實體審查之意義 第一項 實體審查之定位
司法審查的界線，將牽動企業如何處理公司內之發明獎勵制度，尤其在 Olympus 事件後，法院認定特許法第 35 條之效力得推翻當事人間之規程約定，
具有強行規定之效力。法院對於相當利益之判斷凌駕於當事人間之約定，致使 產業界人心惶惶。在2004 年修法之時，立法者參照勞動法提出了程序審查架 構，要求法院退出第一線之判斷，僅須審視當事人間相當利益自規程形成至具 體發放獎勵整體過程之合理性。
如將相當利益之司法審查，由實體審查改為程序審查，除非當事人間未約 定何為相當利益，或者該相當利益不合理，原則上法院即應予以尊重而不介 入。然而在法院的角度而言，除了檢視形式上當事人間之協議互動是否均衡以 外，是否仍有直接介入評價實體內容的空間？
第一款 如何進行實體審查
首先應予說明何謂相當利益之實體要素，學說上有認為原則上有如何給予 獎勵之基準具體內容、利益之金額或內容（金錢以外之經濟利益）等。且得參 考第 7 項所明列之要素，但毋庸判斷出精確相當利益金額。故可參考過往實務 進行實體審查所提出之各項指標，但只需大致得出一定範圍足以判斷合理性即 可，以此將第 5 項不合理性判斷之實體審查和第 7 項法院判斷相當利益具體內 容之實體審查計算作區別233。
232 指針第三、三、4。
233 認定不合理性判斷未必要斟酌第 7 項之判斷要素者：中山信弘，同註 4，頁 74。飯塚卓也，
同註 17，頁 45。神谷厚毅，同註 141，頁 35。愛知靖之，職務発明規程の「不合理」性判断 :
「実体面」をどこまで考慮することが可能か，Law & technology : L & T，71 期，頁 6、8，
2016 年 4 月。至於舊法下第 5 項判斷要素之解釋適用，請參照：特許庁総務部総務課制度改正 審議室，同註 143，頁 165-166。
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關於法院如何客觀認定相當對價（利益），需先判斷「使用者等就系爭發明 所可得之利益額」。由於特許法允許企業在未獲得職務發明之權利時仍具有實施 之權利（通常實施權），如欲取得依該權利而排他之利益，方才需要進一步向發 明人約定取得，並支付相當利益。故計算相當利益時即須以獨占排他之利益為 計算之基準，而使用者實施技術所取得之利益則應予以排除。惟獨占利益應如 何計算，現實中有其困難，日本司法實務之見解亦多有不同234。再進而計算發 明人對於該職務發明所產生獨占利益之貢獻程度，由產業生產鏈觀察，考量使 用者所承擔之負擔及其貢獻。此外應另予斟酌其他部門之從業者在實現發明所 付出之貢獻，以及共同發明人之貢獻比率。以此為基礎判斷相當利益（對價）
之給付是否顯失公平，而不具合理性。至於評斷是否具備合理性之標準應在於
「誘因功能之發揮」，以回應特許法之立法目的235。
此外，本論文認為進行實質審查可以由應給付之利益以及已給付之利益兩 個角度觀察，除了前者以職務發明本身之客觀價值判斷已如前述，即為日本目 前學說所討論者。而後者則係由相當利益是否合理之判斷應以已給付之利益是 否發揮誘因功能之觀點出發，從而如前章所述本論文認為經濟性、牽連性、與 個人性此三項指標應作為實體判斷之要素，而非相當利益之要件。而在修法開 放金錢以外之利益亦得作為相當利益時，此三項指標之重要性更加提升，藉此 以判斷個案中所給付之獎勵是否有辦法發揮促進研發動機之功能。而加入此一 觀點則第 5 項與第 7 項之審查即有明顯不同。且本論文將於第五章逐一討論各 項具體例在運用上之優劣以及適用三項指標上值得注意之處。
234 關於「獨占利益」之計算，理論上首先由專利之品質或是商業化之價值評斷專利之價值，再 減去使用者就職務發明能依第35 條第 1 項所能取得之通常實施權之價值。具體則依據自己實 施、授權他人、兩者皆有等三種情形為主要區分。舊法下（適用2004 年修法前之法律者）實務 見解應如何判斷相當對價，日本司法實務之脈絡分析，請參照：田村善之，使用者が職務発明 を自己実施している場合の「使用者等が受けるべき利益の額」の算定手法について--実施許 諾を併用している場合の処理，知的財産法政策学研究，27 期，頁 1-17，2010 年 2 月。另外 我國相關論文則請參照：汪渡村，同註27，頁 19-26。劉國讚，同註 2，頁 24-28。本論文所介 紹之野村證券案件判決亦有針對相當對價之金額進行討論。
235 飯塚卓也，同註 17，頁 45。
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涉，於對價（利益）之決定程序中並無問題，法院即不應介入審查。惟畢竟對 於當事人而言重要的是獎勵之內容，若制訂完成之基準顯然不合理，且算出之 對價（利益）之價值遠低於發明之價值，縱使勞雇雙方已充分協議，法院仍得 例外介入審查。於特許廳所發行之手續事例集中，同樣採取此見解。在法條之 解釋上，第35 條第 5 項中所例示之三項程序要素以外，「…等」則保留其他程 序要素以及實體要素之審查，惟合理性審查之進行仍應以程序三要素作為首要 之考量，於一定之例外情形下方得採納實體要素作為不合理性判斷之標的，以 提高合理性審查之預測可能性239。
第二款 程序目的說
此說認為，不應承認實體審查之例外，只要程序合法正當，當事人所議定 之相當利益內容即屬合理，不得再以第35 條第 7 項認定相當利益之內容。亦即 第5 項中的「…等」應僅限定在程序事項。法院應尊重健全之勞動環境下，勞 雇雙方藉由正當程序所導出之「利益」240。
採此說之理由有二，首先乃納入實體審查之要件為何？既然已經改採程序 審查，實體審查理應退居補充性要素的地位，在何種情形下必須納入實體審 查？在操作上需留意反客為主之狀況。實體審查中，否定合理性之案例，通常 在程序上亦有瑕疵，例如以曖昧、恣意的基準為基礎給予發明獎勵，難謂符合 正當程序。又或是欠缺律師等專家作成相關基準，程序也可能不盡合理，出現 相當利益遠低於發明價值之情形往往在程序層面有不合理之處，透過程序審查 即可判斷，毋庸再開啟例外。另一方面，從第三人角度認定顯然不合理的情形 下，是否有可能仍係該公司之實際經營狀況或事業化流程繁雜所導致的合理結 果？例如業績起伏不定，連薪水、紅利都不得不減少的公司經營困境，或實施
知靖之，同註 233，頁 2-4。横山久芳，同註 97，頁 43-44。深津拓寛等，同註 17，頁 159-160。中山一郎，同註 236，頁 263-264。
239 特許庁，新職務発明制度における手続事例集，頁 7-9，2004 年 9 月。
240 高橋淳，同註 106，頁 74。
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發明成果的事業化流程相當遙遠，機率極低，低額的發明獎勵或許仍屬合理。
再者，修法寬認得以金錢以外利益發放獎勵之後，法院將如何判斷「留學 之機會」、「人事升遷」與發明成果之價值？如何判斷發明誘因是否有負面影 響？假設法院有能力判斷，亦不適合介入公司的體制，應對於公司的整體制度 予以尊重，由企業設計恰當之制度於市場中自由競爭。
第三款 本項小結
2004 年修法時，第 35 條第 4 項規定之合理性審查要素為「…制定用以決 定相當利益內容的基準時使用者等與從業者等之間的協議狀況、該基準的開示 狀況、決定相當利益內容時自從業者等的聽取意見狀況等…」241，其中「等」
這個字如何解釋，通說認為除了三項主要之程序事項為判斷要素之外，尚須考 量整體之程序經過，以及實體要素，例如相當對價之金額、給付之方式、其他 待遇等等。
然而，2015 年之修法，保留了相同的條文內容，僅僅將「相當對價」修改 為「相當利益」等文字修正，對於此部分的條文未予更動，理論上應維持相同 之解釋，亦即保留了法院實體審查之空間242。反對見解則認為本次立法目的本 即應為提高法律預見可能性以減少訴訟風險，目的解釋下應採程序目的說。
象徵官方見解之指針對於本議題並無明示採取何種見解，其對於基準之制 定規範相當開放，對於基準之實體內容，並未要求企業依照過往之裁判例所提 出之標準，得以勞雇雙方自由協議以決定基準之內容，尊重企業自主設計適當 之獎勵制度，然司法權是否應介入審查卻隻字未提。故兩派見解仍分別有解釋 空間，支持程序手段說者認為，指針說明了必須參考所有自既定基準至給付獎
241 原文為：「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対 価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、
策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の 聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる ものであつてはならない。」
242 愛知靖之，同註 233，頁 9。中山信弘，同註 4，頁 75、77。
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勵整個過程之要素，故綜合判斷之內容即包含實體要素；支持程序目的說者認 為，相對於2004 年修法官方所提出之手續事例集，其已改變立場未予承認實體 要素應納入不合理性判斷。
第二項 程序手段說之細緻化
在程序手段說之下，審查不合理性之流程有二階段，主要部分為程序審
在程序手段說之下，審查不合理性之流程有二階段，主要部分為程序審