第三章 日本職務發明之理論與實務
第二節 相當利益請求權之意義
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專用、通常實施權時（即專屬、非專屬授權之權利），有相當利益請求權。從而 相當利益請求權應屬於一種法定債權，不問有無約定，相當利益請求權皆於法 律上有所規定，當事人無法以特約排除。如依特許法第 35 條第 5 項依據契約或 勤務規則等給付利益者，若具合理性則將認定為「相當利益」，使用者對支付相 當利益免責，反之若不具合理性則得請求不足額106。
第二節 相當利益請求權之意義 第一項 相當利益請求權之性質
相當利益請求權之發生，於職務發明之相關權利由使用者原始取得、移轉 取得時發生，此外若是為使用者設定專用實施權或是假專用實施權107，以及依 第34 條之 2 第 2 項規定視為設定專用實施權之情形等亦屬之。從而，使用者若 是取得職務發明權利之實質經濟利益，皆應給予發明人相當利益，不分取得之 型態為何，以平衡、補償發明人。
職務發明之制度，本質上為勞雇雙方針對僱傭關係中所額外產出之專利權 如何分配之規範設計，以日本特許法的立法目的以及體系觀之，關於相當利益 請求權之性質，目前以誘因說為主要的見解。
就文義解釋而言，2015 年修法前，特許法規定從業者得向使用者主張相當
「對價」請求權。且從業者原始取得專利申請權後，依當事人間約定等形式移 轉權利給使用者，將因此取得報酬，故由法律架構觀察，將相當對價請求權之 性質認定為因職務發明所取得權利之對價108並無不妥。而修法後修改為「相當 利益」，且開放可以改採使用者原始取得，對價說之理論根基即受到動搖。
為使雇用人得依其企業規模、產業型態、研發體制、對員工之待遇等等進
106 高橋淳，職務発明規定変更及び相当利益決定の法律実務，頁 95，2016 年 4 月，改訂版。
飯塚卓也，同註 17，頁 37、42。特許庁，同註 78，頁 119。
107 「仮専用実施権」意指以申請程序中之專利申請權為標的設定的專屬授權。
108 土田道夫，同註 15，頁 150。詳言之，當事人間之主給付義務為勞務之提供以及薪資之給 付。勞務給付之成果即為職務發明，職務發明之成果另外取得智慧財產權之保護，非一般僱傭 契約之主給付義務之範圍。
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釋上應屬於誘因、獎勵之地位，本論文將根據此前提討論與相當利益請求權相 關之法律問題。
第一款 職務發明之專利權無效對相當利益之影響
專利權於取得之後，仍有可能因為異議程序或是無效訴訟113而無效，而無 效之效果依據特許法第114 條第 3 項、第 125 條，專利權將溯及消滅114。因此 已經給付之報酬，是否將成為「無法律上原因」之給付，使用者得否主張日本 民法第703 條不當得利（不当利得）返還115？
問題之癥結即在於報酬之法律性質為何？若是誘因性質，專利無效不影響 報酬之給付。若是對價性質，方有瑕疵之問題116。詳言之，若屬誘因性質，則 使用者給付報酬乃是在鼓勵研發人員繼續創作，兼含對於過去成果之評價以及 對未來之展望，假設專利遭舉發而溯及無效，就鼓勵發明之角度並無影響。反 之，若該給付之報酬為移轉專利權之對價，理論上將應落入瑕疵給付之討論，
使用者或得主張債務不履行或是瑕疵擔保等權利。
在 2015 年修法之後，立法者已刪除「相當對價」之用詞，改為「相當利 益」，顯然不採對價說，而採取更為彈性之「誘因說」，開放使用者選擇、設計 適當之相當利益內容。既然已採誘因說，透過該角度理解相當利益相關權利，
得以認定相當利益之給付與職務發明相關之專利權有無效並無直接關聯，從而 在理論上難以於嗣後追討先前給付之報酬。
以此為前提，現行制度之下使用者無法直接依據法律請求發明人返還已給 付之報酬，則應將此風險納入考量，事先在職務發明規程明定相關處理程序，
例如設定一解除條件，明確化從業者在專利無效時課以返還義務，或是提高評
113 分別規定於特許法第 113 條以下及第 123 條以下。我國則有舉發程序及撤銷訴訟。
114 我國專利法第 82 條第 3 項有相應之規定。
115 我國民法第 179 條有相應之規定。
116 甚至有論者認為，2004 年修法後，「相當對價」之給付，因為基本上皆是由當事人自主決定 後所支付，因此在第4 項（及第 5 項）下所發的相當對價，並無考慮獨占利益之必要。既然相 當對價乃基於尊重當事人間之自主性而不需考量實際獨占利益，支付之後專利遭撤銷也不應再 向從業者請求不當得利返還。深津拓寛等，同註17，頁 145-146。
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價時的標準，針對低階或不容易取得專利之發明降低報酬之給付或逕不申請專 利，以其他方式善用該職務發明117。
第二款 消滅時效抗辯
職務發明相關訴訟多係發生於離職從業者與原使用者之間，認為其完成之 職務發明因實施所獲得之利益與實際發給之報酬顯不相當，由於從業者離職時 多與發明工作完成時已相隔一段時間，且一般而言，該職務發明商品化並獲利 之過程繁雜耗時，因此提起訴訟時距離完成發明超過十年之久的案例在所多 有，故消滅時效之爭執於職務發明訴訟中相當重要。
關於消滅時效期間，相當利益請求權基於其誘因性質與商事法之債權或是 勞動法之薪資債權或離職金不同，應適用日本民法第167 條一般債權之規定，
消滅時效為 10 年118。且就立法論而言，考量職務發明訴訟之特性，由於產業型 態中智慧財產商業化的過程漫長繁複，而訴訟多係從業者離職後所提出，若是 採取短期時效則難以救濟從業者之權利，應適用民法之 10 年消滅時效為當。又 關於消滅時效之起算點，依據日本民法第166 條第 1 項，乃於「權利得行使 時」起算119。若是契約或發明規程有明定報酬發給之方式、期間，原則上即應 以其為起算時點（縱使是使用者原始取得，亦以約定給付期間起算）。反之，契 約或發明規程對於報酬給付規定付之闕如，或當事人間甚至沒有相關契約約定 職務發明之關係，則應視權利發生之時點而定120。
若相當利益請求權由契約約定者，實務上給付相當利益報酬或專利獎金之 方式常以多階段發放，亦即專利申請獎金、獲證獎金、實績獎金等時點，故應 逐一認定從業者得以請求各該獎金之時點。然而其中值得注意的是實績獎金之
117 在同樣的脈絡下，若是專利有效，但使用者支付超過相當額之對價，是否屬於不當得利？有 論者認為在現行法下，35 條屬於片面之強行規定，若是對於從業者有利，報酬之計算縱使有錯 亦不適用不當得利。中山信弘，同註 4，頁 76。
118 學說見解如：中山信弘，同註 4，頁 82。深津拓寛等，同註 17，頁 147。而實務見解則可見 於知財高判平成21 年 6 月 25 日判例時報 2084 号 50 頁。
119 我國民法 128 條前段有相應之規定。
120 土田道夫，同註 15，頁 202。
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發放，依據約定條件之不同，可能有營業數據公司未予開示或是由公司組成專 利委員會認定是否應發放等條件是否完成不明確之情形，無法斷然依契約判斷 是否得以請求，應個案判斷121。
若相當利益請求權未由契約約定，法定請求權發生之時點，視職務發明係 使用者為原始取得或繼受取得權利有不同。若為原始取得，權利於發明完成時 歸屬予使用者，同時發明人則取得相當利益請求權，消滅時效自此起算；若為 繼受取得，權利於完成發明後方才移轉（使用者亦得事先預約移轉，實務上多 須讓與證書證明），故消滅時效自權利移轉時起算。
對於時效抗辯之主張，權利人可以再抗辯，主張消滅時效之中斷或是援用 權喪失122。依日本民法第147 條規定有時效中斷之事由123，若是債務人承認該 債務，消滅時效即中斷而應重新起算。例如實務上經常係公司確實有發給專利 獎金，但從業者對此不滿意，之後才提起訴訟，先前公司發給獎金之行為即可 能構成「承認」，消滅時效隨之中斷。
若是要構成部分給付之債務承認，須具備兩項要件124：其一為支付專利獎 金有「相當對價」（舊法下）之性質，如實務上曾有一案例認定「表彰功績之附 帶給予獎金，不屬於職務發明之對價，非屬債務承認」125。其二為使用者必須 要認識到仍有殘存債務存在，在實務上即有判決認定需使用者認知到給付之專 利獎金未滿足特許法35 條所應給付之額度126。修法之後，通說認為相當利益請 求權目前已非對價性質，表彰功績之附帶獎金本即不須是對價，故在新法下或 將承認消滅時效之中斷127。但是針對使用者之主觀認知，在改採程序審查之制 度下，使用者可以輕易主張其依據約定之發明規程給付報酬，獎勵充分且合
121 中山信弘，同註 4，頁 83-84。
122 於時效完成後，仍予以清償，即可能該當時效抗辯之放棄、喪失。
123 我國則規定於民法 129 條。
124 高橋淳，同註 106，頁 183。
125 大阪地判平成 17 年 4 月 28 日判例時報 1919 号 151 頁。
126 東京地判平成 18 年 5 月 29 日判例時報 1967 号 119 頁。
127 飯塚卓也，同註 17，頁 42。
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理，故在新法下將難以構成此要件。
此外，由於相當利益請求權是以專利權為單位，判斷消滅時效時亦應個別 認定128，即使是以社會通念判斷實質上應屬同一之發明，亦應如此。例如一專 利申請分別向日本與美國提出，或是將同一發明分別以方法專利及物品專利申 請，消滅時效應分別認定，使用者於給付專利獎金時應格外留意。
第三款 同時履行抗辯
關於同時履行抗辯，原則上需債務互相立於對價之地位，而現行法下不採 對價說，從而發明人無法主張同時履行抗辯而拒絕移轉職務發明之權利。亦有
關於同時履行抗辯，原則上需債務互相立於對價之地位，而現行法下不採 對價說，從而發明人無法主張同時履行抗辯而拒絕移轉職務發明之權利。亦有