第四章 日本職務發明適當報酬之不合理性判斷
第四節 野村證券事件
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給付較合理、方便。然而，若是在個案之中相當利益之內容已相當具體、明 確，法院可以同意原告請求金錢以外之利益作為相當利益。例如以下三種情 形：（1）基準制定之規則相當明確，僅係適用上有所爭議，法院得依據基準之 內容逕為判決260；（2）當事人間已針對利益內容達成合意，僅係發放方式或其 他細節有所爭議；（3）又或是完成同一發明之其他發明人已取得特定報酬，法 院亦得參考其所獲得之利益內容決定261。在尊重當事人間私法自治的空間以及 維持公司制度慣行之同時，保障發明人之權利以鼓勵發明，就此若肯認得請求 其他金錢以外利益，將更符合當事人紛爭解決之需求。
第四節 野村證券事件
在2004 年修法之後，實務案件中適用程序審查之新制度者首論野村證券事 件。在本案中，法院首次適用程序審查之角度檢視企業建立之發明獎勵制度，
並提出具體之標準。雖2015 年又再次進行修法，而現行法下既維持程序審查體 制，本案中法院之見解仍具有極高之參考價值262。然由於現行法對於企業制定 發明規程給予更多之空間，併有指針之提出以明確化條文之適用，是否於程序 審查之標準有調整之可能，後續實務見解值得觀察。
野村證券事件中，一、二審皆主要就「相當對價之給予是否合理」，以及
「相當對價之額」進行認定並做出判決（即2004 年法第 35 條第 4、5 項所規定 之判斷架構，本節以下未加註者即為2004 年版本之舊法規定）。就結論而言，
兩個審級之判斷一致，皆認為被告（使用者）所進行之程序「不合理」，並進而 檢討「相當對價」之內容，最後認定被告並未因系爭發明獲有獨占之利益，是 以原告（從業者）不得再行主張請求相當對價，最後判決原告敗訴。
然而在論理上兩則判決對於合理性審查有著大相逕庭之見解，本文將以前
260 飯塚卓也，同註 17，頁 44。
261 高橋淳，同註 106，頁 75。
262 愛知靖之，同註 233，頁 1。中山一郎，同註 236，頁 264。
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述分析建立之學說為基礎，檢視實務對於不合理性判斷如何適用，並據以提出 相關學說於實務運用之分析。
第一項 事實概要
被告野村證券股份有限公司（野村證券株式会社）是從事有價證券買賣以 及買賣之媒介、委託、代理事務的股份有限公司，而原告則為2008 年 5 月 12 日時受被告僱用進入公司，從事「拓展客戶」之工作，並於2010 年 8 月 23 日 完成一發明，內容為「縮短『隨同實行風險檢查的證券交易所電腦』電子下單 傳送遲延之方法」263（引號為本論文自行加註，以下稱「系爭發明」）。
就職務發明之認定，雙方並未爭執，系爭發明之性質屬於被告之業務範 圍，而且完成發明之行為屬於原告之職務內容，依據特許法第35 條 1 項該當職 務發明。被告於發明完成之際即承繼系爭發明所相關專利申請權（包含外國之 專利申請權，以下稱系爭權利），同時原告依據同條第3 項取得相當對價請求 權。被告隨後即向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，
以下稱USPTO）提出臨時申請案，並於 2011 年 8 月 23 日正式申請。
然而系爭發明於美國申請專利之過程並不順利，USPTO 審查官曾提出審查 意見書，主張系爭發明並無新穎性，依據美國專利法第102 條 b 項應予拒絕專 利申請。被告則在原告未實質參與的情況下提出答辯，然審查官於2013 年 11 月13 日提出最後的審查意見書亦未改變其見解。嗣後被告則遲至答辯期限屆至 仍未提出回應而放棄專利申請，確定無法取得系爭發明之美國專利，且確定無 法取得其他國家之專利264。
至於相當對價部分，被告公司內部有兩部規程與從業者之職務發明相關，
規範發明獎金之給付，分別是「發明或新型考案規程」（下稱規程一）及「報獎
263 日文原文：「リスクチェックの実行を伴う証券取引所コンピュータに対する電子注文の際 の伝送レイテンシを縮小する方法。」
264 由於被告申請時選擇不公開，已提交切結書承諾未來不會在其他有早期公開制度之國家申請 相對應之專利，故依據35 U. S. C. §122(b)(2)(B)(i).不得再向其他國家申請。
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金規定」（下稱規程二）。規程一中規定了三種給付發明獎金之情形265，但具體 之給付方式則規定於發明規程二，其針對各種類型之職務上創作有不同之獎勵 金額，且有對於發明內容具體之評價考量事項。同時發明規程二中提到，若是 無法取得專利之發明，不論有無實施或公司有無獲利，皆不予實績獎金。因此 本案中若是發明規程合理，則原告應僅能取得「申請獎金」3 萬日圓。
關於系爭權利之實施與否，被告曾公開發表其實施系爭發明之美國專利申 請案（包含系爭發明及其他發明）於一項系統服務項目NXT Direct 中，而該系 統服務項目則為其獲得極大之利益。然在系爭發明無法取得專利保護之前提 下，被告究竟有無實際實施系爭發明，此一認定為判斷系爭發明獨占利益內容 之關鍵因素。法院就此給予否定之答案，認定於被告所運用之交易系統，事實 上未實施系爭發明，而係使用該專利案中之其他發明。
第二項 原被告之主張
本論文以下整理了兩則判決中原被告各自之主張，分別是針對兩項爭點，
即相當對價之合理性（第4 項）以及相當對價之金額（第 5 項）進行爭執。
第一款 被告依據其發明規程所給付之相當對價是否合理？
原告提出六項理由以主張被告之發明規程為不合理：（1）制定發明規程時 未與從業者間（含原告）協議；（2）發明規程二未予開示；（3）發明規程一僅 有日文版，母語並非日文之原告無法理解，實質上等於無開示；（4）被告並未 對獎金如何計算聽取原告意見；（5）發明規程二限定實績獎金須以取得特許為 條件，與規程一矛盾；（6）申請獎金 30000 日圓以社會通念來說相當低廉。
被告則主張其規程規定職務發明於三個階段分次給予，且於取得專利權之 前提下才發給實績獎金，基準明確且與系爭權利之價值相應，應屬合理，而該
265 規程一第 5 條：「1 本公司自從業者承繼職務發明，提出發明專利（特許）或新型專利（實 用新案）申請時、該職務發明取得發明或新型專利權時，以及實施該發明或新型專利權獲利 時，以專利申請件數為單位，向完成該職務發明之從業者給付獎金…（第 2 項省略）…3 獎金 之金額及支付方式，以其他程序定之。」。因此總共有申請獎金（出願時報奨金）、獲證獎金
（取得時報奨金）、實績獎金（実施時報奨金）共三種。
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序，被告有以know-how 利用之利益。且未取得專
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第三項 法院判決之爭點
關於法院認定之事實，於一、二審大致相同，然而在爭點一部分，判斷如 何適用程序審查之標準以及個案中如何採納實體內容審查之觀點，兩者見解有 部分不同。在爭點二部分，兩者之見解則一致否定系爭發明有獨占利益，從而 一、二審皆駁回原告之請求。
第一款 被告依據其發明規程所給付之相當對價是否合理？
第一目 協議
發明規程乃於原告進入公司前即已完成，因此雙方並未就規程之制定進行 協議。法院認為未個別協議及說明，且當初制定或修正時未與被告之從業者進 行協議，應認為不合理。然而，二審法院在此之外亦強調，就規程制定後方進 入公司之新進從業者，若以該規程為前提與從業者個別協議，仍應視為已完成 協議程序。但本件中，被告未於原告進入公司時或其後，就發明規程進行個別 協議，亦未對原告就其存在及內容予以說明、取得認同。縱使被告主張原告曾 簽名確認相關流程、制度，僅係形式上之確認，亦不足認為「協議」。
第二目 開示
承前所述，本件中相關之職務發明規程有二，其一平時已公開於公司之內 部網路，其二則否，且於被告受系爭權利移轉時亦未予以開示。發明規程一就 獎金之金額、支付方法未予規定，具體的內容則以未公開之規程二處理。一審 法院認為規程二未向從業者（含原告）開示，且在實際承受權利時亦未個別向 原告提示，即不合理。而二審法院在此之外認為，若以規程一之規定內容，並 無法推知規程二存在，遑論其內容為何，是以獎金之金額、支付方法等重要之 內容即屬未充分履行開示程序。
第三目 聽取意見
一審法院認為發明規程未規定有聽取意見程序及異議程序，實際上算定時 亦未預定聽取發明人之意見，且被告之前的案例中也只有支付獎金前通知，未
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而在其他要素（主要為實體要素）部分，一審法院進行了實體要素之審 查，二審則否，其雖然提出本案中值得參考之實體要素等，但最終認定僅以依 被告發明規程所計算出之相當對價，已嚴重逸脫特許法第34 條 4 項之程序保障 趣旨。從而不論實際之計算結果是否適當，應逕認被告未支付相當對價，不須 再為其他要素之判斷，即為不合理269。被告向原告依其發明規程所支付之對價 既然不合理，將進行可否依特許法35 條 3、5 項請求相當對價之討論。
本件中除了對於不合理性判斷有具體之見解相當重要，警惕使用者應謹慎 處理職務發明相關之程序，否則將回歸原先之實體審查判斷。於智財管理上亦 有值得探討之問題，例如：發明人於專利申請程序中之角色定位，以及面對國 際化，企業之研發制度所應留意之事項，本論文將於第五章詳論之。
第二款 被告應給付與原告之相當對價為何？
第一目 參考要素
一審法院提出以下數項參考要素：系爭發明對於系爭系統之貢獻程度（構 成要件充足性）、被告有無獨占利益、被告自系爭系統之獲利、發明人貢獻程度
（単独発明性）及其他等等。其中最為關鍵者，即屬獨占利益之有無270。二審
（単独発明性）及其他等等。其中最為關鍵者，即屬獨占利益之有無270。二審