第三章 日本職務發明之理論與實務
第一節 職務發明制度之架構
‧
‧
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
29
時應參考之要素。而在 2004 年修法後本項規定之適用前提有二，其一為當事人 間未於契約、勤務規則等中約定「相當利益」；其二為依其約定所給予之利益不 合理時，將以本項決定「相當利益」之具體內容。
職務發明之相關規定，主要有發明成果相關權利之歸屬以及與之相對作為 平衡補償性質的利益分配。關於權利歸屬，依據特許法規範，制度預設原則上 由發明人取得相關權利，而使用者則依同法第 35 條第 1 項取得無償之通常實施 權，得以實施職務發明之內容。然而，使用者若欲取得發明成果相關之權利，
以進行更深入之應用，則得依同條第 2 項反面解釋，預先以約定移轉，在發明 完成時繼受取得權利。此時，發明人則受有同條第 4 項之保障，得以請求相當 利益作為補償。簡言之，為平衡勞雇雙方對於研發所投入之資源及回饋，不論 哪一方當事人取得職務發明之專利申請權時，他方當事人將取得相對應之權 利。由前述圖 3-1 可以得知職務發明制度下，權利歸屬與利益分配之規範各自 獨立，兩者關係相輔相成，形成衡平當事人雙方利益之制度。且兩者的法律關 係需個別觀察，如第 3 項之「契約、勤務規則及其他規定」是指使用者得事先 約定原始取得職務發明之相關權利。另一方面，第 5 項之「契約、勤務規則及 其他規定」是指相當利益之約定。兩者所指涉之概念不同，假設肯認相當利益 之不合理性判斷，亦不能逕以此否定使用者原始取得之約定以及基於第 3 項之 權利歸屬。換言之，透過「契約、勤務規則及其他規定」約定原始取得，不需 進行第 5 項所規定之程序。
權利歸屬與利益分配規範之互動，涉及當事人間利益之衡平。如權利歸屬 於一方，利益分配則應保障他方有一定補償之權利，如本條第 1 項規定於從業 者依發明人主義取得因職務發明所得之權利時，使用者擁有無償之通常實施
與貢獻、從業者等的待遇以及其他事項，以定第四項所稱相當利益之內容。」，原文為「相当の 利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五 項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の 利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者 等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
30
權。反之，第 4 項規定使用者取得前述權利時，從業者有請求相當利益之權 利。由此可見，職務發明制度之本質在於衡平當事人雙方之利益，於制度設計 時，應留意雙方之利益分配是否合乎公平，有無影響其投入研發之動機。
依據本條關於利益分配之規定，從業者移轉職務發明相關權利予使用者 時，所得受有之「相當利益」即有兩種模式，首先為第 5 項規範下之意定程 序，原則上為透過契約、勤務規則等進行約定之情形；其次則為第 7 項規範下 之法定程序，法院在考量本項規定之要素後直接決定相當利益之情形。
在意定之相當利益決定模式中，條文中於第2 至第 5 項均有出現「契約、
勤務規則及其他規定」，明文規定主要兩種建構職務發明體制的形式──個人及 團體模式，首先為個別之契約約定，企業與發明人之間得透過對等之契約形式 約定職務發明相關之權利義務關係。其次，在企業實務上多採取程序成本較低 之團體模式，「勤務規則及其他規定」則包括就業規則（相當於我國之工作規 則）、勞動協約（原文為：「労働協約」，相當於我國之團體協約）等團體形式，
但不限於勞動法上之「就業規則」，其他公司內部規章亦屬之，故稱為「勤務規 則」與勞動法上之「就業規則」等概念予以區分78。
然而，不論以何種個別或是團體形式約定職務發明之權利義務關係，皆屬 於「決定相當利益內容之基準」（以下簡稱為「基準」），關於相當利益之給付是 否合理如有爭執，皆需受到法院審查，就法院審查之內容以及程度，自 2004 年 修法後，由實體審查改為程序審查，並透過指針明確化相關程序所應考量之因 素，學說上亦提出各種程序審查如何進行判斷之見解，本論文將於第四章分析 之，並進而檢討台灣現行法制環境下所適合之方式。
綜上所述，特許法第 35 條所建構之職務發明體制，可以概略簡化為：第 1 項規定職務發明之要件，第 2 項及第 3 項規定職務發明之權利歸屬（分別為繼
78 特許庁，工業所有権法（産業財産権法） 逐条解説，頁 121，2017 年 3 月，20 版。中吉徹 郎，最高裁判所判例解說─平成 18 年 1、3、10、12 月，法曹時報，61 卷 3 期，頁 268，2009 年 3 月。土田道夫，同註 15，頁 160。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
31
受取得及原始取得），第 4 項至第 7 項規定職務發明之利益分配（分別規定請求 權基礎、合理性審查、指針之法源、相當利益之決定）。其規範體系與職務發明 議題之架構直接扣合，本論文亦採取相同之邏輯架構，於本章及第四章詳述職 務發明中各項議題，並將重點置於第 4 項以下之利益分配規定。
第二項 職務發明之定義與要件
職務發明之成立，須具備三要件：發明人為從業者、發明屬於從業者過去 或現在之職務範圍、發明屬於使用者之業務範圍。以下逐一說明之79。
第一款 從業者完成發明
第一項要件為「發明人為從業者」，職務發明之產出需基於發明人與法人間 之從屬關係，而依據特許法第35 條之規定，使用者與從業者之定義顯然與勞動 法之定義不同，此處所指之「從業者」並不限於一般勞動法中之受雇人，同時 包含了役員（管理階層）及公務員，可見職務發明之規範範疇雖與勞動法重 疊，但有其不同，就當事人間之關係如何衡平適用法律在個案上應予細究。
另一方面，使用者之定義則同樣應以特許法之立法目的觀之，只要是使從 業者以發明行為作為職務工作，並且提供人力、物力、經濟性資源，皆應該當 本條規定80，法條即明文規定使用者、法人、公共團體皆為本條所涉。
綜合上述，適用職務發明制度者並不限於僱傭關係之中，委任及公務員聘 任等法律關係亦屬之。從而，職務發明制度所涉及之層面涵蓋相當廣泛，在類 似於僱傭關係之法律關係中皆有適用，隨著所牽涉之研究發明成果產出不可勝 數，職務發明制度之重要性更為提高，產業之發展甚至國家的研發能力將繫於 職務發明制度之設計。
79 與我國之法律實務相較而言，發明人為從業者此要件大致相同（定義範圍未必相同），而發 明人職務上所完成發明之要件，同樣在我國是重要之要件，但發明是否屬於使用者之業務範圍 此要件則未見於我國學說及實務之討論。
80 土田道夫，同註 15，頁 156。對此如有爭議，例如派遣關係，有論者認為應根據特許法之目 的─獎勵發明以圖產業進步判斷，除了以基本的薪資給予關係判斷，可以參考如投資風險承 擔、研究設備及助手之提供、指揮命令關係等等事實綜合判斷，考量權利應該歸屬予誰。中山 信弘，同註 4，頁 58。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
32
第二款 從業者過去或現在之職務範圍
第二項要件即所謂從業者職務之內容，其所指並不限於發明行為本身為職 務之內容，同時包含「形成發明之行為」屬於職務之情形。關於職務內容之解 釋，特許法上採取與勞動法不同、更為廣義之見解，主要相異之處在於「指揮 命令」之判斷，在勞動法中，從業者基於其從屬性，受使用者之指揮命令以執 行職務乃屬通常，而職務發明制度下則有其固有考量，僅需職務之執行與發明 行為相關，並提供人力、物力、經濟性資源即應認為屬於職務範圍。依據從業 者之地位、薪資、職業種類等等情事考量，若從業者依其自發性行為完成職務 發明，則仍可能解釋為職務發明81。一般而言，職位越高或是薪資越優渥，職 務之範圍將隨之放寬。然而，在取締役（董事）的情形下，雖然理論上公司內 的業務皆應為其職責範圍，但是仍應具體判斷其實際擔當之職務內容82。
此外，在實務上眾所矚目之日亞化事件83則為判斷使用者指揮命令與職務 發明間關係之適例，於該案件中使用者曾命中村教授終止其研究，然中村教授 卻違反命令並堅持至完成發明，而法院則認為其基於以下幾項因素該發明仍應 屬於職務發明之範圍：（1）於工作時間內進行研究（時間）；（2）於公司之設施 中完成發明（地點）；（3）使用公司之設備（物質資源）；（4）受有其他公司從 業者之協力（人力資源）。故有論者認為指揮命令之有無於職務發明之判斷中，
考量到公司從事發明之投入及目的，在前階段寬鬆認定，與使用者投入之資源 相關之發明即納入職務之範疇，至於指揮命令之內容，例如使用者曾經反對之 事實，則應作為相當利益（對價）計算中之實體要素即使用者之貢獻度判斷
84，於後階段──相當利益之認定時審慎平衡雙方之利益。
關於法條中「過去之職務」之意義，依據通說見解，應限縮解釋為「同一
81 中山信弘，同註 4，頁 60。
82 中山信弘，同註 4，頁 60。
83 東京地判平成 14 年 9 月 19 日判例時報 1802 号 30 頁（日亞化事件中間判決）。
84 土田道夫，同註 15，頁 158。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
33
使用者（組織）下之職務」85，未包含離職後之發明。原因有二，其一為前後 公司之職務發明重疊認定之困擾，其二為對於發明人之拘束過苛。詳言之，立
使用者（組織）下之職務」85，未包含離職後之發明。原因有二，其一為前後 公司之職務發明重疊認定之困擾，其二為對於發明人之拘束過苛。詳言之，立