論職務發明之適當報酬──以日本特許法2015年修法為中心 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士學位論文. 論職務發明之適當報酬──以日本特許法. 政治大 2015 立年修法為中心. ‧ 國. 學. The Study of Reasonable Remuneration for Employee. ‧. Invention: Focusing on the Amendment of Japanese Patent Law. n. al. y er. io. sit. Nat. in 2015. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：宋皇志博士. 研究生：林國清撰. 中華民國一○七年三月.

(2) 謝辭自進入科管智財所到完成論文過程中，筆者相當幸運受老師們、學長姐、同學們的提攜，逐步學習、成長。而今學位論文順利完稿，欣喜之情難以言喻。謹以下文紀錄對於諸位師長、同儕協助筆者完成學業目標的感激之情。恩師宋皇志老師自筆者提早入學進入政大起，於課程學習、實習、找題目到完成學位論文（亦即整個研究所期間）等各種事務皆悉心指導、關切。在論文寫作中，承蒙老師對於文章架構、學理應用之指點。在知識學習方面，老師對於跨領域學習之重視，促進筆者接觸不同領域新知，使筆者得以邁出單一的. 政治大挑戰，在筆者面對茫茫前途舉足無措時，老師對於筆者的熱誠鼓舞尤其重要，立法律觀點學習智慧財產權之知識。此外，研究所期間面臨國考、實習、論文等. ‧ 國. 學. 至為感謝。. 口試時熊誦梅法官、沈宗倫老師對於本論文切中肯綮的指教，點出筆者的. ‧. 不足並提示改進重點，使筆者獲益良多，謹此致謝。尤其是對於本論文中關於. sit. y. Nat. 台灣修法方向之章節，承蒙兩位老師的真切建議方能完成。而兩位老師在學術. io. al. er. 及實務崗位上付出的熱忱以及言談中自然散發的專業素養更是令人印象深刻，. v i n Ch 研究所求學的過程幸獲諸多學長姐及同學照顧，對於所上的同儕總是誠懇 engchi U n. 對於未來不論是從事學術研究或是實務工作，兩位老師皆為值得敬佩的典範。. 的互助相當珍惜並真心感謝。尤其感謝同門的秉翰學長和幼文學姊，在課程內外各項學習活動的協助，使筆者迅速地適應政大的生活，乃至於完成學業。又御廷學長自入學甄試開始，不吝提出建議使筆者在研究所期間順利解決大小困難，更是感謝。以及在口試前後關心、協助我口試進行的徐寧、郁茹、聖諭、李昕、依明及偉如，併此感謝諸位在研究所期間各方面的照應。此外，相當感謝沛元學長為筆者解析諸項勞動法相關問題，以釐清本論文中關於勞動法相關議題之討論。至於提供筆者翻譯建議，且一起分享、檢討研究成果的瑋迪和致玄，感謝你們在筆者論文寫作過程中備感焦慮時，提供即時的協助。.

(3) 論文寫作過程中，智玲雖然遠在加拿大，仍不厭其煩地針對本論文的各種論點互相進行討論、分析，並協助文字的修改及建議，是筆者能夠完成論文的關鍵。自大學至今，生活上與你分享的點滴是不斷前進的動力，感謝在成長的過程中有你的相伴。能夠順利完成學業，家人們對於筆者完成學業的支持不可或缺。自 10 年前就讀高中外出求學起，相聚的時光總是短暫。而父母對於筆者追求自身的理想始終不遺餘力地支持，並默默守護筆者的成長，浩大父母恩，難以回報。惟力求不斷砥礪琢磨以持續精進自己，期能無愧父母之殷切期待。. 立. 政治大林國清. 2018 年 3 月 21 日. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 謹誌.

(4) 摘要我國專利技術產出之主要形式以企業經營研發單位產出發明、技術為核心，而企業與其發明人員工間就研發成果之關係，原則上屬於職務發明制度之範疇。為推展國家之科技實力，厚植技術能量，職務發明制度之設計是否完善、符合產業需求，是根本性關鍵。在以科技立國的台灣，職務發明制度之重要性更是不言而喻。另如企業之發明獎勵制度設計完善、優厚，有效提高受雇人投入研究之意願，更能產出傑出發明，進而取得優質專利，促進產業發展。法律制度或是司法實務之落實，須致力在尊重企業自治及弱勢勞工之保護. 政治大因職務發明所得之權利，對於適當報酬卻無妥善之規定。且目前學說及實務就立. 取得均衡點，以促進勞雇雙方投入研發之誘因。然我國雖肯認雇用人原始取得. ‧ 國. 學. 此之討論未獲得足夠重視，受雇人之保護顯然失衡。反觀日本自 2000 年初期開始有大量職務發明相關訴訟出現，至今經過眾多學者及實務家交互辯證以及兩. ‧. 次修法，其中學術討論之結晶以及產業界之回饋皆相當值得參考。. sit. y. Nat. 本論文藉由梳理過去我國及日本學說、實務見解對於適當報酬之評論及建. io. al. er. 議，整理出職務發明訴訟之特色，作為分析之基礎。進而研究日本學說及實務. v i n Ch 機制如何設計。並依據本論文之分析，細化日本各學說對於合理性審查之見解 engchi U n. 就適當報酬司法審查（相當利益之合理性審查）之見解，以檢討相關紛爭解決. ──程序目的說以及程序手段說，再依據後者適用之情形歸納為三大類別，即合理要素說、不合理要素說及輔助要素說。藉由檢視各學說間特色及利弊得失影響，選擇符合職務發明制度意旨之方案，以落實專利法之立法目的。最後在法律制度重視程序正義以及兼顧程序利益之前提下，對於企業如何設計妥善之發明獎勵制度提出建議，以期在法律面及實務面皆能建立完整且務實的制度架構，提供我國法律以及企業強化智慧財產權經營管理之方向。. 關鍵詞：職務發明、適當報酬、特許法、相當利益請求權、合理性審查、不合理性判斷、發明獎勵制度.

(5) Abstract Inventions and patents are mostly accomplished through the way that enterprises manage research and development (R&D) activities in Taiwan. Regarding the achievement of inventions, the relationship between enterprise and the inventor is regulated under employee invention system. In order to promote and accumulate the nation’s technical power, the fundamental issue is to establish a perfect and practical employee invention system. For Taiwan, where science and technology are the foundations, the importance of employee invention system tells its own tale. A perfect. 政治大 themselves to research activities, 立 and thus helps the enterprise develop outstanding. and generous system in an enterprise would make employees more willing to devote. ‧ 國. 學. inventions and acquire patents thereafter. Furthermore, the virtuous circle promotes the development of industry.. ‧. With regard to legal system and judicial practices, it’s important to strike a. sit. y. Nat. balance between autonomy of enterprise and protection of employees, in order to give. al. er. io. labors and enterprises incentives to put efforts on R&D activities. However,. v. n. Taiwanese patent law is lack of regulation in the aspect of the reasonable. Ch. engchi. i n U. remuneration, and the issue regarding to the reasonable remuneration is unrecognized, even though employers are entitled to the rights of employees’ inventions originally. Definitely, the protection on employee is insufficient. On the other side, a large number of litigations regarding to employee invention have occurred in Japan since 2000s. As of today, many scholars and practitioners have debated sufficiently on this issue, and Japanese patent law amended twice to solve relevant problem. The conclusion of the amendments, academic arguments and the feedback from the industries are valuable references. By combing out Taiwanese and Japanese arguments on reasonable remuneration, this essay concludes the characteristics of employee invention litigations and uses it as.

(6) the basis of analysis. Moreover, this essay researched on the opinions of Japanese academic and practical theory that are related to the model of judicial review on the reasonable remuneration, to figure out the best dispute resolution system. According to my analysis, the arguments with regard to the judicial review on reasonable benefit could be divided into two basic categories by defining due process itself is an end or a mean. Moreover, this essay specified the implementation and categorized the latter into three groups by defining substantive factors as Reasonable-factors, Unreasonable-factors and Auxiliary-factors. After considering the pros and cons of these theories, we could pick up the solution which is correspondent to the aim of. 治政大patent law. employee invention system, and then achieve the goal of 立. Under the legal system, which takes procedural justice and procedural interest. ‧ 國. 學. into consideration, this essay gave advice for the enterprises on establishing proper. ‧. invention reward system, looking forward to constructing a complete and practical. io. al. er. enhance intellectual property management.. sit. y. Nat. legal system, and indicating Taiwanese legal system and enterprises the way to. n. v i n Keywords: Employee Invention,CReasonable Remuneration, Japanese Patent Law, hengchi U. Claim for Reasonable Benefit, the Judicial Review on Reasonable Benefit, the Test for Unreasonableness of Reasonable Benefit, Invention Reward System.

(7) 目次第一章緒論.................................................................................................................. 1 第一節研究動機與目的...................................................................................... 1 第二節研究範圍與方法...................................................................................... 4 第三節論文架構.................................................................................................. 5 第二章職務發明制度概述.......................................................................................... 6 第一節職務發明之意義...................................................................................... 6 第二節從專利法、勞動法、契約法之角度看職務發明.................................. 7. 政治大第四節我國職務發明之法律制度...................................................................... 9 立第三節職務發明相關之利益衡平...................................................................... 9. ‧ 國. 學. 第一項制度規範.......................................................................................... 9 第二項職務發明之要件............................................................................ 13. ‧. 第三項適當報酬請求權之定義................................................................ 16. sit. y. Nat. 第五節我國職務發明之實務現況.................................................................... 21. al. er. io. 第一項司法實務現況................................................................................ 21. v. n. 第二項企業之發明獎勵制度運作............................................................ 22. Ch. engchi. i n U. 第三項台日訴訟實務差異之原因............................................................ 22 第六節本章小結................................................................................................ 25 第三章日本職務發明之理論與實務........................................................................ 26 第一節職務發明制度之架構............................................................................ 26 第一項 2015 年修法後現行法之法條架構............................................... 26 第二項職務發明之定義與要件................................................................ 31 第三項權利歸屬之規定............................................................................ 35 第四項利益分配之規定............................................................................ 39 第二節相當利益請求權之意義........................................................................ 40 1.

(8) 第一項相當利益請求權之性質................................................................ 40 第二項相當利益請求權相關之法律問題................................................ 41 第三項相當利益之要件............................................................................ 45 第四項請求給付相當利益之訴的特性.................................................... 47 第三節台日職務發明法制之比較及對於我國修法之建議............................ 50 第一項職務發明之要件............................................................................ 50 第二項權利歸屬之規範............................................................................ 51 第三項利益分配之規範............................................................................ 53. 政治大第一節合理性審查之意義................................................................................ 57 立. 第四章日本職務發明適當報酬之不合理性判斷.................................................... 57. 第一項法律規定與立法意旨.................................................................... 57. ‧ 國. 學. 第二項 2015 年修法後所頒布之指針....................................................... 60. ‧. 第三項相當利益內容之決定基準............................................................ 63. y. Nat. 第二節程序審查之意義.................................................................................... 65. er. io. sit. 第一項程序主體........................................................................................ 66 第二項協議................................................................................................ 69. al. n. v i n 第三項開示................................................................................................ 73 Ch engchi U 第四項聽取意見........................................................................................ 74 第五項本節小結........................................................................................ 78 第三節實體審查之意義.................................................................................... 79 第一項實體審查之定位............................................................................ 79 第二項程序手段說之細緻化.................................................................... 84 第四節野村證券事件........................................................................................ 93 第一項事實概要........................................................................................ 94 第二項原被告之主張................................................................................ 95 2.

(9) 第三項法院判決之爭點............................................................................ 98 第四項合理性審查之分析：程序手段說.............................................. 103 第五節合理性審查之分析及對於我國修法之建議...................................... 104 第一項程序審查與實體審查之揉合...................................................... 104 第二項對於台灣制度建立之建議.......................................................... 105 第五章發明獎勵制度之設計.................................................................................. 108 第一節程序層面.............................................................................................. 108 第一項核心：程序正義以及程序經濟.................................................. 108. 政治大第三項完成研發成果之管理.................................................................. 110 立. 第二項公司內部規章之建立.................................................................. 109. 第四項國際化下之研發制度.................................................................. 112. ‧ 國. 學. 第二節實體層面.............................................................................................. 113. ‧. 第一項核心：發明獎勵之三項指標...................................................... 113. y. Nat. 第二項金錢形式之相當利益.................................................................. 114. er. io. sit. 第三項金錢以外形式之相當利益.......................................................... 114 第四項獎勵給付之期間或形式.............................................................. 119. al. n. v i n 第五項點數制度...................................................................................... 120 Ch engchi U. 第三節本章小結.............................................................................................. 121 第六章結論與建議.................................................................................................. 122 第一節結論...................................................................................................... 122 第二節建議...................................................................................................... 124 參考文獻.................................................................................................................... 126. 3.

(10) 表次表 4-1：各種不合理性判斷學說之適用分析 ........................................................... 92 表 4-2：野村證券事件中兩造對於相當對價合理性之主張 ................................... 96 表 4-3：野村證券事件中兩造對於相當對價金額之主張 ....................................... 97 表 4-4：野村證券事件中法院對程序要素之判斷 ................................................... 99 表 4-5：野村證券事件中法院對實體要素之判斷 ................................................. 100. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 4. i n U. v.

(11) 圖次圖 2-1：智慧財產權研發投入至獲利之循環 ............................................................. 6 圖 3-1：特許法第 35 條下之職務發明制度架構 ..................................................... 26 圖 4-1：合理性審查之程序三要素 ........................................................................... 59 圖 4-2：程序手段說之細緻化 ................................................................................... 85. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 5. i n U. v.

(12) 第一章緒論第一節研究動機與目的由目前我國專利申請及取得之排行數據1清一色由法人佔據領先位置之情形，可以得知法人經營研發單位產出發明、技術，再以此申請專利乃是現時專利技術產出之主要形式，而法人與其發明人員工間就研發成果之關係，原則上屬於職務發明制度之範疇，從而職務發明制度在專利制度中即占有重要之地位。為了推展國家之科技實力，厚植技術能量，專利制度之設計是否完善、符合產業需求，是根本性的關鍵。在以科技立國的台灣，職務發明制度之重要性. 政治大. 更是不言而喻。在公司中如何處理職務發明的制度設計，將直接影響員工研發. 立. 創新之能量，若是制度完善、福利優厚，將有效提高員工投入研究之意願，產. ‧ 國. 學. 出高質量之發明，進而取得專利，符合專利法第 1 條鼓勵、保護、利用發明創作，以促進產業發展之立法目的。在法律層面，政府應如何設計規範以促進發. ‧. 明產出，提高員工研發動力同時維持雇用人投資意願，涉及經濟學之議題；由. Nat. sit. y. 於職務發明之議題與勞雇關係密不可分，如何衡平雙方之利益，確保勞工不會. n. al. er. io. 在雙方資訊或談判能力差異下受到不公平之待遇，亦涉及勞動法之議題；在法. i n U. v. 律制度一定程度之開放下，公司如何設計符合其產業生態及公司特性之發明獎. Ch. engchi. 勵制度，更與公司管理、智財策略與人事政策之議題緊密關聯。有鑑於職務發明制度之重要性，建立完整之法律制度架構，以及企業內部發明獎勵體制，促進發明之投入及研發，即有其必要性。職務發明制度中，由「權利歸屬」、「利益分配」兩部分建構而成，透過兩者之調整，平衡勞雇關係中之利益均衡。然台灣之制度採取雇用人原始取得因職務發明所得之權利，卻無妥善之利益分配規定。與日本之相關制度相較之下，顯然偏向雇用人。且目前學說及實務多著重於「權利歸屬」相關之法律議題，有關於「利益分配」中. 1. 例如由智財局近十年間公布之年報可見專利申請及獲證數量前二十者皆為企業或學校法人。 1.

(13) 「適當報酬」之討論卻未獲得足夠重視。故本論文以下試圖提出對於台灣制度中關於利益分配規定之建議，以期強化受雇人方之權益保障，提高其投入研發之意願，追求專利法鼓勵研發之立法目的。另一方面，日本產業界在 Olympus 事件判決2出來之前，對於此議題同樣尚未加以重視。詳言之，自從 1921 年（大正 10 年）所設之職務發明制度開始保障發明人有取得報酬之權利，而企業皆以其自主設計之獎勵制度處理職務發明，相當對價（相當於我國之適當報酬）之內容3則少有爭論，亦未詳論何謂「相當」對價4。1959 年（昭和 34 年）之特許法修正，則埋下後續騷動之起. 政治大何，提供了具體參考標準，從業者便得以此衡量自己是否有權利未受滿足。法立因，其規定了有關相當對價實體內容之判斷要素，就職務發明之相當對價為. 律上所保障之權利在過往一直受到使用者（相當於我國之雇用人）5忽視，從業. ‧ 國. 學. 者（「従業者」，相當於我國之受雇人）便尋求法院救濟，司法權則透過. ‧. Olympus 事件等判決回應，促使雇用人重新審視不足之發明獎勵機制。同時強. y. Nat. 調應回歸特許法之立法目的，平衡發明人之權益與發明誘因（インセンティ. er. io. sit. ブ）和雇用人之資源投入與風險。然而法院判決肯認特許法第 35 條為強行規定，違反其認定者須補充差額，此舉造成產業界人心惶惶，並促使後續修法。. al. n. v i n 而在修法草案審議過程中，產業界之觀念及法律制度已進行充分溝通、向前推 Ch engchi U. 最判平成 15 年 4 月 22 日民集 57 巻 4 号 477 頁。被告即使用者為 Olympus 光學工業股份有限公司（オリンパス光学工業株式会社），本論文以下將簡稱為「Olympus 事件」。關於本案件之介紹請參照：劉國讚，論職務發明之相當對價請求權─以日本訴訟實務為中心，智慧財產權月刊，117 期，頁 21-22，2008 年 9 月。 3 2015 年修正前，特許法第 35 條對於職務發明之適當報酬，規定發明人有「受相當對價支付之權利」（「相当の対価の支払を受ける権利」，本論文以下將簡稱為「相當對價請求權」）。然 2015 年修正後，改為「受相當金錢及其他經濟上利益之權利」（「相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利」，本論文以下將簡稱為「相當利益請求權」）。兩者之法律性質相異，但大致上仍得對應於我國「適當報酬」之概念。本論文以下於討論日本法時將使用「相當對價」一詞指涉特許法中修法前之概念，「相當利益」指涉現行法下以及兩者共同之概念。另外，何謂「相當利益」則需進行「不合理性の判断」，而由於其係指相當利益之司法審查模式，本論文以下將合稱「合理性審查」，在我國即為對於「適當報酬」相當性之認定。 4 中山信弘，特許法，頁 56，2016 年 3 月，3 版。 5 關於日本特許法下使用者、從業者之概念約等於我國之雇用人及受雇人，然實際定義有所不同，詳於第三章說明之，而本論文將以使用者及從業者指涉日本特許法下之概念。 2 2.

(14) 進，並為研發能量積累實力，力求整備完善制度環境，以追求技術不斷進步。台灣之現狀恰似未發生 Olympus 事件前的日本，受雇人不知道自己有請求適當報酬之權利，故無從主張，對於企業而言根本沒有訴訟風險。相較於日本於 2015 年之修法重點即在於提高法律制度之預見可能以減少訴訟風險，台灣目前似無相同之急迫問題。但是沒有訴訟產生不代表當事人間沒有爭議，目前之制度相當不足6，就受雇人之權利保護角度而言，自然有所不當。在欠缺適當管道主張權利之前提下，即難以期待受雇人能盡全力投入研發，不利於專利法立法目的之實現。然我國應採取何種制度、模式，以平衡勞雇間之關係並達成專. 政治大學先進國家之制度，衡諸我國之產業型態，以尋求適當之解決方式。在日本，立利法促進產業發展之目的。外國立法例所採取之方式即值得觀察，透過分析法. 就職務發明制度自 2000 年初期開始有大量訴訟案件出現至今經過眾多學者及實. ‧ 國. 學. 務家交互辯證，甚至修法兩次，已經歷經一段修法試驗過程，其中修法歷程與. ‧. 學術討論之結晶以及產業界之反應、回饋皆相當值得參考。. y. Nat. 我國有論者認為我國專利法對於職務發明相關之權利義務完全任由勞雇雙. er. io. sit. 方自行協議，無視勞雇雙方結構性之不平等，有所不當。然為求僱傭關係之和諧及提高法律安定性，宜採取預防手段如增訂正當程序規範等為當，而非採用. al. n. v i n 傳統的司法介入管制，並透過健全我國之工會或勞工組織，提升勞工參與、共 Ch engchi U. 同建立適當發明獎勵機制7。本論文對於強化正當程序以保障當事人利益，進而提升研發動機的立法方式亦深表贊同，而此種立法模式同為日本特許法所採。總結而言，基於日本珍貴的修法經驗，以及其所採取之解決方案具備平衡. 關於適當報酬請求權之行使，完全未予規定。例如請求權成立要件及行使期間、消滅時效如何計算、報酬種類及數額計算、決定程序以及可否事後調整等等。李素華，僱傭關係下發明權益之研究：以我國專利法為中心，國立臺灣大學法學論叢，39 卷 1 期，頁 36，2010 年 3 月。 7 此外，實務上雇用人為求便宜行事，於內部管理規則自行訂定職務發明相關權益之規定，未使受雇人參與程序即單方決定受雇人之權益，此種欠缺程序保障而顯不公平之情形在我國現行法下則屬於是否違反民法第 247-1 條之問題。從而我國專利法於未來修法時至少應明定受雇人享有報酬請求權，並就報酬數額之決定增訂正當程序的規範與約束，避免弱勢一方無法主張報酬或只能接受不適當的報酬數額。李素華，同註 6，頁 38-42。 3 6.

(15) 勞雇雙方利益此兩項原因，本論文將透過分析日本之立法例，提供我國未來修法之參考。關於本論文之研究目的，首先為了解我國及日本學說、實務見解對於職務發明適當報酬性質之見解，進而分析日本學說及司法實務對於適當報酬進行司法審查標準之見解，透過研究「適當報酬」相關之法律制度以及企業管理體系設計，以期提出對於我國職務發明制度修法及企業建立發明獎勵制度之建議，提供我國法律或是企業強化智慧財產權經營管理之方向。. 第二節研究範圍與方法. 政治大及學術界關注，並且促成特許法於 2004 年（平成 16 年）以及 2015 年（平成立. 日本實務上於 2000 年初期開始出現大量關於職務發明之訴訟，引發企業界. ‧ 國. 學. 27 年）時，針對職務發明之權利歸屬和利益分配進行兩次修法。學術界對於如何制定良善之職務發明體制提出諸多討論及分析，企業界亦基於實務運作之基. ‧. 礎提出修法建議及回饋，累積許多研究素材。本論文就 2015 年修法前後針對該. sit. y. Nat. 次修法所提出之建議以及評論進行研究，對於相當利益之定義、性質、不合理. io. al. er. 性判斷以及判決、企業實務之因應等主題分析，以提出具體建議。本論文採取之研究方法為文獻回顧法，由各文獻中尋求日本職務發明制度. n. v i n Ch 之建構，回顧過去日本學說及實務對於職務發明制度之評論及建議，以及歷次 engchi U 修法之歷史資料，並研究日本經濟產業省所提出之「基於特許法第 35 條第 6. 項，就獎勵發明而定相當金錢或其他經濟上利益者，所應考量之勞雇雙方進行協議狀況等之指針」8（以下稱為「指針」），以及實務案例野村證券事件9以檢討「適當報酬」之紛爭解決機制設計。. 原文為：「特許法第三十五条第六項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」。 9 本案一審判決為東京地判平成 26 年 10 月 30 日【LEX/DB. 25446764】，二審判決則為知財高判平成 27 年 7 月 30 日【LEX/DB. 25447416】。被告即使用者為野村證券股份有限公司（野村證券株式会社），本論文以下將簡稱為「野村證券事件」，具體判決內容則請參照第四章。 4 8.

(16) 本論文在文中所引用之我國司法判決皆取自於司法院法學資料檢索系統，將以判決字號表示之。至於日本司法判決則依其慣例，引用裁判集或是雜誌刊載頁碼，如有未收於紙本資料者，以 TKC 資料庫之 LEX/DB 文獻編號替代。再者，採取歸納分析法，提出相當利益請求權合理性審查之學說分類，評估各學說下於訴訟進行之情形，以及對於企業管理智慧財產權之影響，提出利弊得失之分析。並據此提出對於我國法律規範及企業發明獎勵制度之建議。. 第三節論文架構本論文以下將依序於第二章簡述台灣目前的職務發明制度與實務現況，併. 政治大務發明制度之修法過程與學說實務現況，兩相對照後並提出對於台灣修法之建立提出期待在立法論及解釋論上可以更詳加討論之問題。第三章則說明日本的職. ‧ 國. 學. 議，進而以此為基礎於第四章討論職務發明相當利益之合理性審查模式及本論文之分析。檢討在新的體制架構下，法律如何適用，並依據本論文之分析，細. ‧. 化日本各學說之主張，檢視各學說間利弊得失，在解釋論上選擇符合特許法立. sit. y. Nat. 法意旨之方案，落實職務發明制度之目標。同時，企業應如何適應以創造勞雇. io. er. 雙贏，成為產出充沛發明的根基，以推進產業發展。並進而提出我國在合理性. al. 審查上建議採取之模式。第五章則轉由企業之角度出發，分析職務發明制度之. n. v i n Ch 設計，實務上有何值得留意之事項，透過各種制度設計理念與實施之分析，試 engchi U. 圖提出對於制度設計之建議。最後於第六章總結對於台灣法律制度及企業經營就職務發明的建議，以期在法律面及實務面皆能建立完整且務實的制度架構。. 5.

(17) 第二章職務發明制度概述第一節職務發明之意義職務發明制度之設計，牽涉智慧財產權領域中廣泛之議題，智慧財產權從技術的投入、權利之產生、權利之維護、權利之實施及商業化等等過程，將形成一個價值投入及產出、回饋的循環。職務發明制度即與此密切相關、環環相扣。在下圖的「技術研發」、「技術產出」環節是活用智慧財產權最為重要的環節，而職務發明之本質在於促使技術研發、鼓勵發明創新，則職務發明主要的議題重心集中在此部分。在制度層面須建立完善的基礎，使發明人盡心投入研. 政治大. 究，使企業積極投資各種資源，結合兩者力量形成推展技術的基礎，以產出成. 立. 功的技術成就。發明完成後，發明人需要與公司整合協商，以提出有力的專利. ‧ 國. 學. 申請，實務上常以專利申請獎金鼓勵發明人參與專利申請過程，使專利之取得更容易且符合預期。第三階段，權利之維護，乃基於權利申請時若能取得強力. ‧. 之專利，便能在市場上獲取一定之獨占利益。第四、五階段，權利商業化之後. Nat. 第一階段. n. al. Ch. 技術研發. engchi. er. io. sit. y. 所產生的利益，得作為發明人之獎金發放，以鼓勵其持續創新研發。. i n U. v. 第五階段. 第二階段. 市場成功. 技術產出. 第四階段. 第三階段. 商業化. 權利化. 圖 2-1：智慧財產權研發投入至獲利之循環（本論文自行整理） 6.

(18) 第二節從專利法、勞動法、契約法之角度看職務發明職務發明制度除了是專利法中重要之議題，其牽涉到企業與員工的僱傭關係，或是企業與高階研發人員之聘僱關係10，在這些法律關係中原則上將涉及勞動法來規範雙方互動，以平衡雙方實力的不對等11。此外，從事創新研發之研究者通常擁有比一般勞工較高之地位、智識，多具備無法輕易取代之獨特性，且企業對於其技術、才能有所需求，在僱傭關係中未必居於絕對之弱勢 12. 。一般而言，對於具備高度研發才能之發明人員工，當事人之間透過契約特. 別約定權利義務關係，於實務運作中亦不在少數13，故契約法之規範亦是職務. 政治大各領域中之原理原則，兼納多角度之觀點，以找到制度建構最為適當之方向。立. 發明制度中不容忽視的議題。從而，在分析職務發明制度設計時，應同時考慮. ‧ 國. 學. 首先，在契約法領域，主要涉及契約意思表示、定型化契約14等議題。又勞動法領域之中有許多法制設計以保護弱勢勞工，例如程序上設計重點在於要. ‧. 求減少雇主與勞工之力量差距，尤其是關於規範員工之團體性規程（如工作規. sit. y. Nat. 則或團體協約等），即有一定之要件限制，而實體面上則多有強行規定規範以給. io. al. er. 予員工確實之權利保護。且就日本特許法而言，其於 2004 年之修法，由實體審查轉為程序審查，就制度層面與勞動法上之人事薪資決策的制度類似──法院尊. n. v i n Ch 重私法自治而退居二線，於此由勞動法角度觀察更有其意義 engchi U. 15. 。然而職務發明. 在部分高階研發人員與公司之關係中，因其可能同時兼有管理職之身分，難認屬於僱傭關係，從而此部分之法律關係應回歸契約法觀察。 11 專利法在規範此一議題時，除了應達到促進產業及技術發展之目的外，亦具有保護勞務提供者之性質，詳見李素華，同註 6，頁 9。相同見解請參照：楊通軒，勞工創作物權益歸屬與競業禁止關係之研究，國立臺灣大學法學論叢，34 卷 3 期，頁 352，2005 年 5 月。謝銘洋，研究成果之智慧財產權歸屬與管理──兼述德國之相關制度，載：智慧財產權之基礎理論，頁 97， 2004 年 11 月。 12 李素華，同註 6，頁 9。 13 許杏宜，8.4 億日圓的故事：談員工的職務發明，會計研究月刊，358 期，頁 48，2015 年 9 月。 14 民法第 72、247-1 條等關於契約之規範亦應適用，以保護受雇人就不當之契約救濟。李素華，同註 6，頁 39。 15 土田道夫，職務発明とプロセス審査―労働法の観点から，載：職務発明，頁 146，2005 年 4 月。 7 10.

(19) 制度畢竟建立於專利法之中，為求促進國家經濟、技術發展，從專利法的角度設計制度亦相當重要，如何激發企業及員工投入發明的誘因，亦是職務發明制度的核心理念。在職務發明之架構中，非但發明人所投入之努力值得保障，雇用人投資研發所提供之人力、物力資源以及其所承擔之風險亦是不可或缺之要素，需要一定經濟利益回饋以確保其持續投資研發之意願。職務發明制度既然為三大法領域的交匯點，需兼納三者視角16，然而在法律適用下，應如何平衡法律適用上之衝突。首要者當屬專利法與勞動法之互動。職務發明之制度本質係為規範勞雇關係中產出發明成果之利益平衡，勞動. 政治大明相關之法律關係於實行上多有重疊，例如：日本法之職務發明規範架構下，立法中關於權利義務之規定以及為保護弱勢勞工權益之程序上規範，皆與職務發. 公司為發揮發明獎勵機制之成效，可能採取就業規則（即工作規則）之形式制. ‧ 國. 學. 定相關規範，若是對於獎勵機制之法律效力有所質疑，將同時涉及勞動法中就. ‧. 業規則是否有效以及特許法中相當利益是否具備合理性之問題，彼此之間的關. y. Nat. 係如何，應於規範衝突時取捨做出合乎制度規範目的之解釋。. er. io. sit. 實則勞動法與特許法之關係應屬於一般法及特別法之關係，在規範勞動條件之一般法為勞動相關法律，而在職務發明制度則有特許法作為特別法，另有. al. n. v i n 鼓勵發明、促進產業發展之目的，故兩者衝突時應以特許法為優先 Ch engchi U. 17. 。另一方. 面，本論文認為在我國的規範體制下，由於未對於勞雇雙方之協調關係提出完. 楊崇森，專利法理論與應用，頁 83，2014 年 9 月，4 版。中山信弘，同註 4，頁 52-53。土田道夫，同註 15，頁 153。飯塚卓也，職務発明制度改正案への評価と提案 : ガイドライン策定に向けた予備的考察，判例タイムズ，66 卷 8 期，頁 41，2015 年 8 月。另有論者認為應否定勞動法適用於職務發明關係中，理由為適用勞動法的前提為職務發明相關法律關係屬於勞動條件，而職務發明關係是以發明人的地位所產生之關係，與使用者使用勞動者進行勞動並給予勞動對價的勞動關係有本質上不同。職務發明應以特許法角度──產業發展之政策考量，與勞動法是立於保障勞動者生存權的觀點不同。與勞動法的不利益變更規範也有大幅重疊，並無必要。如果適用勞動法則必須遵守勞動條件開示義務，且新設預約承繼規定時也須受到不利益禁止的規範，與實務及特許法的觀點不合。深津拓寛、松田誠司、杉村光嗣、谷口はるな，実務解説職務発明：平成 27 年特許法改正対応，頁 212，2016 年 3 月。然本論文認為由於我國對於職務發明之規範貧乏，前述否定說之立場難容於我國制度體系，故我國職務發明規範進行完整修法前並無採取否定說的法制環境。 8 16 17.

(20) 善的解決體制，司法實務上亦未建立「適當報酬」之標準，在考量員工弱勢地位之前提下，應採取相同之理解。於我國之職務發明相關爭議中，應優先考量專利法鼓勵發明、促進產業發展之立法目的，並輔以參酌勞動法下平衡勞雇關係的法律規定及規範意旨以處理職務發明制度中有關勞雇關係之議題。. 第三節職務發明相關之利益衡平如何設計一項制度促進發明之動機，以達成專利法之目的？從權利歸屬予何者、可否特約排除、對價（報酬）如何處理，皆為值得關注且須留意衡平的地方。以經濟學之角度而言，必須以風險報酬之平衡、賦予誘因等觀點出發，. 政治大雙方之信賴以及支持，降低紛爭可能性，以共同合作投入研發創新。除了雙贏立. 檢視在特定產業結構、文化制度下，應如何分配職務發明所生之利益，將取得. ‧ 國. 學. 局面，併達成提高社會公益之專利法立法意旨18。. 以法律制度之角度而言，通常可以從「權利歸屬」以及「利益分配」兩個. ‧. 層面切入。首先決定職務發明之相關權利歸屬於何者最恰當，需考量何者可以. sit. y. Nat. 在取得權利後發揮最大利益、風險利益分配之平衡等因素。決定「權利歸屬」. io. al. er. 之後，為求雙方當事人之利益平衡，以維持、提高雙方投入研發之意願及誘因，需給予未獲得權利之他方一定之補償，保障相對應之報酬或實施專利之權. n. v i n Ch 利（以下稱「利益分配」），藉由「利益分配」之調整，確保當事人之權益未受 engchi U. 偏頗之待遇。例如我國的職務發明制度乃係採取「權利歸屬」於雇用人，「利益分配」給予發明人適當報酬保障之模式。. 第四節我國職務發明之法律制度第一項制度規範第一款制度架構台灣的職務發明制度規定於專利法第 7 條以下19，與出資聘人所產生之專. 柳田範之，職務発明の経済学，載：職務発明，頁 33-34，2005 年 4 月。本法就職務與非職務之發明權利歸屬問題，於第 7 條至第 10 條為明文之規定，以期解決爭端；其中第 7 條規定僱傭關係下職務上發明之權利歸屬，第 8 條規定僱傭關係下非職務上發明 9 18 19.

(21) 利權相關之權利義務關係併同規定20。將僱傭關係中所產出之發明區分為職務發明與非職務發明，分別規定其權利歸屬以及利益分配之規範。針對職務發明之權利歸屬以及適當報酬皆規定於第 7 條第 1 項，就權利之歸屬，預設為「雇用人」「原始取得」21；相對地就利益之分配，要求雇用人應給付適當之報酬，以補償發明人所提出之研發成果。如雇用人已提供資源、人力，卻因為研發成果不屬於職務內容而不該當職務發明，而無法主張任何權利，其權益將有所受損22。既然受雇人已利用雇用人之資源，專利法第 8 條為平衡雙方之權益，明定「非職務發明」之法律關. 政治大成受有雇用人資源之助力，雇用人得於給付合理報酬後於該事業實施其發明、立係。除了確認在非職務發明之情況下，權利歸屬於發明人以外，若該發明之完. 新型或設計，屬於「法定之非專屬授權」23。在同條第 3 項則參照德國之立法. ‧ 國. 學. 例24，課予發明人通知義務，在完成發明後提供雇用人一次機會以確認發明之. ‧. 內容與公司資源利用之關係，避免其權利因發明人之刻意隱匿而受損。同時規. y. Nat. 定有異議之期間，超過該期間則不得再予爭執，將可降低紛爭發生之風險。. sit. 第二款修法歷程. n. al. er. io. 台灣的專利法中之職務發明制度曾經修正 4 次，而形成目前之現行法。. i n U. v. 1944 年（民國 33 年）制定專利法時，將職務發明之規定訂於第 51 條以下，並. Ch. engchi. 將職務發明相關之規定以職務上發明、職務上有關之發明以及職務上無關但使. 之權利歸屬，第 9 條規定僱傭關係下非職務上發明對受雇人保護之規定，第 10 條為雇用人與受雇人因權利爭執而達成協議後，申請變更權利人名義應踐行之程序。經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，頁 20，2014 年 9 月。 20 專利法第 7 條第 3 項。 21 雇用人取得職務發明之相關權利，究屬原始取得抑或是繼受取得？依據我國專利法之條文之文義解釋，應係原始取得，而我國實務亦有判決承認專利申請權及專利權之原始取得，得依據發明人與他人約定發生效力。惟須留意契約是否具備無效事由，否則當事人應受該約定拘束。詳見臺灣智慧財產法院 103 年度民專上更（一）字第 7 號判決。 22 此種情形於日本特許法之規定下，仍屬於職務發明。劉國讚，論職務發明之專利申請權的讓與及返還─日本 2010 年知財高裁「加工工具」事件判決研析，智慧財產權月刊，144 期，頁 29，2010 年 12 月。 23 謝銘洋，同註 11，頁 104。 24 德國受僱人發明法第 18 條。 10.

(22) 用雇用人之資源之發明，在權利歸屬上分別明定予雇用人、雇用人與受雇人共有、受雇人所有。1994 年（民國 83 年）時修法時進行全盤修訂，建立目前職務發明制度之架構，將特定法律關係下之發明人權益分為規範受雇人之職務發明制度以及出資聘人之規範，並依據各該法律關係之特性，設有不同之規範（詳見前述第一款）。之後兩次之修法則主要進行文字修正，並不影響法律解釋，如 2003 年（民國 92 年）時修改部分法條文字，將非職務發明之使用報酬爭議之解決管道予以調整25。2011 年（民國 100 年）修法時則係為因應新式樣專利之名稱改為設計專利，隨同進行之文字修正。. 政治大進行較為實質之檢討，然而在權利歸屬以外之利益分配規定卻是始終未予規立. 在數次的修法歷程中，對於勞雇雙方之權利義務規範僅於 1994 年修法時有. 定，全盤交由產業界自行因應，若從勞動法保護弱勢勞工之角度觀察，自有不. ‧ 國. 學. 足。尤其相較於鄰近之日本、中國就職務發明制度如何規範已進行豐富之修. ‧. 法、立法討論，為求提升並健全我國專利制度以推展產業、技術之發展，值得. y. Nat. 我國之立法者投入關心以檢討目前之規範設計。. sit. 第三款制度之預設規範與特別約定. n. al. er. io. 依據專利法第 7 條 1 項本文，職務發明之專利申請權及專利權原則上歸屬. i n U. v. 於雇用人。同時，因尊重當事人間之私法自治，依據專利法第 7 條但書，當事. Ch. engchi. 人間得以契約約定排除第 7 條26之規定，因此職務發明之專利權或專利申請權應如何分配，原則上得由當事人約定所決定。然而，本條但書是否容許當事人. 修法理由：「原條文第四項刪除。按雇用人與受雇人之間對於使用報酬之爭執，係屬私權事由，可循民事救濟途徑解決，另我國又有仲裁機制，仲裁人之判斷，與法院之確定判決有同一效力，可解決此類糾紛。而專利專責機關對報酬爭議所為之協調，並無拘束力，且報酬之多寡須衡酌市場價值判斷，並非專利專責機關專業範疇，本項規定應無必要，爰予刪除。」 26 專利法第 7 條：「（第 1 項）受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。（第 2 項）前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。（第 3 項）一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。（第 4 項）依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。」 11 25.

(23) 間以契約排除給付適當報酬之權利義務，則容有爭議。依據智慧財產局所發佈之專利法逐條釋義，採取否定說，其中提到立法過程中曾有提案將權利歸屬與適當報酬之規定分列兩項，而僅允許權利歸屬之規定得以契約排除，相對地，適當報酬之給付則無法以契約排除。亦即「權利歸屬」為任意規定，「適當報酬」則屬於強行規定。惟最後立法者所選擇之結果為統一於第 7 條第 1 項規定，而立法目的本即無預期開放適當報酬得以特約排除，且因發明人權益之保障，前述限縮解釋之見解應為「法之當然解釋」27。再者，參考比較法之規範，英國、德國、日本皆為規定於專利申請權依法或依. 政治大. 契約歸屬於雇用人所有時，雇用人負有支付相當補償義務，而無得約定排除之 28. 但書規定。. 立. 然而，細究本條項之文義內容，但書僅提及「但契約另有約定者，從其約. ‧ 國. 學. 定」，未明文限定其為「權利歸屬」規定之但書，而排除「適當報酬」之適用，. ‧. 故解釋上當事人若以特約約定不給付報酬，以字面意義而言固仍為法之所許。. y. Nat. 另自目的解釋出發，由於職務發明制度之多重屬性，必須同時考量民法之契約. er. io. sit. 關係，勞動法之僱傭關係衡平以及專利法下鼓勵發明之目的。若係基於契約自由之立場出發，勞雇雙方如何處理勞動條件，有其自主空間，因此將「權利歸. al. n. v i n 屬」設為任意規定乃屬當然，至於「適當報酬」是否得依據當事人間之權利義 Ch engchi U 務關係調整？例如以優渥之薪資待遇代替針對個別專利發放報酬或獎勵，以勞. 工的角度觀察，未必有所不利，畢竟發明之風險已全部由雇用人承擔，其可以獲得專心投入研究之環境，因此在員工獲得充分的保護之下（程序上以及實體上之保護），得以承認此規定為任意規定。又專利法之目的在於鼓勵創新、發明，然而此目的在勞雇雙方當事人間是否得以調整？假設員工在獲得穩定高薪. 經濟部智慧財產局，同註 19，頁 20-21。另有採相同見解者，李素華，同註 6，頁 37。汪渡村，職務發明適當報酬金之研究，銘傳大學法學論叢，5 期，頁 27，2005 年 12 月。楊通軒，同註 11，頁 353。 28 英國專利法第 40 條、第 41 條、德國受雇人發明法第 9 條、第 10 條、日本特許法第 35 條。 12 27.

(24) 的環境中，不需要在意專利獎金等報酬，有無可能更加投入於研究？同時，雇用人在管理體制上可以選擇最適合之形式，將節省之管理經費投入於研發或回饋予員工，更能促進研究發明，仍未逸脫專利法之立法目的。是以若從目的解釋之角度而言，或有認定「適當報酬」之規定為任意規定之空間。又於歷史解釋部分，誠如上述專利法逐條釋義所稱，專利法於修法時曾經將此議題納入考量，惟最後之法條內容仍維持前開架構，文義解釋得以特約排除。就此立法結果可否解釋為「適當報酬」之規定為任意規定即屬立法者有意為之？故前述專利法逐條釋義所提出之主張強調為保護受雇人，雇用人無法免. 政治大我國實務見解亦有肯認以工資涵蓋發明人研發取得專利之報酬，相當於承立. 除支付適當報酬之義務乃「法之當然解釋」，是否真係如此顯然值得深入解析。. 認適當報酬之給付得以契約合意約定，免予給付額外之適當報酬29。有關專利. ‧ 國. 學. 法第 7 條第 1 項是否應全部認定為強行規定，應視我國之產業文化、勞雇環. io. y. sit. 第二項職務發明之要件. er. Nat. 研究後進行省思、檢討30。. ‧. 境、發明型態，適合何種模式之法律架構，法律應介入之程度如何，值得深入. 職務發明之認定，主要需判斷二項要件31，即發明人是否為「受雇人」（僱. al. n. v i n Ch 傭關係之判斷），以及是否屬於職務上所完成之發明（職務內容是否與發明相 engchi U. 「…就其取得我國專利時，並未有其他報酬或獎金之核發，亦為上訴人所不爭執，堪認兩造係約定以被上訴人所領工資七萬元作為被上訴人研發取得專利之報酬，自難認兩造有以系爭專利獎金之給付作為我國專利法上所指適當之報酬之合意，被上訴人執專利法第七條規定，主張系爭專利獎金乃法定對價，上訴人應為給付云云，殊不足採…」。臺灣高等法院 93 年度勞上易字第 31 號判決。 30 我國企業經營實務上習慣將員工之發明貢獻計入薪資中，公司不會針對個別發明給予報酬。如公司另外依照內部規章給予獎勵亦屬額外之給付，是否給付之決定權仍由公司掌握。許杏宜，同註 13，頁 48。但這種方式是否有忽略給予發明人充足獎勵誘因之缺失？ 31 專利審查基準則針對非專利申請權人之舉發事由，就何謂「職務上之創作」有列出四項要件，詳列如下：「當事人之間是否有僱傭關係」、「受雇人之職務是否與其創作有關」、「該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內」、「受雇人之創作與系爭專利是否實質相同」。本論文認為前開第一、三項要件應包含於「受僱人」之要件，第四要件則為爭執職務發明歸屬之前提。經濟部智慧財產局，專利審查基準，第五篇第一章第 4.1.1，頁 5-1-23，2017 年 1 月。另有論者就僱傭關係下，職務發明相關權利之歸屬，區分為涉及人的適用範圍：「受僱人」以及事的適用範圍：「職務內容」等兩項議題。楊通軒，同註 11，頁 352。 13 29.

(25) 關）。換言之，在主體及客體層面皆須符合特定要件，方構成職務發明而適用專利法第 7 條以下之規定。. 第一款受雇人首先，就「受雇人」之要件，專利法未予以明確定義32，是否應採用民法僱傭關係或是勞動法上「受僱人」之概念33？在我國司法實務上針對受雇人，亦未有定見。目前實務有採取比較寬鬆之解釋者，可以民法第 188 條所界定之受僱人為標準，只要受雇用人指示，提供勞務，而受其監督，即為本法所稱之受雇人34。另一方面，亦有實務見解認為，可採納勞動法上關於受雇人從屬性之判斷標準。故將排除經理人等之委任關係，蓋委任關係中發明人具有獨立之裁量權，自非受雇人35。. 政治大. 立. 本論文認為，在專利法之制度之下，可採取較為寬鬆之解釋。於符合專利. ‧ 國. 學. 法之立法目的、法律體系（與出資聘人之形態差異有所區別）以及企業實務運作或當事人間習慣等前提之情況，檢視職務發明之要件，而形成專利法獨自之. ‧. 「受雇人」之概念36。. Nat. sit. y. 第二款職務內容. n. al. er. io. 第二，關於職務發明之成果是否屬於職務工作內容，依契約之約定或雇用. Ch. engchi. i n U. v. 有論者認為我國專利法用語失之過狹，應參考日本特許法第 35 條第 1 項針對使用者及從業者之定義。楊崇森，同註 16，頁 89。而就日本法之介紹，詳參後述第三章。 33 專利法之用詞「受雇人」，與民法、勞動法中之「受僱人」用詞略有不同，是否為立法者刻意為之，而就其定義即應做不同於民法、勞動法之解釋？ 34 本判決認為經理人是否為本法之受雇人，應具體認定雙方之法律關係，非謂職稱為經理人即逕予否認受雇人之判斷。智慧財產法院 100 年度民專訴字第 89 號判決。而其上訴審智慧財產法院 100 年度民專上 51 號判決則以另一要件否定該發明為職務發明，其認為系爭發明並非職務上所完成之發明，推翻一審判決。 35 智慧財產法院 104 年度民專上字第 26 號判決。智慧財產法院 104 年度民專訴字第 77 號判決。學說上有採取勞動法的角度，認定委任關係無人格從屬性而否定之。楊通軒，同註 11，頁 352。 36 有論者認為本法第 7 條之受雇人定義應相近於民法第 188 條或是第 756-1 條之受僱人，應以客觀之從屬性有無判斷勞工或是經理人在勞動關係之地位，不論典型僱傭關係或是委任關係之受任人皆可能屬之。且職稱為何並非重點，尤其我國企業實務上職稱為經理人者，卻同時身兼研發部門主管或是從事研發工作者相當常見，如僅能依當事人間委任契約處理職務發明相關事務，有所不當。李素華，同註 6，頁 14-17。 14 32.

(26) 人之指示所擔任之工作，於該工作中所完成之發明即屬之37。此要件主要用以區分專利法第 7 條職務發明與第 8 條之非職務發明，實務上多認為判斷標準在於「…使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。」38，重視實質判斷員工之職務內容與職務發明之關係。換言之，若發明非工作之內容，僅係利用雇用人資源或經驗完成者，仍非屬職務上完成之創作39，而為業務經驗發明。. 第三款實質相同除了前述所提到之兩項要件，實務上在請求移轉職務發明相關權利之訴訟. 政治大. 中，雇用人除了必須證明職務發明之要件，往往必須證明職務發明之內容與發. 立. 明人申請之專利實質相同而具有同一性40。由於職務發明之內容與申請專利之. ‧ 國. 學. 結果，通常在經歷審查過程後多因修正而有所不同，與一般請求移轉物權登記之訴訟不同，難以斷然認定標的之同一性，法院必須檢討請求項與職務發明之. ‧. 關聯性，判斷技術特徵是否一致。其標準則類似均等論之判斷，需認定系爭專. sit. y. Nat. n. al. er. io. 謝銘洋，同註 11，頁 102。智慧財產法院 105 年度行專訴字第 41 號判決：「按所謂職務上之發明，指受雇人於所任職務之僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之發明，發明為其工作內容之一，也是執行職務之結果；即受雇人之發明必須存在於僱傭關係中，且在受雇期間內已完成，其發明之成果必須與受雇人本身執行職務所負擔工作內容有直接或間接關係」。有論者認為解釋上得參考英國專利法第 39 條之規定，將職務界定為 1.在正常職務過程中，或是特別指派之職務中，可以合理期待自其職務履行而產生之發明；亦或是 2.執行職務過程中，有特別義務推動雇用人事業之利益者。併參考日本之學說見解，綜合從業者之地位、待遇、職種、雇用人貢獻程度等判斷。楊崇森，同註 16，頁 87-89。 38 智慧財產法院 100 年度民專上字第 51 號判決。智慧財產法院 101 年度民專上字第 40 號判決、102 年度民專訴字第 72 號判決、102 年度行專訴字第 112 號判決，亦同此見解。 39 智慧財產法院 104 年度行專更（一）字第 7 號判決：「專利法所謂之職務上之新型創作，係以受雇人於僱傭關係中之工作所完成者而言，其中受雇人於僱傭關係中之工作所完成者，係指受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受之工作範圍內，所完成之新型創作，該新型創作為其工作內容之一，亦為執行職務之結果。如未符合該要件，僅係利用雇用人資源或經驗完成者，仍非屬職務上之新型創作。」。本案中發明人有受到雇用人其他員工之協助，且利用公司資源研發，其下級審智慧財產法院 102 年度行專訴字第 112 號也因此肯認為職務發明，但本判決否定之。有論者同樣認為此要件非僅係單純使用雇用人資源或經驗之研發所得，需限定於僱傭契約所約定之工作或是受雇用人指示之工作。楊通軒，同註 11，頁 352。相近見解則有認為：發明之產生雖與受僱人執行職務或履行僱傭契約有關，如利用雇用人之資源等，仍須是基於僱傭契約或是雇用人指示，可合理期待在該職務範圍產生，性質上在受僱人履行給付之範圍者，否則為業務經驗發明。李素華，同註 6，頁 24、33。 40 例如：智慧財產法院 104 年度民專上字第 21 號判決。 15 37. Ch. engchi. i n U. v.

(27) 利之申請專利範圍是否逸脫證據（原告主張被告在僱傭關係下之發明內容）之創作構思、技術手段及功效，而文字及圖式形式則不必相同41。並且係以發明所屬技術領域中具有通常知識者（以下簡稱通常知識者）之標準認定是否顯而易見，以判斷是否為實質同一42。如果屬於職務發明之內容，則依據專利法第 7 條，將由雇用人原始取得專利申請權，發明人私自申請專利，雇用人得請求返還專利權。. 第三項適當報酬請求權之定義第一款適當報酬之性質報酬請求權之法理基礎為何，牽涉到職務發明制度設計時所應考量之利益. 政治大. 平衡，所謂的平衡點要取在何處方能兼顧雙方當事人之權益，應自制度之政策. 立. 目的、權利之法律性質、產業之實務運作等因素出發，詳加考量分析。從而首. ‧ 國. 學. 應釐清報酬請求權之基礎，尤其在勞動關係下，受僱人所完成有關於職務內容之成果原則上應全部歸屬於雇用人，作為對價雇用人將給予薪資報酬。何以研. ‧. 發成果之提出，在專利法中需要另外保障發明人「適當報酬請求權」？尤其是. y. Nat. sit. 在企業之人事制度設計考量下，為何從事研發之人員能夠獲得其他員工所無之. n. al. er. io. 「額外報酬」？若無堅實之基礎說明，則將引發不公平之質疑。. i n U. v. 特殊貢獻理論主張僱傭契約中發明人之主義務為從事研發投入（或者甚至. Ch. engchi. 非主要職務內容），所產出之成果則已超過其原本勞動義務，屬於一項特殊貢獻，從而雇用人應另外就此額外之成果給付適當報酬。同時則有獨占理論主張認為給予發明人補償之主因應為專利權之排他權賦予權利人獨占之地位，發明人提供研發成果若經申請為專利則可能為雇用人取得市場上獨占地位，從而應給予發明人適當報酬以平衡雙方之利益43。從而，在特殊貢獻理論以及獨占理. 專利審查基準，第五篇第一章第 4.3.1.1。智慧財產法院 103 年度民專訴字第 110 號判決。而其上訴審則以「熟悉穀物醋釀造技術者」之觀點觀察是否實質相同。智慧財產法院 104 年度民專上字第 21 號判決。 43 楊通軒，同註 11，頁 353。 16 41 42.

(28) 論之下，適當報酬請求權之性質應傾向於「對價」之性質，不論是特殊貢獻或是獨占利益之提供，雇用人獲得職務發明權利之利益後，為求衡平乃要求其提供報酬補償發明人之貢獻44。然自專利法之鼓勵創作發明以推動產業發展之政策目的觀之，對於發明做出貢獻之發明人給予一定權利之保障，將能提高其投入研發之誘因，報酬請求權應偏向於「獎勵」性質45。專利申請權以及專利權之歸屬，考量勞動法之原理以及雇用人投入研發所承擔之風險及使用該發明之效益等因素，我國專利法已規定由雇用人取得相關權利，然為平衡保護勞雇關係中弱勢之發明人，且確. 政治大此外，針對適當報酬請求權之性質屬於法定債權或是契約債權，關於適當立. 保發明之誘因，適當報酬請求權應屬於一項衡平之權利。. 報酬之給付，專利法第 7 條第 1 項已規定雇用人負有給付之義務，在發明人完. ‧ 國. 學. 成職務發明時，相關之專利申請權及專利權將歸屬於雇用人所有，同時發明人. ‧. 將取得適當報酬請求權，該債權之法源基礎應為專利法之規範，透過法律之規. y. Nat. 範賦予發明人員工最低之保障。然而，在實務上雇用人多以其內部章程或契約. er. io. sit. 等方式約定「專利獎金」、「發明獎金」等適當報酬之發放要件、獎勵內容等規定，即以契約意定之形式代替前述之法定債權，報酬請求權即屬於契約債權。. n. a. v. l C 第二款報酬請求權是否為專利申請權之對價 ni. hengchi U. 若依據專利法第 7 條文義「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」，可以得知職務發明之專利申請權及專利權屬於雇用. 有論者認為，基於僱傭契約，受僱人之主契約義務即包含完成職務發明。然從尊重並鼓勵受僱人對於發明貢獻之角度，給予完成發明之報酬，同時亦可滿足專利法鼓勵揭露發明內容之目的，以促進發明之公開與有效利用。李素華，同註 6，頁 10。亦有論者認為根據僱傭契約之原則似可主張職務發明成果皆係勞動之產出，所生所得皆歸雇用人所有，然同時需斟酌發明係由發明人投入特別之努力結合其能力所完成者，應留意兩者平衡，不宜放任勞資自由約定。楊崇森，同註 16，頁 84。我國智慧財產局出版的專利法逐條釋義亦認為：專利權為無體財產權，具財產價值，受雇人研發成果所得專利權產生之價值可能遠高於受雇人依僱傭契約取得之報酬，於此情形，宜讓受雇人享有額外之報酬，方為公允。經濟部智慧財產局，同註 19，頁 20。 45 謝銘洋，同註 11，頁 103。 17 44.

(29) 人，並應給付適當報酬。關於「報酬」，於民法規定中僱傭、承攬、出版、委任、居間等有名契約46皆有規定，提供勞務服務者有報酬請求權，以作為勞務提供之對價。故專利法第 7 條之規定，如依文義解釋，應認報酬請求權為因職務發明所得權利之對價。然而細究僱傭關係中，雇用人給付員工薪資，而員工從事研發工作所產出之發明成果，即屬於薪資之對價。適當報酬並非僱傭契約之薪資或勞務給付之對價，屬於額外之報酬金47。我國實務多數見解亦認為「職務發明與雇用人付出之薪資及其設施之利用或團體之協力，有對價之關係。」48，自前述判決內. 政治大支付員工薪資之目的即為此。至於適當報酬與職務發明之成果間，既非對價關立. 容中，可以了解職務發明乃為發明成果之一，原則上應歸屬於雇用人，雇用人. 係而為額外給付，應參考專利法立法目的及體系分析適當報酬之定性。. ‧ 國. 學. 承前述對於報酬請求權之定性，在專利法為鼓勵發明創作、推廣產業發展. ‧. 之立法目的下，適當報酬應僅係專利法為鼓勵發明所規定，本質上屬於獎勵、. y. Nat. 誘因之性質49。而在我國實務上對於職務發明制度多以建立專利發明獎勵制度. er. io. sit. 落實，故適當報酬之給付乃多以專利獎金之形式發放，若係涉及「專利獎金」者，實於勞動法之案件有較多討論，多數說認為專利獎金即為勞動基準法施行. al. n. v i n 細則第 10 條第 2 款所規定之研究發明獎金，為非經常性獎金，具有恩惠、勉勵 Ch engchi U 之性質。故關於專利獎金之給付，我國實務見解一般認為既為「研究發明獎. 金」，即非經常性工資，不屬於勞動成果之對價50，從而應將報酬請求權定性為. 如民法第 482 條：「稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬」、第 490 條：「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。」、第 565 條：「稱居間者，謂當事人約定，一方為他方報告訂約之機會或為訂約之媒介，他方給付報酬之契約。」 47 李素華，同註 6，頁 36。 48 例如：臺灣高等法院 97 年度智上易字第 3 號判決、智慧財產法院 100 年度民專上字第 51 號判決、智慧財產法院 101 年度民專上字第 40 號判決、智慧財產法院 104 年度民專上字第 26 號判決。 49 有論者認為類似專利法保障發明人之經濟利益。李素華，同註 6，頁 36。 50 最高法院 102 年度台上字第 1817 號判決。並請參照楊通軒，同註 11，頁 353。 18 46.

(30) 促進發明誘因之獎勵。以此衡平勞雇關係對於發明成果之利益分配，並確保發明人之權利及研發動機，符合我國專利法之立法目的以及實務運作現狀。. 第三款有無同時履行抗辯之適用按民法第 264 條明定同時履行抗辯所主張者，須因契約互負債務，係指基於同一之雙務契約發生之債務，且雙方之給付立於對待給付關係。又「同時履行之抗辯…倘雙方之債務，非本於同一之雙務契約而發生，縱令雙方債務在事實上有密切之關係，或雙方之債務雖因同一之雙務契約而發生，然其一方之給付，與他方之給付，並非立於互為對待給付之關係者，均不能發生同時履行之抗辯」，可參最高法院 101 年度台上字第 1246 號判決。從而，「使雇用人受有專. 政治大. 利申請權或專利權之義務」與「給付適當報酬之義務」兩者間，是否可以互相. 立. 主張同時履行抗辯，關鍵應在於雙方之給付是否源於同一之雙務契約以及屬於. ‧ 國. 學. 對價關係。其中適當報酬之定性，屬於發明之對價抑或是誘因將影響是否得以主張同時履行抗辯權。針對報酬之給付，發明人可否主張民法第 264 條同時履. ‧. 行抗辯權，在雇用人給付前拒絕移轉職務發明之權利，我國實務有肯定說及否. y. Nat. sit. 定說，以下將分別介紹。. n. al. er. io. 肯定說，如台北地方法院 93 年度智字第 66 號判決，其為一請求移轉專利. i n U. v. 權之案件，原告公司主張被告員工所完成之職務發明權利應移轉予公司，而法. Ch. engchi. 院認為依據專利法第 7 條第 1 項規定，專利申請權及專利權若無特約固然應屬於雇用人，然雇用人應支付「對價」予受雇人。最後，法院認定原告未提出支付報酬之要約，駁回其移轉專利權之請求。是以本判決認為職務發明之專利申請權與適當報酬為對價關係，員工若是未取得適當報酬，可以主張同時履行抗辯，因此在雇用人給付適當報酬前，得拒絕移轉專利權。亦有實務採取否定說，而分別就同時履行抗辯主張之兩項要件提出否定見解，就「同一契約」如智慧財產法院 100 年度民專訴字第 89 號判決則指出，「專利法第 7 條第 1 項所規定，雇用人應支付受雇人適當之報酬，並非係雇用 19.

(31) 人取得受雇人職務上所完成之發明依契約所應為之對待給付，非屬因契約互負債務，則被告自不得就原告應給付之適當報酬與移轉系爭 2 件專利之義務，主張同時履行抗辯。」。上述智財法院之見解，認為不得主張同時履行抗辯之原因，係因報酬請求權為「法定」之債權而不能適用民法債編總論之契約規定，其未必否認報酬請求權與職務發明間之對價關係。又針對「對待給付」之要件，如桃園地院 102 年度勞訴字第 40 號判決雖然認定「專利提案獎金」之發給係基於公司所制訂之專利提案申請及獎勵辦法，而非逕依專利法請求報酬，仍否認報酬請求權與專利移轉立於對價關係51。. 政治大間是否為對價皆為同時履行抗辯之要件。針對第一項要件，對於適當報酬之給立依據前開最高法院之見解，當事人雙方之義務是否源於同一契約以及義務. 付一般而言企業間將於專利發明制度中規範，原則上係契約債權。反之，發明. ‧ 國. 學. 人如逕主張專利法第 7 條第 1 項請求權，則為法定債權。在前者的情形下，由. ‧. 於雙方已達成合意，將滿足此要件，後者則應否定之。至於第二項要件，本論. y. Nat. 文認為適當報酬之性質應屬「誘因」之提供，非屬對價已如前述。從而，發明. er. io. sit. 人似不應對於使雇用人取得發明相關權利之義務主張同時履行抗辯。又從實務運作之角度觀察，由於智財管理之程序運作，專利申請之程序有其一定之時間. al. n. v i n 壓力，為追求效率以發揮商業利益 C h ，同時履行之抗辯或將有礙於企業之智財 engchi U 52. 佈局。然而，對於發明人員工之保障亦不容忽視，必須取得平衡，應提供完善的申訴或救濟管道確保其能取得應得之報酬。. 第四款「適當報酬」之判斷我國專利法及相關規定並未明文規定何謂「適當」之報酬53，而實務上亦. 本判決之爭點在於專利提案獎金是否屬於工資之一部，並以契約一般觀念觀察，若獎金與勞務之提出處於同時履行關係則應肯認之，而法院否認兩者為對待給付關係。 52 我國之職務發明權利歸屬制度採取雇用人「原始取得」之模式，已經充分表明立場，希望雇用人能直接取得權利而免去與發明人間就權利歸屬之爭議。在原始取得之架構下，將期待發明人能配合將發明成果提出，或甚至協助申請專利。惟仍應確保發明人之權益不因此受侵害。 53 根據專利法逐條釋義，為強化受雇人保護，立法委員曾提案專利法第 7 條增訂一項規定：「前項所稱適當之報酬，應考量該發明、新型或設計使雇用人獲得之利益、雇用人對於該發明 20 51.