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權」132

基於上揭法理,巡迴上訴法院遂聚焦於 TransCore 與 Mark IV 間之和解合約 是否授權後者銷售,而依該合約,TransCore 同意並承諾不對 Mark IV 提出任何 有關未來侵權行為之要求、主張、訴訟或行為,依該院解讀,此條款無疑已授 權所有原將構成侵權之行為態樣,包括製造、使用、許諾銷售、銷售或輸入系 爭專利,故自和解合約文字觀之,並未包含銷售上之限制。該院遂導出結論,

和解合約授權 Mark IV 銷售產品至協力廠商,而耗盡後續 TransCore 控告 Electronic Transaction 侵權之權利。該院並認為,若實施某合約所載專利尚需其 他尚未核准之專利始可完成,則免訴條約範圍將及於合約簽訂後始核准之專 利,即使條約中業已明示其不延伸涵蓋其後始核准之專利。

伍、 專利耗盡原則之適用地域

目前國際間對專利耗盡之適用未有一致見解及規範,世界貿易組織 (WTO)

中「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPS)第六條規定:「就本協定之爭端 解決之目的而言…本協定不得被用以處理智慧財產權權利耗盡問題…」133,而 未強制會員國採一致立法或援引 TRIPS 之爭端解決機制申訴。故各國間採取之 專 利 耗 盡 理 論 或 有 差 異 , 依 適 用 地 域 限 制 主 要 區 分 為 國 內 耗 盡(national exhaustion)、國際耗盡(international exhaustion)及區域耗盡(regional exhaustion)。

國內耗盡原則係指耗盡原則僅適用於國內,受專利保護產品於首次進入國 內市場後,該產品於國內之專利排他權利即業已耗盡;反言之,專利產品如係 專利權人本身或授權他人於國外進行首次銷售後,對應之國內專利權利並未因 之耗盡。國際耗盡原則係指專利產品一經首次銷售後,不論該銷售行為發生於 國內或國外,該專利產品之專利權利皆屬耗盡,故即令未經專利權人同意,業

132 Id. at 7 (“is only one of form, not substance — both are properly viewed as ‘authorizations’.’’)

133 AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, PART I GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES, Article 6 Exhaustion: For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

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經專利權人本身或授權他人於國外首次銷售後產品,他人可自由輸入國內而不 構成侵權,一般所稱真品平行輸入行為即屬此型態,實務上國際耗盡議題以往 多發生於商標及著作權領域,近年則在專利領域漸受重視。區域耗盡原則係認 為專利產品之專利排他權,在特定區域內一經銷售即已耗盡,故來自於區域外 之平行輸入將被禁止,我國亦有學者稱此實質上為「小型的國際耗盡」134

揆諸我國於 2013 年以前施行之舊專利法第五十七條第二項第六款:「專利 權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後,使用或再販賣該物品者。上述 製造、販賣不以國內為限。」於此情形下為專利權效力所不及者;故自文義觀 之,多數學者認我國應係採國際耗盡原則135。然因同條第二項又明文規定:「第 六款得為販賣之區域,由法院依事實認定之。」故亦有論者認此處法條所規定 有關法院對於專利物品第一次銷售區域之認定,屬法律問題136,故亦有謂從第 二項之規定,似採國際耗盡而非國內耗盡類型。故最近一次專利法修法137中,

其相關修正理由即謂:「按智慧財產權之權利耗盡原則是否予以採納,依與貿 易有關之智慧財產權協定(TRIPS)第六條規定,可由世界貿易組織會員自行決 定,本法有關專利權耗盡所採之原則,依第一項第六款規定,係採國際耗盡原 則,惟第二項復規定相關販賣之區域,須由法院認定之。按權利耗盡原則究採 國際耗盡或國內耗盡原則,本屬立法政策,無從由法院依事實認定,本項規定 修正明確採國際耗盡原則,爰將現行條文第二項後段刪除,以杜爭議。」138

即令權利耗盡堪謂美國專利法重要原則,美國法院實務上通常否定專利產

134 參見沈宗倫,由權利耗盡原則論合法專利物之使用界限:以專利物組裝與修復為中心,臺大

法學論叢第39卷第1期,頁293,2010年3月。惟須敘明者,此用語實質係指合法專利物散布之權 利耗盡原則,即指合法專利物購買者後續之販賣要約、販賣、進口等市場散布行為,與本文主要 討論之台廠取得零組件後組裝之使用行為,須予區辨。

135 可參見如謝銘洋,專利進口權與平行輸入,智慧財產權基本問題研究,頁 188-89,自版,1999

年。

136 徐宏昇,專利物品可否平行輸入,資訊傳真週刊,頁 18,1997 年 12 月 15 日。

137 新修正專利法已於中華民國 102 年 1 月 1 日開始施行。

138 專利法修正草案條文對照表,2009 年 12 月 3 日行政院院會通過送請立法院審議版本。

(“The patentee's authorization of an international first sale does not affect exhaustion of that patentee's rights in the United States. Moreover, the ‘solely foreign provenance’ language does not negate the exhaustion doctrine when either the patentee or its licensee sells the patented article abroad.”)此國內耗 盡立場於近期案例亦續獲支持,可參見:Fujifilm Corp. v. Benun et al., No. 2009-1487, 2010 U.S.

App. LEXIS 10827 (Fed. Cir. May 27, 2010).

140 事實上美國聯邦最高法院迄今對於美國專利耗盡理論究係採國內或國際耗盡原則,未予直接

處理與闡明。至於著作權領域耗盡理論之適用,則可參考美國最高法院於2013年3月19日之 Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.判決中,基於美國著作權法文義未含任何地理限制(says

nothing about geography),故認定即令於外國製造產品亦有權利耗盡理論之適用,亦即採國際耗

盡原則。

141 美國最高法院於上揭Costco Wholesale Corporation v. Omega S.A判決中,維持該院先於Quality King Distrib. Inc. v. L’Anza Research Int’l一案見解,即著作權人於美國境內依法所作成之重製

143 Deutsche Grammophon, GmbH v Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co., Case 78/70, (1971)

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利產品一經銷售,可自由輸入任何其他歐盟會員國;然反之,若專利產品起初 係在歐盟會員國境外所銷售,專利權人有權禁止自該非會員國平行輸入該經購 買之專利產品至歐盟會員國。