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利產品一經銷售,可自由輸入任何其他歐盟會員國;然反之,若專利產品起初 係在歐盟會員國境外所銷售,專利權人有權禁止自該非會員國平行輸入該經購 買之專利產品至歐盟會員國。

陸、 小結

總結上揭歷次法院就專利耗盡原則相關議題之重要詮釋,短結如下:

1. 附條件銷售或授權原則有效;

2. 惟施加之銷售或授權限制仍不得有專利濫用或違反托拉斯相關法律情 事;

3. 本質上用以實施專利發明特徵且無其他合理用途之零件銷售亦耗盡該 專利;

4. 方法專利適用專利耗盡原則;

5. 免訴條款仍適用專利耗盡原則;

第二節 專利耗盡原則與§271(f)(2)款之交集

延續上章結論,本章擬討論者在於,品牌廠或零件供應商就§271(f)(2)款「係 為該發明特製或專門適用於該發明,而非適用於實質上非侵權用途之泛用物品 或商品」之關鍵零件取得該發明之美國專利授權後,倘於最終組裝國亦存在該 美國專利之對應專利,則下游台廠援此組裝製造之最終成品,得否適用權利耗 盡而阻卻於最終組裝國之被訴風險?

觀諸前述案例,觸及相關核心議題者主要為半世紀前 United States v. Univis Lens Co.144(下簡稱 Univis 案),直至近期 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics,

144 Seesupra note 92

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Inc.145(下簡稱 Quanta 案)中,始將相同法理進一步適用於現代電腦科技產品,

就處理器晶片至電腦間之權利耗盡關係予以詮釋。是故,本節將先援引該兩案 中最高法院相關見解,作為本議題討論基礎。

首先,於 Univis 案中,最高法院闡明,僅能用以實施一專利之物件經由專 利權人授權銷售後,該專利之排他權即隨該物件之售出而拋棄146。Univis 案中 之鏡片毛胚即符合此準則,因毛胚未經過進一步磨平、拋光等加工程序為該專 利所記載之鏡片成品前並無效用,該毛胚之銷售唯一目的即在供買方進一步予 以磨平、拋光而作為將來佩戴者使用之鏡片。而於 Quanta 案中,最高法院認定,

原告 LGE 自陳 Intel 之晶片除安裝於實施 LGE 系爭專利記載之電腦系統外,並 無其他合理用途,該院亦同意微處理器或晶片僅在連接於匯流排(bus)及記憶體 (memory)後始得運作。是故,Intel 銷售至 Quanta 之唯一明顯目的,係在許可 Quanta 安裝 Intel 產品於實施系爭專利之電腦。

其次,最高法院認定,Univis 案中鏡片毛胚係在實施系爭專利發明之實質 特徵。Univis 鏡片專利之實質特徵或其進步性,即在將不同鏡片片段熔合為一 體以產出一雙焦距及三焦距鏡片,而於熔合程序後之最終成品製程則並無獨特 性,被授權人完成 Univis 鏡片毛胚與其完成所有其他雙焦距鏡片之工法,精確 言之可謂相同。事實上,Univis 亦從未爭執其授權之系統係受涵蓋完成該鏡片 毛胚之方法或程序之專利所支持。由此觀之,被告人即在實施所有構成系爭鏡 片專利請求項新穎要件之操作程序。雖然該鏡片最終完成程序係由系爭專利所 涵蓋,依地院之事實發現,其中磨光程序並非該專利之核心技術,該標準程序 並未在所有系爭專利中詳細記載,亦未在兩件系爭專利中述及,此皆在表明最 終之完成加工程序就系爭發明而言非屬關鍵。

如同 Univis 之鏡片毛胚,於 Quanta 案中,最高法院認定,Intel 產品實已構 成系爭專利發明之實質部分,其尚缺者僅在於未完整實施該專利而已。與 Univis

145 Seesupra note 128

146 See supra note 92 at 249 (“the authorized sale of an article which is capable of use only in practicing the patent is a relinquishment of the patent monopoly with respect to the article sold.”)

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案同理,因實施該專利之唯一步驟,僅在施加一普通程序或增加標準零件,故 該不完整之物件實質上已實施該發明。該院認定,系爭專利之所有進步性實質 上皆在 Intel 產品中體現,依其產品本質觀之,除非進一步連接至記憶體與匯流 排,否則 Intel 產品即無法實現此等專利功能。然無論記憶體或匯流排皆屬電腦 系統之標準零件,而僅在提供維持處理器及晶片組動作之資訊,當 Quanta 額外 安裝此等標準零件時,無須作出具創造性或進步性之決定。實際上,由於未能 探悉屬營業秘密範疇之 Intel 產品內部結構,Quanta 無其他選擇,而僅能遵循 Intel 之規格要求而將 Intel 產品安裝於電腦。是故,藉由設計其產品以實施該專 利,Intel 本身幾乎即已實施該專利,所缺者僅為標準零件之添加組裝而已。

此外,最高法院特別針對 LGE 之舉例予以反駁,該院同意在一般原則下,

實施 A 專利之裝置由於僅實施 A 專利,故其銷售後並不因此耗盡 B 專利。然 若實施 A 專利之裝置實質上(substantially)亦實施 B 專利,則其與 A 專利間之關 係並不阻卻 B 專利之耗盡。例如,倘若 Univis 之鏡片毛胚包含受 A 專利保護 之防碎玻璃材料,然由於其實質上係用以形成鏡片成品,故亦隨之耗盡受 B 專 利保護之鏡片成品專利權。此法理於 Quanta 案同樣適用而無區別,即令每一 Intel 微處理器及晶片實施上千件不同專利,包含該案未論及而歸屬於 LGE 之部 分專利,耗盡理論之分析並不因同一產品可實施多件專利此一事實而有所影 響。所需考量者為,實施系爭專利部分要件之 Intel 產品倘在實施該專利之實質 特徵,即耗盡該專利。

整理上款 Univis 及 Quanta 兩案中最高法院見解當可短結,取得某成品專 利授權之零件 A 進一步與其他零件組裝而成之成品 B,在符合下述情狀下得使 同一專利耗盡而無須另就 B 重複取得授權:

1. 零件 A 除專門用以供製成該專利成品 B 外即無其他實質用途;

2. 零件 A 係在實施該專利之實質特徵而構成該專利實質要件;

3. 與零件 A 共同組裝為成品 B 之其他零件須為不具關鍵作用之標準零件

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147

第三節 專利耗盡原則於§271(f)(2)款代工模式之適用

回歸本章主題,綜合上章有關§271(f)(2)客觀要件之探討及本章前文所整 理,品牌廠或零件供應商就符合§271(f)(2)客觀要件「係為該發明特製或專門適 用於該發明,而非適用於實質上非侵權用途之泛用物品或商品」之關鍵零件,

例如在 Quanta 案中專門實施 LGE 系爭專利之處理器,取得涵蓋最終成品專利 之授權後,由於關鍵零件與其他零件其後組成最終成品之方式,極可能同時符 合上節小結之 1-3 各要件,包括:專門用以製成專利成品而無其他實質用途、

實施專利實質特徵、其他零件為不具關鍵作用之標準零件,則誠如 Quanta 案最 終判決結果,品牌廠或零件供應商再將此取得授權之關鍵零件輸出美國,而由 台灣代工廠於境外連同其他非專利關鍵零組件組裝為電腦等成品,台灣代工廠 原則上針對最終成品即可依權利耗盡原則抗辯,而無侵害最終成品專利權之 虞;且依最新案例,即令品牌廠或零件供應商與專利權人所約定者形式上係為 一免訴條款,然亦不阻卻台灣代工廠就權利耗盡原則之適用。

同時,誠如最高法院所一再肯認,專利權人有權在與專利排他權利範疇未有 衝突之條件下,授權他人在所有領域或限制在特定領域內使用,即前謂附條件 銷售條款。在此考量下,品牌廠或零件供應商與專利權人所為授權契約中,至 少不得刻意排除被授權人將被授權零件售予台灣代工廠或委託台灣代工廠進行 後續代工組裝,否則將可能有礙於台廠權利耗盡原則之主張。

反面言之,品牌廠或零件供應商自美國提供輸出者,就系爭專利而言倘為

147 惟須敘明者,是否屬具關鍵作用之標準零件係自該專利實質特徵之角度判斷,而非就一般產

品設計生產之零組件重要性論斷。舉例而言,記憶體就甚多專利其角色可能僅供被動儲存資訊,

並應外部指令要求輸出資訊,故屬中性之標準零件;然針對主題為 CPU 與記憶體間資料傳輸協 定或記憶體內部電路或製程專利,記憶體即可能居於關鍵地位而非屬泛用標準零件。

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一般泛用零件,例如在 Quanta 案中之標準規格記憶體148,即不符合§271(f)(2) 客觀要件「係為該發明特製或專門適用於該發明,而非適用於實質上非侵權用 途之泛用物品或商品」,故無論主觀情狀為何,皆不致基於§271(f)(2)而生侵權,

亦無主張權利耗盡原則抗辯之需。

第四節 小結

§271(f)(2)款所架構之侵權態樣為,上游端將重要零件輸出美國後,由下游 端將該重要零件與其他泛用零件組合為成品,而該成品係由他人之美國專利請 求項所涵蓋。透過諸如 Quanta 案之法院詮釋,無非侵權用途之重要零件取得專 利授權後,與其他泛用零件組合為成品,該成品得援引權利耗盡原則而同樣在 授權範圍內,亦即意味§271(f)(2)款侵權態樣中,上游端就重要零件取得授權 後,下游端亦可就最終成品主張權利耗盡。

惟須特別就授權合約觀點提示者,如本章第一節案例,附條件銷售或授權 其有效性係受法院肯認,故最高法院於 Quanta 案特別釐清,於 Intel 與 LGE 合 約中,未有任何條款限制 Intel 銷售其微處理器予企圖將該處理器與非 Intel 零 件共同組合之買方,且該合約亦明示 Intel 享有銷售該產品之權利149,故使專利 耗盡原則得以適用。換言之,台灣代工廠倘欲以權利耗盡原則抗辯,不僅須確 認品牌廠或零件供應商就其供應之關鍵零件業已取得專利授權,且授權條款中 須盡可能明示授予銷售權或委外代工權,或至少不予刻意排除,權利耗盡理論 始得向下延伸適用至下游端之台廠角色。

148 實務上此種代工模式不符經濟效益而非常態,於此僅供舉例。

149 該授權合約中針對實施 LGE 專利之產品授予 Intel 製造、使用、銷售(直接或間接)、許諾銷售、

149 該授權合約中針對實施 LGE 專利之產品授予 Intel 製造、使用、銷售(直接或間接)、許諾銷售、