權利金堆疊

權利金堆疊（royalty stacking），¹²⁷係指當某廠商所製造之產品，因所運用之 技術可能同時侵害多項專利，而因此需要支付複數權利金給不同專利權人的情況

。權利金堆疊一詞所反應出的事實為當某廠商的產品侵害到不同的專利技術時，

不同專利權人就其專利主張權利金的請求數額此時就會被累加或堆疊（added or stacked），而最後的總額即是該廠商想要避免往後可能的專利侵權訴訟所必須支付 的權利金總額。¹²⁸

現階段的標準制定組織絕大多數皆著眼於資訊科技產業領域的標準制定，而 因該領域所涉及的技術複雜度相當高，往往一件產品背後所涉及的專利數量高達 數以百計，例如行動電話通訊的W-CDMA系統（Wideband Code Division Multiple Access，寬頻碼分多重存取）、CDMA2000（Code Division Multiple Access，碼 分多重存取）以及個人電腦的中央處理器（CPU）等等。¹²⁹而當一項產品侵害的

126 詳見本章第二節有關權利金堆疊的介紹與分析。

127 權利金堆疊，亦有稱複數權利金。

128 Lemley & Shapiro, supra note 37, at 1993.

129 W-CDMA 與 CDMA2000 是國際電信聯盟(ITU)在 2000 年 5 月通過的 IMT-2000 無線通信標準 (RTT)。以 W-CDMA 為例，至 2004 年初為止，被宣稱為 W-CDMA 的關鍵性專利件數有 6,872

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專利技術本身的價值甚小而遠不及產品本身的價值時，前節所述的法院禁制令以 及專利套牢等問題，更會造成專利權人所能主張的權利金數額將遠超乎專利技術 本身所隱含價值的不成比例局面，此問題在該專利技術本身同時是關鍵性專利時 尤為明顯。¹³⁰

專利法主要立法目的在於透過賦予專利權人排他性權利以鼓勵創新，而權利 金的收取往往為回饋專利權人研發心血的最直接方式；惟超額的權利金雖能完全 的給予專利權人充足的補償與獎勵，但同時也為一把雙面刃，也能阻礙創新，¹³¹造 成其他廠商因取得授權的成本過重而使得研發遲緩甚至停滯不前，標準制定過程 中的權利金堆疊的困境即是由此而生。也因此，如何訂定符合授權雙方利益的合 理權利金費率也就顯得更為重要。以下將探討在標準制定過程當中，權利金堆疊 與專利套牢和禁制令交互影響所產生的困境與現行解決方式，並以美國實務案件 為例，討論現行實務見解與其缺失，最後並就司法與立法層面提出可行的建議，

以達到專利法鼓勵創新的最終目的。

壹、禁制令與權利金費率協議

在以禁制令為手段進行權利金費率協議的案例當中，最典型的情況往往是當 下游廠商的終端產品（end product）上市之後，專利權人才主張並控訴該廠商的 終端產品侵害其專利。其發生的原因可能是系爭專利是在產品上市後才提出申請 或核發，也有可能是因為該侵權廠商有充分的理由確信該專利不會被核准，或是 廠商在進行產品的製造過程中並未進行充分的專利檢索。¹³²除此之外，在專利佈 局的考量下，專利權人也有可能透過不斷的修改專利請求項的範圍，例如以連續 案（continuation）、部份連續案（continuation in part，CIP）以及分割案（Division）

的方式避免對手採取迴避設計，以達到涵蓋競爭對手產品技術的最終目的。¹³³在 更極端的例子，專利權人則會策略性的延宕其專利申請（strategic delay），甚至是

件可分成732 個專利家族，而 CDMA2000 的關鍵性專利和申請案件數則有 924 件，可分成 527 個專利家族。這二個3G 標準中有 327 個專利家族重疊，且其中四家公司（Qualcomm，Ericsson，

Nokia 以及 Motolora）就控制了約四分之三的關鍵性專利。See David J. Goodman & Robert A.

Myers, 3G Cellular Standards and Patents, in Proceedings of IEEE International Conference on Wireless Networks, Communications and Mobile Computing 2, at 2 (2005), http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf.

130 其原因在於，當其他廠商無法就該關鍵性專利迴避設計時，其只能透過授權方式取得該關鍵

性專利技術，此時關鍵性專利權人即可藉機拉抬權利金費率。

131 關於專利阻礙創新的反效果分析，可參考前註 49，at 119-150。

132 Lemley & Shapiro, supra note 37, at 1994.

133 專利權人可因此使得其同一專利技術（即專利請求項所揭露的內容）揭露後，彈性的依照市

場競爭狀況調整其策略，以持續衍生不同的專利申請結果（其他不同保護範圍的請求項）。請參 見: ROBERT P. MERGES, PETER S. MENELL & MARK A. LEMLEY, INTELLECTUAL PROPERTYIN THE

NEW TECHNOLOGY AGE 158-161 (4^th ed., Aspen Publishers 2007) (1997)。

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隱匿其專利技術（concealment）。¹³⁴以上原因均會造成廠商受到專利權人以禁制 令威脅並進行權利金費率協商的局面，並形成標準制定過程中的阻礙。

專利權人和廠商在訴訟程序開始之前往往會就權利金費率進行協商，唯有在 協商破裂之際，雙方才會對簿公堂並負擔高額的專利訴訟成本。一旦專利被法院 認定為無效而無侵權情事時，廠商自可無後顧之憂的繼續販售其產品；反之，如 系爭專利被認定為有效而有侵權情事時，廠商除要負責專利侵權的損害賠償之外，

此時如果法院在符合衡平法的檢驗之後，認定有核發禁制令之必要時，將會核發 永久禁制令（permanent injunction），¹³⁵而一旦專利權人勝訴並取得永久禁制令時，

將處於一極為有利的協商地位。此時廠商可能在不利的協商條件下，選擇支付專 利權人高額的權利金費率，但亦有可能在支付高額權利金與重新設計產品的成本 兩相衡量之後，選擇重新設計（redesign）其產品。¹³⁶但不管結果如何，將會使得 專利權人可以透過以永久禁制令的方式威脅侵權廠商將禁止其繼續販售侵權產品 而將廠商套牢，以得到索取遠超過其專利貢獻價值的高額權利金費率之機會。

貳、禁制令與套牢問題

在廠商已投入高額的沉沒成本時，禁制令將會成為專利權人獲取超額權利金 費率並套牢廠商的有力工具。在實務上，專利訴訟的被告在禁制令的威脅之下，

往往會以高於專利權人所能得到的正常損害賠償和權利金數額與專利權人尋求和 解。舉例而言，在標準制定過程中，專利權人對於被納入產業標準的專利技術所 要求的權利金額，約是不被納入標準的專利技術之權利金額的五倍，¹³⁷其理由即 在於，參與標準制定的各會員因預期未來可能被禁制令套牢的心理，而願意支付 超額的權利金，但實際上此超額的權利金溢價（premium）並未反應出該專利的 實際價值。¹³⁸

在套牢所能得到的超額權利金溢價的誘惑之下，許多專利流氓也應運而生。

此類原本並不從事研發的投機企業透過四處收購他人專利，進而向其他生產終端

134在In re Rambus, Inc., No. 9302 (F.T.C. July 6, 2004) 聯邦貿易委員會的意見書(Opinion of the Commission)中指出，Rambus 在標準制定過程中企圖對 JEDEC 隱匿其所握有的專利以影響標準 的制定。

135 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 1837, 1838-39 (2006).

136 Lemley & Shapiro, supra note 37, at 2000-2002. 該文作者 Lemley 與 Shapiro 教授更認為，此時 廠商將會視係爭專利的專利強度(patent strength)以及投入的沉沒成本而異而有不同策略考量。如 係爭專利強度與沉沒成本低，廠商會傾向採取重新設計其產品的策略對應；反之亦然。

137 例如在 Rambus 一案當中，其所收取的權利金費率就因是否牽涉到標準制定而有倍數上(約 5 倍)的差異，請參見: Mark R. Patterson, Commentary, Antitrust and the Cost of Standard-Setting: A Commentary on Teece & Sherry, MINN. L. REV., June 2003, at 2001 n.33.

138 Mark Heinzl & Amol Sharma, Getting the Message: RIM to Pay NTP $612.5 Million to Settle BlackBerry Patent Suit, W^ALL S^T. J., Mar. 4, 2006, at A1.

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139 如在 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.案中，MercExchange 本身即為不從事研發和行銷的公 司，其靠著收購商業方法專利(business method patent)，再向其他大企業，如 eBay 和 Half.com 等 提出專利侵權訴訟。並可參考本章節前述之「專利流氓」說明。

140 Lemley & Shapiro, supra note 37, at 2009.

141 同註 131，at 120。

142 Lemley & Shapiro, supra note 37, at 2011-2012. 換言之，當廠商支付其他專利權人的權利金費 率越高，其販售終端產品的邊際利潤(margin)與數量均會減少，而這將使廠商較不願意(也無力) 支付剩餘專利權人更高的權利金。也因此，剩餘專利權人運用禁制令達到向廠商索取高額權利金 的機會將會減少。該文作者 Lemley 與 Shapiro 教授將此現象稱為「共同利益瓜分效應」(rent splitting)。

143 同前揭註，at 2012-2013。此現象又稱為「倒閉效應」(shutdown)，其在資訊科技產業中尤為 明顯，常常導致廠商須支付鉅額的複數權利金，例如前述（註129）提及的 W-CDMA 行動電話 系統共有 6,872 項關鍵性專利，其所有權利金的總額勢必對廠商而言是筆沉重的負擔。另參見:

Lemley, supra note 31, at 151。文中引述 Intel 法務部律師提及，以 Intel 的中央處理器而言，本身

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144 同前揭註，p. 2013-2014。此現象即為個體經濟學上的「古諾模型效應」(Cournot Model Effects)，

此模型理論認為，在完全競爭的市場中，競爭者們(專利權人)將使商品的價格達到最低(權利金費 率)，並使資源得到有效配置。

145 同前註 30，Layne-Farrar & Lerner，at 23-32。其中 8 個專利聯盟與標準制定有關，而就所有 可以申請加入會員的廠商當中，有二分之一到三分之二比例的廠商選擇拒絕加入而獨立主張其所 委員會的意見書(Opinion of the Commission)則指出，Rambus 在標準制定過程中企圖對 JEDEC 隱 匿其所握有的專利以影響標準的制定。此兩案件均拖延標準形成的時程，導致無謂的社會成本。

147 35 U.S.C. § 284 (2000)。

148 在 Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works 一案中，美國聯邦巡迴上訴法院認為衡量所失利 益有幾個基本參考因素: (1)專利權人必須要證明市場對該專利產品有需求存在; (2)其他不會造成 侵權的替代性技術在市場上並不存在; (3)專利權人有能力能滿足市場上對該侵權產品的需求(亦 即專利權人本身亦有能力在市場上生產、製造以及銷售該產品); 以及(4)專利權人必須證明就侵 權產品可能獲得的利益。Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152 (6^th Cir. 1978)。

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影響。除此之外，本身並不參與產品製造的專利權人，因欠缺具體的產品銷售量 為計算依據，其舉證的難度將更加困難。這也是美國實務上目前缺乏一完善認定 標準的原因。以下將就美國法院實務上與產業界對合理權利金費率的認定標準加

影響。除此之外，本身並不參與產品製造的專利權人，因欠缺具體的產品銷售量 為計算依據，其舉證的難度將更加困難。這也是美國實務上目前缺乏一完善認定 標準的原因。以下將就美國法院實務上與產業界對合理權利金費率的認定標準加