第三節 小結
六、 積極抗辯（Affirmative Defenses）
六、 積極抗辯（Affirmative Defenses）
被告就原告主張提出了幾項抗辯：懈怠（laches）、衡平禁反言
（equitable estoppel）、默許（acquiescence）、放棄（abandonment）、不潔 之手（unclean hands）、商標濫用（misuse）、先使用（prior use）、善意使 用（innocent use）、美國功能性（aesthetic functionality）及逾越追訴時效
（statute of limitations）。
法院認為被告因為惡意侵權（雙Ｇ布紋及ＧＲＧ條紋商標），無法主 張上述衡平法的抗辯。再者，原告於商標侵權與淡化之主張上並非即時，
其聲稱乃因智慧財產權部門預算多用至對抗仿冒品上所致，法院認為此乃 一策略上的選擇而非不公正行為的結果，被告認為原告乃不潔之手的抗辯，
法院拒絕以此為由駁回原告請求的救濟。又原告一直持續使用其已註冊之 商標及營業包裝，被告主張原告拋棄商標並無理由125。
至於原告方型Ｇ商標部分，因被告使用四方Ｇ商標時並不知原告此商 標且較原告早註冊，故而為善意使用，此部分不侵害原告商標權。又被告 並未註冊四方Ｇ，也非先於原告使用，故而先使用的抗辯亦不成立126。 又被告在審後程序主張原告雙Ｇ布紋具美感功能性的抗辯，但法院認
121 Id.
122 Id. at *32.
123 Id. at *18.
124 Id. at *33.
125 Id. at *34.
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為原告所主張營業包裝保護的客體是帆布與雙Ｇ商標的同時使用的組合，
且上述證據顯示雙Ｇ布紋為著名，顯已非基於單純美感之理由而為如此設 計，故其主張有誤，並不成立。
第５款 法院結論 一、 商標侵權
（一） 雙Ｇ商標及雙Ｇ布紋：被告之 4Ｇ花紋商標於使用卡其樣式配色 時，構成侵權。
（二） GRG 條紋商標：被告使用綠紅綠條紋於附錄Ｂ之 SKU 產品侵害原 告之商標。
（三） 方型Ｇ商標：被告使用四方Ｇ商標於腰帶（扣案庫存編號 913019）、 Misty 及 Scraps 鞋時，侵害原告商標。
（四） 手寫 G 商標：被告並未有任何產品侵害原告之商標。
二、 淡化
（一） 雙Ｇ商標及雙Ｇ布紋：被告之 4Ｇ花紋商標於使用卡其樣式配色 時，模糊原告商標，構成淡化。
（二） ＧＲＧ條紋商標：MFF 使用「綠紅綠相間」的條紋設計近似於原 告的商標，構成商標淡化；又 Guess 允許 MFF 使用，亦需負責。
（三） 方型Ｇ商標：被告使用四方Ｇ商標未淡化原告商標。
（四） 手寫 G 商標：被告商標未淡化原告商標。
三、 商標仿冒及撤銷部分
（一） 被告行為並不成立仿冒。
（二） 被告已拋棄 4Ｇ花紋商標，應撤銷其註冊。
四、 救濟
（一） 原告請求以合理權利金計算損害賠償為無理由。
（二） 原告可請求因被告使用卡其配色的 4Ｇ花紋及ＧＲＧ條紋所損失之 利益。
（三） 法院許可原告永久禁制令之聲請，禁止被告使用 4Ｇ花紋、ＧＲＧ
條紋及部分四方Ｇ的設計。
四件短褲分別稱為 Ocean、Jack、Bruin、Roth，前二者為 White Owl 公司
127 Express, LLC v. Forever 21 Inc., No. CV 09-4514 ODW (VBKx), 2010 WL 3489308 (C.D.Cal.
供應，後二者以及夾克則由 Steps 公司提供128。
原告認為被告完全抄襲短褲，其行為構成著作權侵害，夾克則侵害營業 包裝（trade dress）並構成聯邦商標法的不正競爭與州法之不正競爭129。
（一） 短褲設計流程
訴訟中原告短褲設計師 Michael Tower 出庭做證，首先說明一般服 飾設計的流程。在有靈感後，從手上有的素材－不論是從雜誌剪下的圖 片、一張照片、一件衣服等－開始並與電腦輔助設計師（CAD designer，
下簡稱輔助設計師）討論，看要如何再造、重新設計130。
靈感可能是從國家歷史博物館、老圖書館等地方而來，而系爭的四 件短褲，是從格紋圖片下手、參以樣品開始設計，但 Tower 並未手繪 草圖，而是直接給指令、圖樣予輔助設計師，完成後再給 Tower 看，
若達標準，再由其依每季的主題色彩著色131。
但對於四個不同系列的格紋究竟是參考哪一幅圖樣、樣品，以及到 底加了什麼不同於既存設計上去，Tower 皆表示不記得了。又該創作歷 程記錄已銷毀，沒有證據可供提出132。
（二） 夾克設計特徵
原告指出其夾克有四個特殊的設計：胸前口袋水平拉鍊、護照戳章 及字樣在胸前口袋上、右手邊口袋外由上而下郵直手寫數字及文字、不 同粗細緞面條紋。而設計流程與上述大略相同133。
二、 訴訟歷程
2009 年 5 月原告注意到被告販售系爭侵權商品，然後 2009 年 6 月於 美國加州中區法院起訴。今原告、被告皆提出即決判決的聲請，法院於 2010 年 9 月 2 日下一即決判決。
128 Id. at *1-2.
129 Id. at *1-2.
130 Id. at *2.
131 Id. at *2.
132 Id. at *2-3.
133 Id. at *3.
三、 法院判決理由
（一） 即決判決要件
即決判決（summary judgment）要件有二，當此為無事實爭議之法律 問題、且以最有利於非聲請請方的角度解釋證據，聲請即決判決一方仍可 勝訴時，法院可就該爭點作成判決。聲請方（moving party）需證明並無 重大事實爭點存在，可以二種方式證明，聲請方舉證推翻非聲請方
（non-moving party）所提出之本案必要爭點的證據；或證明非聲請方並 未提出證據證明本案請求必要的要件。若聲請方已盡舉證責任，則舉證責 任將轉換至非聲請方，其須證明仍有事實的爭點存在134。
（二） 短褲是否構成著作權侵害
今從雙方未爭執的證據觀之，顯示原告無法證明該短褲之設計具足 夠的原創性而可取得著作權的保護。意即，原告並未證明其為有效著作 權的權利人以及被告抄襲原告之部分為原創。詳言之，基於既存著作而 創作出來的為衍生著作，若有新加入的表達具「最小程度」的創意，則 可獲得著作權的保護，但該作者所擁有的著作權只及於新加入的創意部 分。
今從上面 Tower 設計師的回答，可知短褲的設計並非原創，而是 參考他人設計的成品後，再由電腦輔助設計師從系統中再造出來，實乃 基於既存設計。又 Tower 記得其做的改變是著色（colored-up），但卻未 能提出證據證明哪個顏色被替換掉，似乎並未達到最小程度的創意的要 求135。
次依美國聯邦法規136以及著作權局實務概要二137中規定，單純改變 顏色不受著作權的保護。Tower 雖依公司設定的該季主題色彩上色，但 單針對此部分，無法構成取得著作權保護的要件138。
又雖然原告有著作權登記，推定為有效139，但原告並未於申請登記 的文件表示短褲設計乃源於他人既存的設計，也未於訴訟過程中修改該 主張，故而該登記無推定有效的效果140。
（三） 夾克是否構成營業包裝侵權
是否構成侵權首需討論原告夾克是否已具備營業包裝的要件，需視
134 Id. at *4.
135 Id. at *5-6.
136 37 C.F.R. §202.1.
137 U. S. Copyright Office, Compendium II, Copyright Office Practices §503.02 (a) (1984).
138 Supra note 127, at *6.
139 17 U.S.C. §410 (c).
140
夾克是否已建立第二意義。第二意義乃指主要及潛在消費者心理，對系 爭營業包裝與單一來源有所連結，可用直接證據或間接（情況）證據證 明之141。
本案原告只依賴間接證據建立第二意義，如使用期間長短、銷售量、
廣告量等等，且十分不充分。首先，該夾克只銷售了五個月，且最後幾 個星期是折扣出清；再者，並未有單獨針對夾克做廣告促銷，至多只是 於網站上提供銷售而已；銷售量上全國只賣出一萬七千件左右，遠低於 原告其它商品，甚至沒有系爭設計四個特徵的田徑夾克，還賣的比較好
142。
其次，原告強調被告系爭商品完全抄襲其夾克，卻以此證明具備第 二意義，但法院認為此主張並不足夠；
再者，原告提出該夾克具第二意義，乃因 Express 為一全國性的大 公司，擁有超過五百家分店。法院認為若此主張成立，則其銷售的所有 商品皆具第二意義，並不合理。
四、 法院判決理由
綜合上述，法院認為短褲部分原告並無著作權，夾克部分無營業包裝 保護，故而准許被告即決判決之聲請而駁回原告聲請。
第３項 其它案例類型
第１款 Levi v. Fox Hollow
143一、 事實及原告請求
原告為一大型服飾公司，製造包含傳統牛仔褲等商品。被告 Kolonaki 經營一名為「Georgiou」的連鎖零售服飾店，銷售牛仔褲及卡其褲（Capri pants）。原告主張被告使用的口袋縫線設計（pocket stitching design），侵 害其拱形（arcuate）圖樣的商標，依聯邦商標法第 1114 到 1117、1125（不 正競爭）、1125(c)（商標淡化）、加州商標侵權及淡化法（Cal. Bus. & Prof.Code
§§ 14320, 14330, 14335, 14340, and (5)）、加州不正競爭法（Cal. Bus. &
Prof.Code § 17200），請求二萬五千元的損害賠償及七萬五千六百元的律
141 Id. at *7.
142 Id. at *7-8.
143 Levi Strauss & Co. v. Fox Hollow Apparel Group, LLC, No. C063765 SC., 2007 WL 1140648 (N.D.Cal. Apr. 17, 2007).
師費及訴訟費用144。
二、 訴訟歷程
原告於 2006 年 6 月 14 日提訴，法院於 2007 年 4 月 17 日宣判。
三、 法院判決理由
被告於 2006 年 6 月 23 日收到原告的起訴狀及法院的傳票（summon），
但並未回覆，因此在 11 月 29 日，進入一造辯論判決（default judgment）
的程序審理145。
（一）請求權依據
本案傳票已送達被告並無爭議，而原告請求之依據部分，法院認為 若允許被告繼續製造產品，將造成原告商標不可回復的損害。再者就其 主張之請求權依據：
1、商標侵權：原告需有可受保護之利益以及被告的使用很可能造 成消費者對來源的混淆。今原告對拱形的繡紋具有效的商標權，且 被告製造了相近於原告繡紋的褲子。
2、不公平競爭：原告聲稱被告使用原告之表徵致混淆或欺騙消費 者產品之來源。又依 Walter 案146，不論是普通法還是制定法的不正 競爭法，重點都在判斷是否有「混淆之虞（likelihood of confusion）」，
依前述，原告已提出被告確實造成混淆的證據。
3、商標淡化：依西元二○○六年修正的 15 U.S.C. §1125（c），原 告提出其商標為著名，並有商業上使用，被告在原告商標著名後明 知但卻仍繼續使用，乃惡意，且有造成淡化之可能147。
（二）原告主張充分與否
原告先提出商標已開始使用且於市場上有良好聲譽，而被告在未經 原告同意下將商標用於牛仔褲及卡其褲的銷售上，且欺騙或混淆消費者，
亦淡化商標識別性，故已充分148。
（三）其它因素
144 Id. at *1.
145 Id. at *2.
146 Walter v. Mattel Inc., 210 F.3d 1108, 1111 (9th Cir.2000).
147 Supra note 143, at *3.
148
本案請求的損害賠償比起被告的行為的嚴重性是非常低的。再者，
對於重大事實的爭議機率很小，因原告已提供其商標有效、被告使用造 成混淆之證據。又，並無證據顯示被告因有正當事由而無法回應原告之 起訴狀。雖然被告並未正式回復原告，但曾就該事項與原告討論過149。
四、 法院判決結果
最終，法院認為構成惡意侵權，判被告賠償原告七萬五千元六百元及
最終，法院認為構成惡意侵權，判被告賠償原告七萬五千元六百元及