第三節 小結
五、 專家證言（Expert Testimony）
五、 專家證言（Expert Testimony）
（一） 關於設計流程
Smith 及 Goldaper 兩位被告方專家表示，在時尚界藉由模仿相互競 爭是常見的，法律同意以模仿刺激競爭並使消費者獲益，但若是抄襲或 是使消費者感到混淆的模仿，即已跨法律的界線。法院認為此與其見解 相同，被告及其簽約商依上述事實已跨越界線且故意抄襲原告部分設計；
又被告依產業慣例行事並不代表他們的行為符合誠信原則或是即可違
94 Id. at *11.
95 Id. at *11-12.
96 Id. at *12.
97 Id. at *13.
98 Id. at *14.
反紐約或聯邦商標法99。
（二） 營業包裝混淆
原告為證明營業包裝侵權存在，委託 Matis 針對被告使用 4Ｇ花紋 商標之棕色男性橫身包產品對消費者調查，發現有 15.6%的人會混淆。
法院針對原告方證人 Matis 所做之市調，一開始不予採用100，但後來決 定只採用售後混淆的部分，即一般合理消費者對被控侵權物通常會忽略
「Guess」字樣的裝飾。又被告方證人 Carol Scott 調查發現 37%的女性 使用未可識別品牌的手提包，有可能是包包上本無標誌或是因手提的方 式而遮住。綜合上述二調查結果，法院認為構成一般合理消費者售後混 淆的比例至多只有 5.8%101。
綜合以上，法官認為原告提出之該證據無法支持被告侵害之主張，
亦無法支持被告混淆了原告之雙Ｇ商標102。
（三） 商標淡化
Mazis 博士將被告之 4Ｇ花紋商標放在卡其配色的包包上，對一般 消費者做調查，發現有約 12％的人會將此商標聯想到 Gucci，雖法其調 查過程有些許缺點，但法院仍認為可信103。
專家證人 Pham 博士所做關於被告使用被控侵權商標可能致原告商 標遭淡化或污損之調查，法院認為並未針對本案原告之商標及雙Ｇ布紋 去調查消費者的態度，只是從市場調查的基本理論作文義性的解釋，並 不足以說服法院原告商標受有淡化或污損之虞104。
（四） 損害賠償
法官綜合專家計算的數字，認為 MFF 以外的被告從被控侵權產品中 所獲利益約為 1018591 美元105；而 MFF 的部分，法院認為原告只有就構 成侵權之產品（即附錄Ｂ中的品項）才是計算獲利的標的，故而 MFF 帶有 4Ｇ商標、ＧＲＧ條紋之商品獲利分為 427834 美元及 28349 美元106。
99 Id.
100 Id.不予採用理由有三：該調查只針對男性橫身包、消費者對該款包混淆的比例不能類推到其
它使用4G 商標之包包、該調查結果理論上並不適用於被告其它使用鮮豔、大膽前衛配色的包款。
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104 Id. at *16.
105 Id. at *17.
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第４款 法院見解與判決理由 一、 商標售後混淆侵權
要成立商標侵權首需證明原告之商標具備商標權保護之要件，再者視被告 之使用是否造成消費者對來源、贊助關係的混淆，意即，以多數一般合理消費 者角度觀之，是否因被告商標存在於市場上將誤導或混淆消費者對商品來源的 認知107。若要成立營業包裝之侵權，原告需證明雙Ｇ布紋已取得第二意義並且 在被告與原告的布紋間有造成混淆之虞，又，該營業包裝須為非功能性108。本 案原告提出之侵權主張為「售後混淆（post-sale confusion）」，法院依據拍立得 清單（Polaroid factors）109的幾個因素分析後，再認定原告主張被告侵權是否 成立。
（一） 雙Ｇ商標及雙Ｇ布紋
法院認為依據上述原告之雙Ｇ商標為著名，可獲得最嚴密的保護；
而雙Ｇ布紋因有密集廣告、銷售上成功、已使用五十餘年等，法院認為 已取得第二意義，且因布紋並非使用上必要，故不具功能性110。 次按拍立得清單的各個因素逐一討論，基本上原被告所設定的消費 客層不同且被告產品品質不低；又原告商標強度高，原被告商標間雖然 在菱形中間與角落字母數量有不同，但因皆以虛線構成菱形圖樣，且使 用字母Ｇ，特別是在卡其的配色下，法院認為原告的雙Ｇ商標及布紋與 被告之 4Ｇ商標有混淆之虞。再者，於售後混淆的情形，應從一般消費 者的觀點而非原告針對的消費客層判斷是否構成混淆。原告並無進入中 階市場的計畫，但從一般消費者觀點，多認為時尚品牌會將觸角伸進中 階市場，使得 4Ｇ商標會讓人覺得來自 Gucci。又因被告乃惡意模仿雙 Ｇ商標及布紋，故認定有混淆誤認之情形出現。綜合上述，法院認為被 告之 4Ｇ商標侵害原告之雙Ｇ商標與雙Ｇ布紋營業包裝，亦構成不實來 源之混淆誤認，但僅在於圖樣為深咖啡色、背景為淺咖啡色之卡其配色 樣式下。其它配色方式並不構成侵權。
（二） ＧＲＧ條紋商標
從原告提出的證據不需逐一考量所有拍立得清單中的因素，即已可 足證被告惡意使用，乃不實來源而混淆原告商標，不過原告商標保護範 圍只限於全紅與全綠色的組合111。
107 Id. at *19.
108 Id.
109 Id. at *20-21. 共有八個判斷因素，需綜合考量之：原告商標識別性強度、原被告間商標相似 性、二產品競爭力是否接近、二者是否針對同一群消費者、事實上混淆出現、被告的意圖、被告 產品品質、消費者複雜程度。
110 Id. at *25.
111 Id. at *27.
（三） 方型Ｇ商標
原告方型Ｇ商標具有識別性，但對其保護的範圍必須限縮，因為該 商標以字母與幾何形狀組合而成，需留空間給其它品牌競爭以使消費者 受益，故而商標強度較弱112。又，除了腰帶外，其它鞋子上被告四方Ｇ 商標與原告並不近似，故法院認為只有在腰帶（扣案庫存編號 913019）、
Misty shoes、Scraps shoes 等成立售後混淆，被告侵害原告商標113。
（四） 手寫Ｇ商標
在時裝界常使用手寫字母做為商標，而其唯一可識別出品牌的地方 在於拼出「Gucci」，兩者並不近似。又原告陳述若被告商標未畫底線將 不會構成侵權，顯示原告商標並不強，再加上現有證據無法證明被告乃 惡意模仿原告商標，故法院認為被告手寫商標並未構成不實來源標示，
故未侵害原告之商標權114。
二、 商標淡化
依聯邦商標法，原告首需證明該商標為著名，再證明被告於商業上使 用被控侵權之商標乃在原告商標著名後，且被告之使用模糊原告商標。意 即，法院需綜合考量下列因素：原被告商標相似性、著名商標識別性的強 弱、被控侵權人使用該商標是否意圖與該著名商標連結、著名商標與被控 侵權商標間是否實際上有關連等115。
（一） 雙Ｇ商標及雙Ｇ布紋
被告之 4Ｇ及四方Ｇ商標最初開始使用的時點早於 2006 年，原告並 未證明有真正淡化（actual dilution），故法院就此下一即決判決，認定 請求金錢損害賠償的部分並無構成商標淡化。
法院認為此二商標有高度識別性，且原告為維持商譽花許多勞費在 打擊仿冒品上，證據顯示被告惡意模仿原告商標而設計出 4Ｇ花紋商標，
且在網站上不具名人士的留言可證確有淡化情事發生。綜合以上，法院 認為被告之 4Ｇ商標使用在卡其配色的布紋上時確實模糊了原告的雙Ｇ 布紋，構成淡化；但在其它配色下並不會構成淡化116。
（二） ＧＲＧ條紋商標
112 Id.
113 Id. at *28.
114 Id.
115 Id. at *21.
116
法院認為原告商標識別性強，且投入許多行銷預算，消費者辨識度 高；又，被告使用綠紅相間的配色與原告之商標實質近似，推定兩者具 實質關聯，且被告之簽約商 MFF 乃惡意抄襲，故法院認為原告商標被 模糊，被告之行為構成商標淡化117。
（三） 方型Ｇ及手寫Ｇ商標
如上述原告之方型Ｇ商標於被告推出四方Ｇ商標時並非著名，且並 非識別性強的商標，故而聯邦商標法及州法之主張皆不成立。
手寫 Guess 商標從外觀上與手寫 Gucci 並不相似，且呈現出不同的 商業印象，故而並不構成淡化。
三、 商標仿冒（Counterfeiting）
按聯邦商標法，仿冒商標乃指完全相同或實質上無法與已經註冊的 商標相區別而言118。法院認為仿冒應指一寸一寸詳細地模仿，於本案中 並未出現，故而被告行為不構成仿冒119。
四、 撤銷商標（Cancellation）
原告若要成功撤銷被告之商標，需先證明對於此撤銷確有商業上利益，
且有合法撤銷事由－原告並未使用或在可預見的未來不會再使用120。 被告的 4Ｇ花紋商標從未以「方型構成（square orientation）」樣式使 用，只曾經以「菱型構成（diamond orientation）」的樣子使用，此給予消 費者的商業印象與前者不太相同。依此，法院認為被告已經拋棄了經註冊 的 4Ｇ商標，故而應被撤銷。
五、 救濟（Remedies）
在商標法的案件中，一旦侵權或淡化發生，即生不可回復之損害，因 商譽一直在持續減損中。法院於考量是否准許永久禁制令之聲請時，亦需
117 Id. at *30.
118 Id. at *22.
119 Id. at *31.
120 Id.
考量雙方當事人與公眾利益間，給予特定個案適當的處理121。
本案因原告未盡舉證責任，無法以「合理權利金」的方式計算實際損 害賠償的數額122。意即，因 Imburgia 提出之假設性權利金（hypothetical royalty）算法，並未基於可信之事實推論，且未考量若被告簽約商可以修 改細部設計輕易迴避支付權利金一事，故不可採123。最終法院以損失之利 益計算損害賠償金，且因被告乃惡意侵害原告雙Ｇ布紋，故所有侵權物品 的利潤皆列入損害賠償的計算，去除掉被告 4 方Ｇ商標為非惡意使用部分 後，一共為 4613478 美元。
永久禁制令的部分，法院認為原告所受損害無法以金錢賠償完整的填 補，被告在市場上多項產品皆非常成功，禁止其使用部分設計並不會造成 很大的損害，從衡平法的角度下，對於原告較有利；再者，禁止被告使用 近似且可能造成混淆的商標，使二者可藉由他們的核心特色設計與公眾交 流，進而保障公眾利益。故法院禁止被告使用 4Ｇ花紋、ＧＲＧ條紋、四 方Ｇ（於與原告方型Ｇ相同時）124。
六、 積極抗辯（Affirmative Defenses）
被告就原告主張提出了幾項抗辯：懈怠（laches）、衡平禁反言
（equitable estoppel）、默許（acquiescence）、放棄（abandonment）、不潔 之手（unclean hands）、商標濫用（misuse）、先使用（prior use）、善意使
（equitable estoppel）、默許（acquiescence）、放棄（abandonment）、不潔 之手（unclean hands）、商標濫用（misuse）、先使用（prior use）、善意使