軟體專利的演進

軟體是否為可以申請專利？過去三十年間爭議不斷，從最初將軟體排除在適格標的 之外，逐步接受可以透過硬體方式實施而准予專利，到純粹軟體可以申請專利，近來，

並擴大到所實施的商業方法也能申請專利，可以看出實務上逐漸透過判例賦予軟體適格 地位的演變²⁰³。美國專利法上涵蓋的適格標的包含程序、機械、製造等²⁰⁴，其中與軟體 較接近的是同樣不具實體特性的程序部分，早期認為單純描述自然法則或實施心智步驟 的程序無法取得專利，數學演算法在 Gottschalk v. Benson²⁰⁵一案中經最高法院判定不在 專利適格標的範圍內，其後一般認定軟體等同於演算法的集合而同樣無法取得專利的保 護。Benson 案經過六年，法院在 Parker v. Flook²⁰⁶一案中，針對化學轉換程序中監測臨 界值加以警示的發明，否定該方法經電腦實施的可專利性，法院所持的理由是，該發明 唯一的新穎性在於軟體，而軟體並非適格標的，因此，整個發明無法取得專利保護。然 而，三年後法院改變了見解，在 Diamond v. Diehr²⁰⁷ 一案中，發明人將習知的方程式透 過電腦軟體應用在塑膠模具的製造上，而獲得專利保護，法院認為，發明人並非限制他

http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page=20030929022014462 (visited Apr. 12, 2004)

203 See Julie E. Cohen & Mark A. Lemley, Patent Scope and Innovation In The Software Industry, 89CALIF.L.

REV.1, 7-14 (2001).

204 35 U.S.C.A. §101 (“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”).

205 409 U.S. 63 (1972).

206 437 U.S. 584 (1978).

207 450 U.S. 175 (1981).

人使用已習知的方程式，而是針對該方程式在特定應用領域上加以保護，在軟體本身之 外的應用讓整個發明具備了可專利性。隨著電腦應用範圍的擴大，到 1990 年代初期為 止，實務上多根據 Diehr 案採取變通方法，以硬體裝置包含軟體功能的方式，讓許多以 軟體為主的發明得以落入適格標的範圍，而在整體發明上取得專利的保護。1994 年聯邦 法院對 In re Alappat²⁰⁸ 一案中的判決，為軟體專利開啟新的一頁，法院在判決中表示，

一般電腦執行特定軟體後，可視為特定功能的電腦，而得以申請專利保護。在 Alappat 案後，只要將機器中實施的軟體本身透過專利申請範圍具體闡釋，不再需要迂迴地以保 護整體發明的說法來包裝純粹保護軟體的意圖。隔年，關於「在機器中實施」的部分，

專利局於 In re Beauregard²⁰⁹一案中同意 IBM 的申請方式，凡「儲存在媒體上」的電腦 程式即可成為審查基準所考慮的發明。到了 1998 年，軟體以更純粹的方式成為適格標 的，無需依附在儲存媒體上，在 State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group²¹⁰一 案中，針對純以軟體計算來管理財務資訊的一項發明是否為專利適格標的，聯邦法院推 翻地方法院根據過去 Freeman-Walter-Abele 測試法的見解，認為即便缺乏實體裝置，只 要能產生有用、明確而具體的結果，軟體本身即可申請專利。隨後聯邦法院於 AT&T v.

Excel Communications²¹¹ 一案中再度肯認新的見解，軟體可專利性的問題於是塵埃落定

212。

相對於美國，歐洲採取不同的政策。歐洲議會(Parliament)於 2003 年九月投票表決 通過，維持將軟體及商業方法排除在專利適格標的之外的規定，但關於軟體的可專利 性，正反雙方仍持續爭論不休。例如，歐盟部長理事會(Council of the Ministers)於 2004 年初起草新的提案，希望推翻議會的決定，讓透過電腦實施的演算法和商業方法都能受 到專利保護。另外，即使在法無明文許可的情況下，反對軟體專利的團體 FFII²¹³認為，

208 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994).

209 In re Beauregard, 53 F.3d 1583 (C.A.Fed. 1995).

210 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), cert. Denied, 525 U.S. 1093 (1999).

211 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).

212 See Cohen & Lemley, supra note 203.

213 Foundation for a Free Information Infrastructure 為位於慕尼黑之一非營利組織，致力於支持建立在著作

歐洲專利局其實已核發三萬個以上的軟體相關專利²¹⁴，對軟體的創新造成負面影響，其 中以美國和日本所申請的專利佔大宗。到了 2004 年五月，出乎開放原始碼社群意料之 外，歐盟部長理事會對先前歐洲議會的決議通過修正案，以兩票些微差距，逆轉了軟體 不得申請專利的立場。在修正案中，前一年增加的許多限制不復存在，歐盟可能朝比美 國標準更加寬鬆的方向改變，整個結果類似於執委會(European Commission)最早建議的 版本。歐盟部長理事修正的指令傳回歐洲議會，將於 2004 年九月會議中再次進行討論 及表決，但受限於多數決的門檻，一般預料翻案的難度較高。如果得以翻案成功，程序 上修正案將再度回到部長理事會手中，部長理事會如果堅持自己的版本，雙方則進入為 期六週的協商期間。反對新版本者指出，部長理事會將改版的細節交由獨立專家群制 訂，其中參與者多半來自於各國專利局或受大企業所左右，專利數量的增加對這些人來 說等於影響力的提高，因此，即使反對人士以美國專利糾紛攀升的後果做為警告，仍無 法動搖決策的結果²¹⁵。附帶一提，歐盟部長理事會此次主席為愛爾蘭籍，愛爾蘭過去為 西歐最貧窮、工業化程度最低及人口最少的國家，在歐盟財政補貼的協助下，不過十年，

這個人口不到 400 萬的國家，在 1998 年取代美國成為全球最大的軟體出口國，並成為 該國第一大產業²¹⁶，做為軟體輸出大國的地位或許可以說明愛爾蘭籍主席在主導翻案背 後的利益考量。

美國與歐洲部分國家對軟體的可專利性採取不同看法，雖然在 TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)的規範下軟體為專利適格標的，但未來國際上是否 會在 TRIPs 的調和下對軟體專利採取一致的看法，以及歐盟最後拍版定案的結果為何，

權、自由競爭及開放標準之上關於公共資訊財的發展，其代表超過三百位會員、七百家公司及五萬位支 持者，網址為 www.ffii.org。

214 See European Software Patent Statistics, at http://swpat.ffii.org/patents/stats/index.en.html#appland (visited Apr. 1, 2004); Current Situation in Europe, at http://swpat.ffii.org/news/03/situ0923/index.en.html (visited Apr. 1, 2004).

215 See Munir Kotadia, EU approves software patent changes, May 18, 2004, at

http://news.zdnet.co.uk/business/legal/0,39020651,39155028,00.htm (visited May 26, 2004);

216 許昭瑾，眼光向外才有未來：台灣不應閉門造車，電子時報，93 年 5 月 26 日。

目前尚未可知²¹⁷。以現況而言，不管是在美國或是歐洲，就開放原始碼社群既有的數量 及規模而言，軟體相關專利都將造成實質上的影響。以演進的趨勢觀察，美國近幾年的 演變包括：專利法涵蓋標的範圍的擴大、專利核發的數量增加、1982 年起負責專利訴訟 的聯邦法院比過去法院更傾向於承認專利的有效性²¹⁸。專利的影響力增加，可能相對壓 縮了公眾創作的自由度，相對地，開放原始碼運動則持續擴大公眾可用的智慧財，未來 公眾所擁有的創作空間或資源，受到兩者交錯影響可能更為明顯。

在我國，智慧財產局曾於民國八十七年十月修訂專利審查基準，以第八章第二節²¹⁹ 將電腦軟體相關發明納入特定技術領域，正式將軟體專利列入審核基準。根據章節的前 言，我國電腦軟體相關發明的專利審查基準，係依據現行專利法及專利法施行細則，參 酌專利審查基準總則篇後，以美國相關專利審查基準為主，以日本相關專利審查基準為 輔，加以訂定。由於日本受美國影響，故實際上我國等於採取美國的立場，而非歐盟部 分國家的意見。在理由方面，智慧財產局表示軟體工業蓬勃發展，各國均認有必要保障 軟體中的實質技術功能，以促進產業創新，因此，透過專利法保護軟體發明是各先進國 家普遍的做法，我國自然有跟進的必要。在實務操作面，可以從審查基準中發現電腦軟 體不需要像過去依附在硬體上，才能結合成為專利的適格標的，審查基準中並表示，有 關以電腦可讀取的記錄媒體為形式的發明，以往不屬於可准予發明專利的範疇，但考量 美、日等國已列為可准予專利標的，為順應世界潮流，智慧財產局也將記錄媒體形式之 發明納入審查範疇。由上述幾點可知，電腦軟體在我國已納入專利保護範圍，美國實務 判例與產業運用軟體專利的態度，對國內未來的發展應有相當程度的參考價值。