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申請人須證明其為善意並有真正使用該商標之意圖，方可提出商標註冊申請。
第二項 侵權使用
註 冊 商 標 之 侵 權 使 用 相 關 規 範 為 15 U.S.C. §1114，未 註 冊 商 標 之 侵 權 使 用 則 規 範 於 15 U.S.C. §1125。 無 論 是 註 冊 或 未 註 冊 商 標 ， 其 商 標 、 表 徵 之 侵 害 ， 皆 涉 及 商 業 上 之 使 用 。 美 國 法 院 乃 將 商 業 上 之 使 用 限 縮 於 「 以 他 人 標 記 作 為 表 彰 商 品 或 服 務 來 源 或 出 處 之 使 用 」95，故，以他人商標作為說 明性、指示性或廣告性文字，因非用來作為自身所提供之商品或服務之商標，即非 用他人商標來表彰自身商 品 或 服 務 之 來 源 ，自不構成侵權使用。 自 前 揭 兩 條 文 內 容 觀 之，侵權使用所欲保護者，多為避免相關消費者對於商品或服務之來源及事 實敘述有錯誤之認知，或造成消費者對於兩個不同人所提供之商品或服務之來源、
贊 助 等 與 商 品 有 關 之 聯 想 與 連 結，產生混淆誤認。惟 於 商 標 淡 化 之 情 況 下 ， 消費者對於使用系爭商標/標章之商品或服務來源，未必有混淆誤認之情事，於此是 否有商標使用要件之適用？美國學者間有正反兩說。
採 肯 定 說 者 為 Stacey L. Dogan 及 Mark A. Lemley。 Dogan & Lemley 提 出 商 標 使 用 理 論 ，主張並非所有未經商標權人同意之商標使用皆構成侵權，而係 使用標誌以表彰或廣告自身之服務，或欲使人將被告之服務與原告產生連結之使用
（將原告之商標作為商標使用），方構成商標侵權。96二 人 自美國聯邦商標淡化法之 立法及修法歷史脈絡觀之，認為商標淡化有商標使用要件之適用。
自 1995 年之聯邦商標淡化法（FTDA）起，法律條文即有「於商業上之商業使用，
導致顯著特性淡化」（commercial use in commerce of a mark or trade name ...
[that] causes dilution of the distinctive qualit y of the mark ）等語，可知立法 者欲以「商業上使用」保護商業性言論，而商業性言論僅係一種用以表達商業上計 劃或要約之言詞，將其適用於商標上，意味商標之唯一功能為品牌之識別與表彰，
因此亦類似一種商業言論之表達。此 見 解 於 早 期 並 未 獲 得 所 有 法 院 之 認 同，近
95 扈心沂，論商標淡化之商標使用要件，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2011 年 1 月，頁
28。
96 湯淑嵐，論商標侵權下商標使用要件之妥適性，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2010 年
10 月，頁 7。
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年來則普遍獲得法院認同，為實務通說。97
2006 年 修 正 通 過 之 聯邦商標淡化法（TRDA ）清楚指出，被告須以商標之 方 式使 用 系爭標誌 名稱 ， 方有違 反 聯邦商標 淡化法之 可能。98以 15 U.S.C.
§1125(c)(1)關 於 禁 制 令 之 規 定 為 例 ，侵權行為人於商標所有人之商標成為著名 商標後，於商業上將係爭商標作為商標或商業名稱使用，並造成系爭商標之識別性 或商譽減損，無論是否具有混淆誤認之虞或造成商標所有人實質經濟上損害，皆非 所問，該具有識別性之著名商標所有人可對該侵權行為人主張禁止命令。99由 此 條 文 之 用 語 結 構 可 看 出 ，2006 年 之 聯邦商標淡化法對於商標淡化侵權及其救濟，
法律條文之構成要件已明定，被告之可能造成系爭商標識別性或商譽減損之商標使 用，並非任意一種或將原告之商標做為參考之使用，而是限縮於將該名稱作為「商 標或商業名稱」使用，也唯有此種態樣之使用，方能構成造成商標淡化之使用，而 有§1125(c)第 一 至 五 款 之 救 濟 規 定 之 適用。
另 外 ，Dogan & Lemley 亦指出§1125(c)(2)之 法 條 用 語 將 商 所 有 權 人 之 著 名 商 標 （the famous mark）與 被 被 告 使 用 ，作為商標或商業名稱（mark or trade name ）之商標做出區隔、分別討論100，同時商標與商業名稱在 15 U.S.C.
§1127 中 ，亦被賦予不同之定義。101上 述 法 條 規 定 再 再 重 申 ，唯有當被告使用
97 Dogan, S. L. & Lemley, M. A., The Trademark Use Requirement in Dilution Cases, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J., 545-546 (2008).
98 同註 57，頁 31。
99 15 U.S.C. §1125(c)(1): Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.
100 Lanham Act Section 43(c)(2)(A): For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner….
Lanham Act Section 43(c)(2)(B): For purposes of paragraph (1), "dilution by blurring" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark.
101 商標係任何單字、名稱、象徵、或設計，被個人所使用，用以識別或區別自身與他人所製造或
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原告之著名商標來作為自身之商標或商業名稱，以識別、區別自身與他人之商品及 服務時，方構成商標淡化上之商標使用。
Dogan & Lemley 認為商標使用為淡化要件之結論，為部分學者所不認同。 學 者 Barber 認為，自修法之歷史脈絡觀之，無法得出 TRDA 規範以商標使用為要件。
修 法 草 案 原 為 International Trademark Association（簡稱 INTA）所擬，該版本草案 明白採前揭肯定說之立場，認為商標使用為淡化要件，但為 American Intellectual Property Law Association（簡稱 AIPLA）所極力反對。 後 來 眾 議 院 之 智 慧 財 產 權 次 委 員 會 對 於 該 草 案 招 開 協 商 會 議 時 （House IP Subcommittee Hearing on H.R.
683），與會之 INTA、AIPLA 及 ACLU（美國公民自由聯盟）達成共識，將§1125(c)(1)
「 被 告 之 使 用 須 為 對 自 身 商 品 或 服 務 來 源 之 指 定（表彰自 身 商 品 或 服 務 之 來 源 ）」（the defendant's use be “as a ‘designation of source’ for his or her own goods or services,” ）字語刪除。 因 此 ，Barber 認為 Dogan & Lemley 於 商 標 使 用 之 主 張 旬 屬 無 據 。
學者 Janis & Dinwoodie 認為，自法條文義觀之，藍能法第 32 條（15 U.S.C. §1114）
所謂之商業上使用，應限於侵權使用，而同法第 45 條（15 U.S.C. §1127）所稱之商 業上使用，應限於維權使用之情況。又，根據 1988 年商標法修正案之修法意旨與歷 史解釋，「商業上使用」應限縮適用於商標註冊（registration）。102Janis & Dinwoodie 亦批評 Dogan & Lemley 透過對藍能法第 32 條(a)項及第 43 條(a)項之文意解釋103，認 為被告之商標使用必須是在商品或服務之銷售上，而將前揭侵權條款所定之侵權限 於商標使用。Janis & Dinwoodie 提出，所有商標使用確實皆係用於商品或服務上，
但反面推論則未必成立—並非所有使用於商品或服務之商標，皆必然為作為商標使
販售之商品，為商品來源之指示；商業名稱則指任何被個人所使用之名稱，用以作為企業或職 業之識別。
102 Dinwoodie, G. B., & Janis, M. D. , Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law, 92 Iowa Law Review, 1611-1612 (2007).
103 藍 能 法 第 3 2 條 ( a ) 項 ： us e i n c o mme r c e … i n c o n ne c t i o n wi t h t he s a l e , o ffe r i ng fo r s a l e , d i s t r i b ut i o n, o r a d ve r t i s i ng o f a n y go o d s o r s e r vi c e s ….
第 4 3 條 (a) 項 : Any person who, “on or i n connectio n wit h any goods or s e r vi c e s ” … . u s e s i n c o mme r c e ….
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用。104另外，Janis & Dinwoodie 對於 Dogan & Lemley 將商標使用理論作為合法化許 多其他商標使用之基礎，如新聞報導及諷刺性（parody）使用感到不以為然。其認為 法院准許被告使用原告商標之案件所在多有，但法院在這些案件中並未援引商標使 用做為判斷要件；如 Rogers v. Grimaldi 案105，原審法院認為由於該電影為具有藝術 性之創作且其名稱係與電影之內容有關，故不違反藍能法。上訴法院則推翻此見解 並根據「避免消費者混淆誤認之公共利益」與「表意自由（free expression）之公共 利益」兩者間之衡平考量做出決定。由此可見，法院之所以認定某些特定型態之商 標使用不構成侵權，並非自商標使用理論為考量之出發點，而係援引其他價值判斷 如消費者保護與人民之表意自由間之平衡。106