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第五款 懲罰性損害賠償
對於惡意侵害他人商標權之行為人，為降低其未來為侵權行為之誘因並加重處 罰其本次之故意不法行為，本文以為，似可參考我國現行專利法第 97 條405之規定，
使商標侵權事件之原告得向法院請求酌定原賠償額三倍為上限之懲罰性損害賠償。
根據民國 102 年專利法第 97 條之修法理由，填補損害固然為我國損害賠償制度之基 本原則，惟隨著社會之發展，損害賠償之範圍已經逐漸被擴充，而不以填補損害為 限，特別是在智慧財產權領域，衡諸著作權法第八十八條第三項406、營業秘密法第 十三條第二項407等均有懲罰性損害賠償之規定。觀諸經濟性法規408，不乏採行懲罰 性損害賠償制度以落實經濟性法律規範之目的。409從國外立法例而論，美國本來即 有懲罰性損害賠償制度，歐盟於 2004 年所通過之「智慧財產權執行指令」，即明文 規定法院於認定損害賠償時，應考量所有相關之因素，包括所造成經濟上之負面效 果、被害之一方所承受之利益的減損及侵害人所獲取之不正利益。亦即侵害人所獲 得之不正利益，亦屬於損害賠償之範圍。德國為配合此一指令，於 2009 年生效之新 修正的專利法，亦明文規定「於計算損害賠償時，得將侵害人因侵害該權利所得之 獲益納入考量」。據此，關於智慧財產權侵害之損害賠償計算，已不再侷限於填補損 害之概念。410
我國已經於若干法律中明文採取懲罰性損害賠償，基本上已經肯認上述趨勢，
405 專利法第 97 條第 2 項：依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，
酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。
406 依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一
百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元。
407 依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。
但不得超過已證明損害額之三倍。
408 如我國證券交易法第 157 條之 1 第 3 項：違反第一項或前項規定者，對於當日善意從事相反買賣
之人買入或賣出該證券之價格，與消息公開後十個營業日收盤平均價格之差額，負損害賠償責任；
其情節重大者，法院得依善意從事相反買賣之人之請求，將賠償額提高至三倍；其情節輕微者，
法院得減輕賠償金額。
409 民國 102 年 5 月增訂第 97 條第 2 項時之修法理由。
410 同前註。
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雖然在其他法律領域尚未有足夠之案例，但在智慧財產權法領域，則透過司法實踐，
正在逐漸累積經驗，雖然仍然有些案件於適用時尚不夠嚴謹，但大多數案件，法院 對於故意之認定以及對侵害情節之審酌，均努力地透過個案，逐漸建立起判斷之標 準，而實施至今，並未見有法院濫用懲罰性損害賠償而課以被告過鉅的賠償數額之 情形，且因其可以適度彌補專利權人因舉證困難無法得到有效賠償之問題，實施以 來並未見有負面之批判。綜合以上並鑑於智慧財產權乃無體財產權特性，損害賠償 計算本有其困難，於民國 102 年修法時於專利法第 97 條增定懲罰性損害賠償之規定。
411
本文擬建議增訂第 71 條第 3 項—商標權人依本條請求損害賠償時，行為人之侵 害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。
但不得超過已證明損害額之三倍。
小結 第五節
由美國聯邦商標淡化法 15 U.S.C. § 1125(c)(1)之條文用語觀之，著名商標之淡化 可在「競爭關係存在或不存在」（regardless of the presence or absence ... of competition）
之情形下發生，即暗含無論原告、被告兩造雙方為競爭關係與否，銷售之商品或服 務是否相同、類似，或不類似，後使用商標之被告皆有可能造成原告之著名商標淡 化之意。惟，此論調乃為部分學者所不贊同，認為如此一來淡化理論發展之最初概 念與法理即被架空。淡化理論之根本即為平衡自由與公平之競爭，因此，係一特殊 狀況，為一般侵權之例外，應做限縮使用。若著名商標係未經商標權人同意而被使 用於類似之商品或服務，傳統之混淆誤認理論對於此種情況之著名商標保護即為已 足，而毋須動用淡化理論。
美國司法實務上，亦有將商標淡化保護擴及於侵權行為人與被侵權人使用相關或類 似商品之案件，如本文於本章所述之 Starbucks Corporation v. Glass 案。惟此等將商 標淡化擴大運用之判決，亦常遭受批評。412
對於本章前述之「統一」 v.s.「統一生醫」案，第一審法院判決認定商標混淆誤 認與淡化皆成立，惟第二審法院以原告亦有指定使用系爭商標於第 5 類之醫療相關
411 同前註。
412 Luepke, M. H. H., Taking Unfair Advantage or Diluting A Famous Mark- A 20/20 Perspective On The Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law, 98 The Trademark Reporter, 793-794 (2008).
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用品 ，與被告所指定之商品類別同，而認為被告生產製造口罩並不會造成統一商標 在其食品本業建立之聲譽減損淡化，最終判決確定。本文以為，原告提起訴訟之時 點係民國 100 年商標法修正前，其援引之條文為當時之商標法 62 條第 1 款。該款之 文義及立法理由，皆未規範商標之侵權使用，須限制商標使用於類似或不類似之商 品或服務，僅行為人主觀上為故意並造成商標淡化之結果即足。第二審判決之做成 日為民國 101 年 7 月 19 日，而於判決作成時之商標法第 62 條已修正並移列為第 70 條。當時修法係參酌美國 2006 年聯邦商標淡化法之立法例，方將商標淡化限於不類 似之商品（實務多數見解）。本案原告於提起訴訟後，所依據、適用之法律產生變動，
按法規不溯及既往乃法治國基本原則，於民法上亦有適用餘地，而商標法又係民法 之特別法，理應有此原則之適用。故，本文以為，系爭案件在商標淡化之認定方面，
仍應以原告提起訴訟之時點之法律規範為依歸，亦即被告之侵權使用對原告仍構成 淡化。
關於「Rimowa」 v.s.「Rowana」案，原審法院針對原告手錶以外之商品，逕以 被告之商標使用有致混淆誤認之虞而認定該使用亦構成淡化侵權。本文以為，此舉 混淆了「淡化」及「混淆誤認」概念，兩者不啻在保護目的與立法意旨上並不相同，
在定義上亦不相同，且兩者可獨立存在亦可能同時存在，實不宜混為一談。又，原 審法院認為因原告無法證明其已跨足經營與行李箱等收納較無關聯性之手錶市場，
故難以認定被告將其商標使用於手錶商品有減損原告商標之識別性或信譽之虞，然 第二審法院並未對此部分加以著墨。本文認為，我國商標法第 70 條第 1 款既以「使 用」為構成要件，若未能舉證有實際之使用（同法第 5 條參照），似難認定消費者 知悉 Rimowa 商標有使用於手錶商品之情形；若消費者對 Rimowa 商標有使用於手錶 商品之情形並無認識，則理論上與 Rimowa 商標構成近似之 Rowana 商標，使用於手 錶商品，似難謂有減損 Rimowa 商標之識別性或信譽之虞。至於商標侵權救濟部分，
自上開歐美國家之立法例觀之，其所規範之著名商標之救濟方式皆與一般商標侵權 之救濟方式相同，被侵權人（即原告）所得主張者，皆為禁制令與金錢救濟或損害 賠償。美國司法實務上在被告具有故意之前提，允許原告為多種金錢救濟之請求（即 原告可同時請求合理權利金、原告所受損害，以及被告所獲之不法利潤），且法院 對禁制令之准許與否，於個案中認定甚為嚴格。多數實務見解認為，原告須證明其 遭受不可回復之損害且無其他足以填補該損害之救濟途徑，法院方能准許對被告之 禁制令。
德國商標法則規定，原告僅得就之所喪失之利潤、被告所獲利潤，與合理權利金三
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者間擇一請求。英國除禁制令與損害賠償外，法院得命被告將侵權物交付予原告或 命被告將侵權物銷毀；法國智慧財產法規定，除禁制令、損害賠償與自市場回收侵 權商品或將商品銷毀外，尚有侵權商品或與其製造、生產有關之物之沒收、被告將 判決刊登於報章雜誌，以及償還所生之法律相關費用。義大利產業財產法所訂之救 濟方式與英國相同，惟另有將仿冒商品自市場撤回並繳納罰鍰之規定。
我國對於著名商標之商標專用權遭受侵害之救濟規定，與一般商標侵權者並無不同，
皆係透過民事保全程序、商標法第 69 條行使侵害防止或除去請求權，以及商標法第 71 條所列四款計算方式請求金錢損害賠償。
綜上，關於商標淡化之法律條文構成要件規範，本文以為，無論將他人之著名 商標未經同意使用於同一、類似或非類似之商品或服務，皆有可能構成商標淡化侵 權，因此，我國現行商標法第 70 條第 1 款未明文指出使用之商品或服務，解釋上應 作同一、類似或非類似之商品或服務皆包含在內之廣義解讀。而我國商標法對於著 名商商標之侵權保護，根據商標法第 70 條，僅須行為人為故意侵權，並有減損該商 標之識別性或信譽之可能即為已足，對商標權人所造成之損害即被推定，商標權人 無須舉證證明其有實質損害，此乃對著名商標擴大保護之立法意旨。
至於我國現行商標法第 71 條第 1 項各款關於商標侵權損害賠償計算，有鑑於混 淆誤認或商標淡化造成之實際損害難以確實估計或需費過鉅，以及侵權行為與損害
至於我國現行商標法第 71 條第 1 項各款關於商標侵權損害賠償計算，有鑑於混 淆誤認或商標淡化造成之實際損害難以確實估計或需費過鉅，以及侵權行為與損害