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（二） 紐約州一般商法第 360-l 條
294之淡化保護
依紐約州法院實務見解，原告須證明「其所擁有之商標為一強而有力、具有識 別性或已獲得第二重意義之商標，以致擁有該商標之原告之商業名稱與原告之關係 已深植公眾心中，使該商標具有識別原告與其他人所售之商品之功能」，以及「原告 之商標有因模糊化或污損化而造成淡化之可能性」。
本案中法院在判斷商標是否因模糊化而有遭受淡化之可能性時，檢驗以下六個 要件：「兩商標之近似度」、「商標所指定使用商品之類似度」、「消費者之世故/老練
（sophistication）程度」、「（被告）掠奪性（predatory）意圖之存在」、「前商標之著 名程度」、「後商標之著名程度」。若法院於個案中發現兩商標在本質上並不近似或並 無相當程度之近似，則不須繼續檢視後續其他五個要件，商標淡化之主張不成立。
（三） 本案之淡化認定
1. 被告 Guess 使用四連環 G 圖樣恐導致原告商標（重複之 GG 圖樣及鑽石花紋商 業外觀）因模糊化而淡化
如本文前於 Starbucks v. Hitman Glass 案中述及，法院在判斷被告之商標使用是 否可能導致原告之相同或近似商標因消費者心中對原告商標連結之模糊化而導致商 標淡化，得考量六個因素：「系爭標誌或商業名稱與著名商標近似之程度」、「著名商 標之固有或後天識別性之程度」、「著名商標之所有人致力於商標排他性使用之程度」、
「著名商標之識別度」、「系爭標誌或商業名稱之使用者是否意圖製造或引起兩商標 間之聯想」、「系爭標誌或商業名稱與該著名商標間是否有實際聯想之事證」。現就被 告 Guess 使用四連環 G 圖樣，按前揭六因素，一一論述如下：
(1) 商標近似之程度：如同上開對系爭商標/商業外觀是否有使公眾混淆誤認之虞部
294 原文：Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark or trade name shall be a ground for injunctive relief in cases of infringement of a mark registered or not registered or in cases of unfair competition, notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.
依本條規定，原告得請求禁制令之前提為「恐致商譽損害或商標/商業名稱之識別性淡化」，該 著名商標是否註冊、兩造雙方是否為競爭關係，以及商品或服務來源是否遭混淆誤認，皆非所 問。
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分之討論，法院於「商標近似」指標作出對原告較有利之認定。
(2) 商標之識別性：法院認為原告之重複之 GG 圖樣與鑽石花紋商業外觀皆具有高度 識別性。
(3) 商標之排他使用：證據顯示 Gucci 係重複之 GG 圖樣與鑽石花紋商業外觀唯一合 法之使用者，且其對前揭商標/商業外觀之仿冒者亦積極採取法律行動，可證明 Gucci 對系爭商標之排他使用。
(4) 商標之識別度（degree of recognition of mark）：根據法院之事實調查，原告耗費 數百萬美元以推廣前揭商標/商業外觀，並售出價額高達數十億美元，上含有前 揭商標/商業外觀之商品，法院因此認為兩者具有高度識別度。
(5) 被告是否具有欲製造或引起兩商標間聯想之意圖：證據顯示 Guess 在設計、開發 其置於咖啡色/米色配色之四連環 G 圖樣時，刻意抄襲原告之鑽石花紋商業外觀，
法院依此推論 Guess 意欲在消費者心中建立其四連環 G 圖樣與原告之鑽石花紋 商業外觀之連結。
(6) 商標之實際聯想：法官自“Macys.com”網頁看到消費者對 Melrose 運動鞋之評論，
因而認定被告 Guess 對於咖啡色/米色配色背景之四連環 G 圖樣之使用已造成些 許之實質淡化。然，法官亦表明，因網站上評論者之身分不明，且其評論之內容 亦未確定針對四連環 G 圖樣與 Gucci 之比較，此證據強度薄弱，僅些微對原告 有利。
綜上，法院做出結論，被告 Guess 使用四連環 G 圖樣於咖啡色/米色配色背景，
可能導致原告之鑽石花紋商業外觀因模糊化而造成淡化（如同法院於商標侵權部分 做出之認定，若該四連環 G 圖樣係使用於其他配色之背景，則其視覺上與 Gucci 之 鑽石花紋商業外觀係可充份區別的，因此將不構成淡化之虞）。
2. 被告 Guess 使用綠紅條紋恐導致原告之綠紅條紋商標）因模糊化而淡化 (1) 商標近似之程度：原告及被告所使用之綠-紅-綠條紋實質上相同。
(2) 商標之識別性：根據 Guess 之證人之證詞，綠-紅-綠條紋商標係一強度高之商標，
其可作為 Gucci 清楚之識別，何況 Gucci 之綠-紅-綠條紋商標已註冊逾五年，其 商標識別性無可爭議。
(3) 商標之排他使用：被告 Marc Fisher 之男性鞋款首席設計師 Paul Vando 表明其有 見過其他公司於市場上使用綠-紅-綠條紋，Marc Fisher 之執行長 Marc Fisher 亦
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作類似表述。惟，兩人皆無法提供其所言之實體商品或其他使用證據。法院因此 認定此要件部分對兩造雙方皆非有利亦無不利。
(4) 商標之識別度：觀原告數十年來投入大量之廣告、相當可觀之媒體主動報導以及 其綠紅條紋商品之銷售量，法院做出對原告有利之認定。
(5) 被告是否具有欲製造或引起兩商標間聯想之意圖：法院對案件事實為深入調查後 發現，被告 Marc Fisher 係刻意抄襲 Gucci 之綠-紅-綠條紋商標，因此即推定 Marc Fisher 意圖引起消費者對於 Marc Fisher 商品與 Gucci 商品之連結。至於 Guess 雖然在後續透過 Marc Fisher 之外部律師通知 Marc Fisher 將其所生產之綠紅條紋 鞋款自市面上回收，然 Guess 最初確實知悉該綠紅條紋為 Gucci 之表徵，卻仍批 准 Guess 之綠紅條紋鞋款之生產，由此可推論 Guess 意圖將自身商品與 Gucci 之 綠紅條紋連結。
(6) 商標之實際聯想：兩造之商標相同，故推定有實際聯想及實質淡化。
綜合考量前揭要素，特別是被告刻意抄襲之明顯證據與原告之綠紅條紋為其來 源指示之識別度，法院認定 Guess 之綠紅條紋商標使用有高度之可能性造成 Gucci 之綠紅條紋商標因模糊化而淡化。
3. 被告使用方型 G 及手寫體 Guess 商標導致原告商標因模糊化而淡化之可能性低 法院進行事實調查發現，Gucci 之 G 字母設計於 Guess 推出其方型 G 設計時並 非著名，故 Gucci 對 Guess 之方型 G 主張藍能法上淡化侵權自始不成立。因原告之 G 字母設計並非強建（高強度）之商標，其援引紐約一般商法第 360-l 條亦宣告失敗。
如同判斷商標侵權，法院在判斷被告之商標使用是否構成淡化侵權時，並不需要將 前揭所有六個判斷要素一一納入考量。本案法院認為手寫體 Guess 商標所創造之整 體商業印象與 Gucci 不同，且視覺上與手寫體 Gucci 商標並不近似，故無論於藍能法 或紐約一般商法第 360-l 條之下，被告使用手寫體 Guess 商標造成手寫體 Gucci 商標 之模糊化而產生淡化現象之可能性低。
三、 商標仿冒
法院實務統一見解為，商標仿冒僅限於整個商品商品完完全全抄襲之情況。依 此標準，原告之仿冒侵權主張不成立。
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