根據美國專利法第 101 條（35 U.S.Cξ101）：在法定得條件或要件下，發 明或發現任何新的或實用的製程、機器、產品都可獲得專利保護。而數學邏輯 演繹可能僅描述科學上的事實或抽象的概念，一般電腦用途的數徐公式多僅是 單純的數學邏輯演繹，不符合第 101 條所定義之法定標的，故過去不主張給予 專利。但如果數學公式可以被利用來描述某種特定用途的方法，或以符合法定 要素的裝置來加以具體化，則應有其可專利的理由。
另外，是否能成為法定標的，理應通過 Freeman-Walter-Abele 測試分析法，
67 In re Arrhythmia, 958 F. 2d(CCPA 1982)
首先，要決定數學演繹是否被直接或間接列舉於請求中，若是的話，接下來要 決定所請求的發明是否整體均為數學演繹或不超過演繹本身，如果該請求沒有 應用或被限制在某種裝置或製程步驟的話，就不能稱為法定的專利標的。
本案之發明屬從事商業方法，其條件認定上是相當模糊的概念，因為所謂 從事商業方法係指處理或解決商業經濟活動或是物而藉由人類心智創造的方法 或規則，這樣到底是屬於抽象觀念或是實際應用的方法，自然具有爭議。商業 應用軟體是否符合美國第 101 條法定標的之關鍵不在是否屬於從事商業方法，
而在於是否企圖獨佔數學邏輯演繹法而定。1996USPTO 公布「電腦相關發明審 查基準」，自此其在審查電腦相關案件時，將不再以從事商業方法作為准許與否 的理由，而是審視其技術本質或特徵來判斷其可專利性。
觀念本身是不能給予專利的，但具有實際用途的裝置則可給予專利。過去 因為軟體發展較晚，當然比較沒有商業應用軟體專利的觀念，而在未來，商業 應用軟體蓬勃發展之後，藉助電腦操作達成商業活動之具有實際應用性的方法 應會逐漸獲得專利的保護。
電腦軟體可專利性的問題一直是很熱門的議題，而近年來美國聯邦上訴法 院對於電腦軟體發明之可專利性做出了有利的判決，加上 USPTO 也核准了十 數件有關商業應用軟體的專利，尤其是網際網路上與電子商務相關的專利，顯 示美國對於電腦軟體可專利性的問題已經有開放的趨勢，特別是這些數學邏輯 演繹法可以透過特定的裝置，提供特定的用途，例如製程上、商業上的特殊目 的，則可賦予其專利的保護。
案例 1.21 In re Zurko
國別：美國
技術類型：資訊科技
關鍵字：專利性、電腦程式、非顯而易知 案號：11 F.3d 887, 42 U.S.P.Q.2d 1476
142 F.3d 1447, 42U.S.P.Q. 2d 1691 日期：1997 年、1998 年
壹、案情摘要
本案原由為專利申請要件「非顯而易知」的事實認定標準之爭。
本案原告於一九九四年，向美國專利商標局（PTO）申請電腦系統保全方 式的改進專利。遭局以不符美國專利法 35 U.S.C. 一百零三條之申請要件:「非 顯而易知」為由，拒絕給予專利。 經循行政救濟路線，訴請要求「專利複審委 員會」複審，仍然遭受「專利複審委員會」維持原審查決議，拒絕給予專利後，
原告以「專利複審委員會」對潛在事實認定為『顯然錯誤（Clearly erroneous）』 之理由，向「聯邦巡迴上訴法庭」提出上訴。 一九九七年四月十五日，「聯邦 巡迴上訴法庭」接受原告上訴理由，撤銷「專利複審委員會」複審決議；認定
「專利複審委員會」對該項專利申請所作成之決議：申請人聲請專利範圍為『顯 而易知性』之事實為『顯然錯誤』之認定，進而撤銷「專利複審委員會」複審 裁定。
基於撤銷對「專利複審委員會」的決議之後，由於「非顯而易知性」的認 定屬於『法律見解』部分，「聯邦巡迴上訴法庭」進行全院審理（en banc），於 一九九八年五月四日，再開辯論庭(rehearing)。對於上訴初審所做「撤銷判決」
所採用的準則，取『顯然錯誤』而不是「專利暨商標局」主張；公告在「行政 程序法」（APA，5 U.S.C）中的『實質證據準則』或『專斷、反覆準則』，重新 辯論、再審「專利商標局」之審查決定。 以法院的司法見解做成判決，而不是 行政部門的理解觀點，進而要求「專利商標局」重新審查專利請求。
貳、法律問題
一、申請專利範圍理由
由於電腦系統有各種不同形式的保全處置，確保輸入的指令正確，或防止
非授權使用者的使用。 通常，「信靠軟體碼」 (trusted software / code) 被用來 執行「信靠指令」（trusted command）。 既有系統所使用的保全措施需利用到昂 貴的「信靠軟體碼」。 而專利申請人尋求設計出一套由「信靠軟體碼」及「非 信靠軟體碼」(untrusted code)所構成的保全方式。 專利申請人的處理方式
（method），通常包含處理「非信靠碼」所參雜的「信靠指令」。 當這類「信靠 指令」傳達至「電腦信靠系統」(trusted computing environment)之後，該系統就 會經由「信靠通道」(trusted pathway) 求証使用者該指令正確與否。 一旦正確，
系統就執行該指令。
二、專利遭拒絕的理由
「專利複審委員會」認為該處理方式是基於兩件先前創作的指導、啟示 : UNIX 及 FILER2。
審查報告引據專利申請人資訊揭示敘述的說明： “ UNIX 能夠在「信靠系 統」中不完善地處理「非信靠指令」” 所以審查結論說：” 先前創作已經包含 了「非信靠程式」解析指令之後送到電腦，要求「信靠系統」執行的方法。
其次，又指出該項專利參考 FILER2 程式。 同樣也是引據專利申請人資訊 揭示敘述的說明：” 程式執行之前，系統將使用者所輸入可能的危險指令，複 送回給使用者，並且要求使用者在執行之前確認 ”。
「專利複審委員會」支持審查員所做成對申請專利範圍的拒絕裁定，敘述 如下： “ 在 UNIX 的教導之下，技術從業人員（artisan）可導出，取得在「非 信靠系統」中解析過的「信靠指令」並交由「信靠係統」處理。 另外，在 FILER2 啟示之下呈現解析過的「信靠指令」給使用者確認 ”
至於唯一不同於先前兩項創作的部份； “ 經由「信靠通道」取得確認 ” 專利審查員則認為是先前創作原本具有的；理事會認為「確認的傳達」原 本就應該經由「信靠通道」而來，是一項基本常識。
三、雙方論據、主張:
1. 專利請求人主張
申請人所依據的參考，不足以啟示「非信靠碼」解析成「信靠指令 」，接 著，透過「信靠通道」傳遞一個由「信靠碼」組構成的確認回應要求。 UNIX 並不建議由「信靠傳達通道」取得確認。 縱使從以上兩項參考最多得到的建議 也只是：透過「非信靠通道」的 UNIX 外環系統傳給使用者經 UNIX「非信靠 系統」解析過的「信靠指令」。
對於「專利複審委員會」所述 “結合兩項參考的動機是基於解決困難/問題
的本然”，專利申請人更進一步主張，本身並無存在如此動機。 指出這是「專 利複審委員會」利用申請揭示資料所做推理的『後見之明』。 對「專利複審委 員會」所持 “ 先前創作原本就具有教導「這種確認方式」” 的「顯而易知，故 不具專利特性」是一項『顯然錯誤』的事實認定下的判決。
2. 專利暨商標局主張
對此，「美國專利商標局」反應如下：透過「信靠通道」取得確認，是創作 一套保全系統的必備技術，所以是本該如此。 更進一步認為，專利申請人其設 計結合兩項參考的動機是基於解決難題的本質。
綜合上述兩方面論點，歸結如下：
「專利複審委員會」支持 “ 此一透過「信靠通道」獲得確認的步驟，是先 前創作清楚或蘊含的指導。” 的論點，認定該項專利請求不具「非顯而易知性
（Non-obvious）」之專利必要條件，拒絕予與專利權。
而專利申請人則以： ”「專利複審委員會」此一認定『顯然錯誤』”，上訴 聯邦巡迴上訴法庭。 因此成為雙方係爭焦點。 換言之，對「專利顯而易知 (obviousness)的事實認定」是雙方最主要的爭議點。 而“顯而易知性” 是一項基 於潛在事實認定的「法律見解問題」，是以必須訴請司法機關判定裁決。
參、法院判決
一、初審部份
一九九七年四月十五日， Chief Judg Archer 同意申請人的觀點；認為「專 利複審委員會」所持認定：“ 此一透過「信靠通道」獲得確認的步驟，是先前 創作清楚或蘊含的指導。” 『顯然錯誤』，撤銷「專利複審委員會」所做的裁定
（需重審本申請案）。 二、複審部份
一九九八年五月四日，「聯邦巡迴上訴法庭」應專利審查員提議採用「行政 程序法」10(e)及 706(2)(e) 之事實認定準則，請求複審「專利複審委員會」所 為之事實認定。 於是，「聯邦巡迴上訴法庭」再開辯論庭進行全院會審，採取
『顯然錯誤準則』，而不是專利審查委員所主張，公告於「行政程序法 5 U.S.C.
section 10(e) and 706(2)(e)」中的『實質證據準則』或『專斷、反覆準則』。 「聯邦巡迴上訴法庭」則援引「行政程序法」第五五九條及諸多判例說明 主張「顯然錯誤準則」適用之正當性。 作成撤消「專利複審委員會」原裁定之 判決。亦即，「專利商標局」將因原裁決對潛在事實的認定『明顯錯誤』重新審
查該項申請案。69