案號：51 F. 3d 1552,34 U.S.P.Q. 2d 1210 日期：1995 年 3 月 28 日
壹、案情摘要
本案原告 Thomas F. Deuel, Yue - Sheng Li, Ned R. Siegel, and Peter G. Milner 等人（以下以 Deuel 為代表）申請與肝燐脂生長因素（heparin-binding growth factors，以下簡稱 HBGFs，一種蛋白質）有關的 DNA（deoxyribonucleic acid）
與 cDNA（complementary DNA，以下簡稱為 cDNA）之專利，其中第 4 項至第 7 項權利要求被專利與商標局（Patent and Trademark Office，以下簡稱為 PTO）
以具有顯而易知性為由而拒絕之。
在蛋白質合成的過程中，DNA 先製造出轉化成較小分子的傳訊核醣核酸
（messenger ribonucleic acid，以下簡稱 mRNA）。在實驗室中可以採用無性生 殖的方式，將 mRNA 進行互補的複製，複製出的物質稱為 cDNA。mRNA 及 cDNA 僅包含 DNA 中能合成蛋白質的部份。運用生殖因子與氨基酸之間遺傳 密碼的關係，一旦找出 cDNA 中生殖因子（codon）的排列順序，就可以預測 出蛋白質中氨基酸的排列順序。由於遺傳密碼具有重複性，上述推論的反向推 論是不成立的，因為不同的 DNAs 可以排列出特定相同的蛋白質。生殖因子之 類型可能有 64 種，但在自然界中僅有 20 種氨基酸的存在，此種現象稱為遺傳 密碼（genetic code）中的重複性（redundancy）或是退化性
（degeneracy）。
利用基因探針（gene probe）掃瞄 DNA 分子及 cDNA 分子收藏庫，可以取 出特定的分子。基因探針是一種由合成無線電波所標示的核酸排列順序，目的 是希望藉由生殖因子中核甘酸的互補交配特性，去抓出所需要的 DNA 或 cDNA 是分子。所謂互補交配特性是指構成生殖因子之四種核甘酸僅以互補的方式配 對：腺瞟呤（adenine）一定與胸腺嘧啶（thymine）配對，而鳥糞素（guanine）
一定與胞核嘧啶（cytosine）配對。當蛋白質中氨基酸的排列順序，或是部份的 排列順序被找到時，就可以用來設計具有分離 DNA 與 cDNA 分子能力的基因 探針。
Deuel 由牛科動物的子宮組織中，將 HBGFs 分離及純化，並找到該蛋白質 一端開始的 25 種氨基酸之排列順序。再依此設計出基因探針，分離出構成牛科 動物子宮 HBGFs 的 cDNA。經過純化與排列的過程，Deuel 找出了構成該 cDNA 之 1196 對核甘酸的排列順序，接著預測牛科動物子宮 HBGFs 完整的氨基酸排 列順序。
Deuel 利用類似的過程，分離出組成人類胎盤 HBGFs 的 cDNA，及構成該 cDNA 之 961 對核甘酸的排列順序，再預測人類胎盤 HBGFs 完整的氨基酸排列 順序。Deuel 將上述之發現，陳述於第 4 項至第 7 項的權利要求中。
第 4、6 項權利要求分別指構成人類及牛科動物 HBGFs 之氨基酸的排列順 序。第 5、7 項權利要求分別指人類胎盤及牛科動物子宮特定 HBGFs 的 cDNA 排列順序。
上述之 4 項權利要求，遭到審查員以專利法第 103 條款認定其不具有專利 之要件而被拒絕。審查員認為這些權利要求僅僅是結合了 Bohler 及 Maniatis 的 教材，權利要求內容具有顯而易知性（obviousness，或稱為顯而易見性），一般 專業人士利用上述的教材，就可找出 HBGFs 的基因。Bohler 的教材中公開了 一組蛋白質生長因素，可以形成肝燐脂腦部有絲分裂體（heparin – binding brain mitogens，以下簡稱為 HBBMs）。Bohler 也決定了該蛋白質一端前 19 種氨基酸 的排列順序，藉此找出人類與牛科動物的 HBBMs。而 Maniatis 的文獻是描述 一種利用基因探針搜尋 DNA 及 cDNA 收藏庫，以分離出 DNA 及 cDNA 的一 般性方法。
Deuel 回覆 PTO，主張其權利要求中之 DNA 與 cDNA，和 Bohler 所引述 之特定 HBBMs 有所不同，且 Maniatis 的參考文獻是一種方法，而權利要求之 內容為一種產品。該項回覆又被審查員拒絕，PTO 的專利複審委員會（Board of Patent Appeals and Interferences，以下簡稱委員會）亦認定該項拒絕。因此，Deuel 上訴聯邦巡迴上訴法院。
貳、法律問題
委員會所主張之「結合兩種已為人知的知識（Bohler 所發現的 HBBMs 及 其 N 端前 19 個氨基酸之排列順序，Maniatis 所敘述的 DNA 及 cDNA 的取得方 式）所獲得之發明具有顯而易知性」，是否能成立？
因為委員會錯誤的判斷第 5、7 項所指稱之特定 cDNA 已存在所舉證的參 考文獻中，故不能認定其為顯而易知；也沒有找到可以支持拒絕第 4 項及第 6 項權利要求的文獻，故法院撤銷委員會的拒絕。
參、法院判決
法院撤銷了委員會的拒絕之決定，認為 Deuel 的專利並沒有觸犯顯而易 知。
肆、判決理由
法院秉持以下的理由，撤銷了委員會的拒絕之決定。第一、結合教材中一 種基因無性繁殖的方法，及文獻所公開一種刺激細胞分裂之蛋白質的部分氨基 酸排列順序所產生的新產品，並不能認定該產品具有顯而易知性。第二、已知 之 DNA 製造方法，並不必然使其所製造出的產品具有顯而易知性。第三、申 請專利（權利申請）範圍第 4、6 已概括地包含所有組合成人類與牛科動物刺激 細胞分裂的蛋白質，故並沒有觸犯顯而易知性。
伍、評析
本案討論關於專利法第 103 條，認定顯而易知的原則，重點在於「結合兩 種先前的知識而產生新的產品，是否就構成了顯而易知」。由於權利申請第 4 項與第 6 項概括地包含了所有經分離與純化的 DNA 之排列順序，而第 5 項與 第 7 項所指稱的是特定的 cDNA，兩類的權利申請不同，分為兩部份分析。
（一）有關權利申請 5、7 顯而易知之討論
如果要判定一項產品具有顯而易知性，該產品必須在結構上與已知的產品 具有相似性，使得懂得該技術的一般人士，利用此種相似性而製造出另一種產 品。權利申請 5、7 所指稱的 cDNA 並未存在於先前知識中。Maniatis 所提出的 方法，與製造權利申請 5、7 指稱之 cDNA 所使用的方法，仍然有相當的差距。
Bohlen 的教材可使 cDNA 之一般性通論、功能、化學結構等知識具有顯而易知。
而權利申請 5、7 所指稱的是特定種類之 cDNA，公開了精確的化學結構，與 Bohlen 教材中的知識不相同，一般人不能以這些通論性的知識，製造出權利申 請 5、7 的 cDNA。這也就是說，不能基於某已知基因的通論性知識，而能認為 該基因之特定知識具有顯而易知。
由於重複性的存在，蛋白質與氨基酸之間的遺傳密碼關係，僅僅能由 DNA 之生殖因子排列順序去推論蛋白質中氨基酸的排列順序，而不能進行反向的推 論。且同一種的蛋白質，可能是由許多不同種類的 DNA 所組合成。因此，Bohlen 所發現蛋白質中氨基酸的排列順序，無法推論出是由何種 DNA 所組成。因此，
從學理上亦無法由 Bohlen 的理論，推論出權利申請 5、7 之內容。
從另外一個角度來分析，雖然已知一些物種存在，但不能說包含在其中之 化合物的知識具有顯而易知性14。也就是說，不能僅僅憑藉對已知蛋白質的知
識，就認定關於構成該蛋白質之基因的知識是具有顯而易知，除非其他參考資 料中已陳述了相關的知識。在 Deuel 未將權利申請 5、7 之 cDNA 純化與分離之 前，雖然已存在性質上類似之 HBBMs 的知識，但關於該 cDNA 的特定知識是 不存在的，因此不妨礙權利申請 5、7 具有非顯而易知。
PTO 還舉出了 Maniatis 之方法為另一項參考資料，將焦點放在已知的方法 上。此項主張有兩項錯誤：第一、Deuel 所訴求的為一種產品，而非方法。如 果在該已知方法中已列舉出之產品，或是稍微改變這些產品的變化形式，才牽 涉到顯而易知的問題。在本案中，除非有文獻記載 Maniatis 之方法可以做出權 利申請 5、7 之 cDNA，否則不能以方法為已知為由，而認定新產品具有顯而易 知15。
第二、由一般性方法所製造出具有特定特性的新產品，亦可以取得專利，
除非該新產品是由該方法所定義出來的16。如果有人設計好一套通用的方法，
可以做出許多未知的化合物，但不能就此認為以後由該方法所做出的化合物就 具有顯而易知；但如果發明該方法的人可以描述出該方法所能得到的化合物，
則該方法可視為該化合物定義的一部份。因此，是否能精確且完整地預測該方 法所產生的結果，與該方法所真正產生之產品的顯而易知有密切的關係。
Maniatis 所描述的方法，並非產生特定的產品，可能包含了許多未知的 DNA 及 cDNA，因此，與「方法為產品之定義的一部份」無關。
（二）有關權利申請 4、6 顯而易知之討論
權利申請 4、6 概括性地包含所有構成人類與牛科動物的 DNA 之排列順 序。以此種結果導向之方式來表達權利申請 4、6 時，就等同於任何基因構成蛋 白質的一般性理論，及相關問題的所有解決方式。Bohlen 的資料僅公開了部份 氨基酸的排列順序，並不能以此推論出權利申請 4、6 所包含具有廣泛性的 DNA 種類。除了 Bohlen 的教材外，委員會所舉證之參考資料中，未發現其他與此有 關的資料，因此，委員會不能判定權利申請 4、6 不具有非顯而易知。
15 參考以下判例：1. In re Bell, 991 F.2d 781, 785, 26 USPQ2d 1529, 1532 (Fed.Cir.1993)、2. In re Brown, 329 F.2d 1006, 141 USPQ 245 (CCPA 1964)、3. In re O'Farrell, 853 F.2d 894, 903, 7 USPQ2d 1673, 1680 - 81 (Fed.Cir.1988)
16 參考以下判例：Amgen Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., 927 F.2d 1200, 18 USPQ2d 1016 (Fed.Cir.), cert. denied, 502 U.S. 856, 112 S.Ct. 169, 116 L.Ed.2d 132 (1991)。