案號：62 F. 3d 1512, 35 U.S.P.Q. 2d 1641(1995)
rer’d 117 s. ct. 1040, 41 U.S.P.O. 1865(1997), rehearing,
114 F3d. 1167, 43 U.S.P.Q. 2d 1152 (Fed.Cir.1997) 日期：1995 , 1997
壹、案情摘要
Hilton Davis 與 Warner Jenkinson 皆為食品、藥物及化妝品染劑紅色 40 號 及黃色 6 號的製造業者。染劑的製造過程中很重要的一個步驟，是要將染劑純 化到一可使用於食物或藥劑之國家標準。傳統的純化方法是以較貴且較不經濟 的鹽析法（salting out）109將雜質去除。Hilton Davis 發明了一種“超滲透過濾 法(ultrafiltration)”改良純化的方法，該法替代傳統的鹽析法並獲 ’746 專利。
該專利所保護純化染劑的方法，即在某一特定壓力、某一特定酸鹼值下將染劑 溶液透過某一具特定大小細孔的薄膜，用過濾的方法，將溶有雜質的溶液濾過，
留下純度相當高的染劑產品。
Hilton Davis：
事實上該專利的測試起始於 1982 年，由庫克（Cook）博士及勒彬漢
（Rebhahn）博士兩位為計劃的主持人為 Hilton Davis 進行試驗。庫克博士於是 經由 一 保密合約 將 該試驗 內 容及方 法 揭露予 一專門生產 過濾器 材的公司 Osmonics 公司，並雇用該公司測試該法以分離製造紅色 40 號染劑。該法於 1982 年八月第一次測試並沒有成功，但之後庫克博士指示 Osmonics 公司於該方法上 做某種變動，於 1982 年十月作第二次測試，並得成功的測試結果。而且，於 1983 年一月在庫克博士指示下又成功的純化出黃色 6 號染劑。
109 加鹽（通常為氯化鈉）於一有機固體之水溶液中，溶解之鹽離子會吸收並保有水分子，以減
少水分子與溶質（即該有機固體）作用的機會，減低有機物對水之溶解度，而分離或沈澱出來。
發明者基於 1982 年十月及 1983 年一月的試驗結果提出專利申請，之後並 由庫克博士針對上述試驗在進行改良且進行部份連續申請（continuation in part application）主張一大小範圍較大的細孔薄膜。該 ’746 專利於 1985 年核發。
該 ’746 專利的申請專利範圍是一用以純化商業用染劑，包括紅色 40 號及 黃色 6 號染劑，的方法。而 ’746 專利與美國 4,189,380 專利（所謂 Booth 專利）
不同處為：在 ’746 專利所主張的方法中其操作酸鹼質為 6.0 至 9.0 間；Booth 專利所主張為 9.0 以上，且較合宜於 11.0 至 13.0 間。兩專利中所主張的其他 操作環境皆為：薄膜細孔直徑大小為約 5-15 埃（Angstroms）110，每坪方英吋 大約 200 至 400 磅的液體靜力壓111，且所純化之染劑可達百分之九十的純度。
Warner Jenkinson：
Warner Jenkinson 於 1982 年亦已開始測試自身研發的滲透過濾法，但該公 司是以一薄膜分離已經鹽析法分離出來含染劑的溶液。一如 Hilton Davis，
Warner Jenkinson 亦經由一保密合約雇用 Osmonics 公司測試該公司的超滲透過 濾法。而 Warner Jenkinson 的測試時間比 Hilton Davis 還要早一個月，但該測試 並沒有成功。在經歷幾番不成功的測試後，Warner Jenkinson 於 1986 年放棄紅 色 40 號及黃色 6 號染劑的過濾製備。
Warner Jenkinson 一直到 1986 年十月才知道該 ’746 專利的存在，但該公 司已將該公司所研發的滲透過濾法運用於商業用途上以純化紅色 40 號染劑。
控訴原因與一審判決：
Hilton Davis 於 1989 年得知 Warner Jenkinson 使用自身研發的滲透過濾法 純化紅色 40 號染劑後，於 1991 年對 Warner Jenkinson 提出專利侵權告訴。於 訴訟過程中，Hilton Davis 提出證據顯示 Warner Jenkinson 的滲透過濾法的操作 環境為，每坪方英吋大約 200 至 400 磅的液體靜力壓，酸鹼度為 5.0，且經專家 證言顯示，所使用的薄膜細孔直徑大小為約 5-15 埃。
陪審團在經過九天的考慮之後決定 ’746 專利並非無效，且更進一步決定 於均等論下 Warner Jenkinson 對該專利確有侵權情事發生。但是陪審團認為 Warner Jenkinson 並非蓄意侵害該專利，因此僅裁定 Hilton Davis 所要求損害賠 償的百分之二十。但地方法院否決 Warner Jenkinson 所提審判後請求(post-trial motions)且裁定永久性禁令（permanent injunction），禁止 Warner Jenkinson 再運 作超滲透過濾法，但若操作環境為 500 磅液體靜力壓以上及酸鹼度 9.0 以上則 不在此限。
Warner Jenkinson 不服地方法院的專利侵權判決，於是提出上訴。
110 一埃為億分之一公分。
111 Hydrostatic pressure of approximately 200 至 400 p.s.i.g. 。
貳、法律問題
上訴法院要求原告及被告雙方針對下列與均等論有關的三個問題再提出辯 證及答辯：
1. 在以均等論判斷一專利侵權行為時，除了必須證明 Graver Tank112一案及與 該判例同旨判例所建立的三元論（triple identity test）外，是否還需要符合 其他要件？若是，為何要件？所謂三元論即判斷專利範圍及鑑定物間是否 具相同的或實質性相同的（the same or substantially the same）（1）作用 (function)（2）方式(way)（3）及結果(result)。
2. 在以均等論判斷一專利侵權行為時，該侵權行為之判決是否應為由法院所 判定或是應由陪審團就事實決定？
3. 當一疑似侵權行為發生且該行為並非申請專利範圍的字面上侵害（literal infringement），均等論是否可無條件的被擴張運用以排除該疑似侵權行為？
參、法院判決
一、 在以均等論判斷一專利侵權行為時，只有在不構成侵權的情形下，當被指 控侵權的產品或方法其中的要素與發明人(原告)的權利聲請範圍沒有實 質上的差異(insubstantial differences)時，均等論方可適用。一般而言，功 能、方法與結果三要件的比對就可以決定被比對物間差異的程度。但是，
除上述三要件外，其他要件如已知可置換性(know interchangeability)、複 製證據(evidence of copying)、迴避設計(designing around)也可作為考量，
但其他要件之出現端視控辯雙方於案情中如何陳述。法官無權預測其他要 件的出現，但有權決定控辯雙方所陳述要件，何者應被列入考量。
二、 在以均等論判斷一專利侵權行為時，均等論之認定與適用為事實問題，因 此應由陪審團為之。
聯邦巡迴庭在此維持了地方法院的判決，認為本案構成專利侵權。Warner Jenkinson 不服，向最高法院提出上訴。最高法院於 1997 年 3 月 3 日，發回重 審，要求對於禁反言一事，重新審理。同年聯邦上訴法院重審後，維持原判。
肆、判決理由
Ａ.前判例之法理分析：
於判例中，法院皆強調所謂“非實質性差異“之重要性﹔法院亦根據所謂
112 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605[70 S.Ct. 854, 94 L.Ed
的三元論，或所謂的作用-方式-結果論以判斷專利範圍及鑑定物是否為實質性 相同﹔再者，上述原則之判斷是基於一客觀標準為之。
均等論之適用：
自一七九Ｏ年專利法訂立以來的一個世紀內，均等論經法院運用以保護專 利所有人之專利所有權。而史托立法官(Justice Story )於其巡迴法院法官任職其 間曾說：僅是些微的差異，或僅是細微的改進並不能搖撼原發明人的權利。113 主張範圍的字面上侵害（literal infringement），“將置專利所有權人於咬文嚼字 的救濟下，而本質將屈居於形式之下“115。而此限制亦會鼓勵侵害人對專利標
113 “ Mere colorable differences, or slight improvements, cannot shake the right of the original inventor.” Odiorne v. Winkley, 18 F.Cas. 581,(C.C,D. Mass. 1814)(No. 10,432) at 582。
114 Singer Mgf. C. v. Cramer, 192 U.S. 265, 286, 24 S.Ct. 291, 299, 48 L.Ed.437(1904)。
115 …”would place the inventor at the mercy of verbalism and would be subordinating substance to form.”。
116 三元論最早出現於一八一七年由布希羅特華盛頓(Bushrod Washington)法官在 Gray v. James,
10F.Cas. 1015(C.C,D. Pa 1817)所建立，其後並經與該判例同旨之判例確定，包括 Sanitary Refrigerator Co. Winters, 280U.S. 30,42, 50 S.Ct. 9, 13(1929), Machine Co. v. Murpyhy, 97 U.S. 120, 125, 24 L.Ed. 935 (1877)。
上相同。因此，其他有別於該三要素但與均等論有關的證據即越形重要。於 Graver Tank 一案中，法院就針對“將非鹼性金屬的錳以鹼性金屬的鎂替代是否 為一般熟習該項技術者所能熟知“一事列入作為判斷是否滿足均等論要件之 (know interchangeability) 118。若兩物或方法間的差異具已知之可置換性，則該 差異為非實質性的改變，因此根據均等論就可判定被控訴物或方法有侵權情事 發生。換言之，在證明專利侵權情勢發生時，一專利所有人必須以客觀之技術 性證據以證明該差異為一般熟習該項技術者於當時的狀況下可能會想到的，即 具已知之可置換性。
另一個判斷兩物或方法間之差異是否在實質上相同的要件為複製證據 (evidence of copying)119。此複製證據所呈現的並非被告之主觀認識或動機。因 此，最高法院不認為應以惡意(bad faith)或其他主觀要件為複製證據之判斷因
117 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605[70 S.Ct. 854, 94 L.Ed 1097](1950)，at 858。
118 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605[70 S.Ct. 854, 94 L.Ed 1097](1950)，at 857。
119 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605[70 S.Ct. 854, 94 L.Ed 1097](1950)，at 858。
120 35 U.S.C. 284 – 285(1988)。
121 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605[70 S.Ct. 854, 94 L.Ed 1097](1950)，at 856。
獨立研發（Independent research）並非迴避設計。所謂獨立研發是指研究 doctrine)，“舉證責任“(burden of proof)，“檢閱判斷基準之濫用“（the abuse of discretion standard of review），或“公平的義務平衡“（mandatory balancing of equities）。而最高法院之此一見解，是根據同旨之前判例125所得。換言之，最 之酸鹼值曾僅為 5.0，壓力範圍為 200 至 500。根據證據顯示，Warner Jenkinson 所使用的 5.0 酸鹼值曾為已知之技術或知識所揭露﹔Warner Jenkinson 所使用的 壓力之作用同樣的是用以強迫溶液透過薄膜，因此該專利之差異為非實質性之 差異。另外亦有充分證據顯示，純化染劑之薄膜細孔直徑大小應約為約 5-15
123 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605[70 S.Ct. 854, 94 L.Ed 1097](1950)，at 855-6。
124International v. Mastushita Elec. Corp., 775 F. 2d 1107, 1118(Fed. Cir 1985)。
125 Winans v. Denmead, 56U.S. (15How.) 330, 14 L.Ed.717(1854) at 338。
埃，所以雖然難以明確地證實 Warner Jenkinson 使用與 ’746 專利完全一樣大小 細孔之薄膜，但在過濾大小相似之染劑分子時，陪審團亦認為薄膜細孔直徑大 小之差異也是非實質性差異。
陪審團因而根據事實作成本案確有侵權情事發生之決議。
法官；
巡迴法院法官保霖紐曼（Pauline Newman）提附議意見；
一般而言，均等論於訴訟案中出現的形式有四類；
一、 專利文字中包括了欲以均等論救濟之範圍時；若一專利所主張較廣 之字面上範圍被判定為無效後，專利所有人試著以均等論救濟該範 圍126﹔或若較廣之字面上範圍因其他限制而被判定為無侵權情事 時，專利所有人試著以均等論救濟該範圍。127
二、 一申請專利範圍中並沒有包括專利組成裡某一部份之已知替代品 時，專利所有人試著以均等論將該部份涵蓋於其中：一防止齒輪逆 轉之槓桿被一組已知知齒條及一小齒輪所替代128﹔一帶狀互感器 被一已知之環狀的互感器所替代129。
三、 專利的設計經明顯的更改，以避免涉及字面上之專利範圍後；該被 控物之設計落於該專利與該專利之母專利範圍間，且審查員認為該
三、 專利的設計經明顯的更改，以避免涉及字面上之專利範圍後；該被 控物之設計落於該專利與該專利之母專利範圍間，且審查員認為該