申請案做出維持審查員否決決議之裁定，是否合法？
參、法院判決
19 In re Larsen, 292 F.2d 531, 130 U.S.P.Q. 209(CCPA1961); In re Albertson, 332 F.2d 379, 141 U.S.P.Q. 730(CCPA 1964)。
20 In re Pleuddenmann, 910 F.2d 823, 15 U.S.P.Q.2d 1738(Fed. Cir. 1990); In re Mancy, 499 F.2d 1289, 182 U.S.P.Q. 303(CCPA 1974); In re Kuehl, 475 F.2d 658, 177 U.S.P.Q. 250(CCPA 1973)。
21 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 U.S.P.Q. 459(1966)。
法院依據 In re Dillion 一案之判例做出對本案之決議，“當申請人適當的 陳列及辯證方法專利之申請時，所有與該申請案相關之因素，在不受 Durden 等案判例之前置假設下，應被充分考慮 …”。基於上述理由，法院宣告審查員 及複審委員會對本案第六至十項專利申請範圍的拒絕成立案是在不當方法下所 作成之不當結論。
肆、判決理由
根據專利法第一Ｏ三條對專利要件“非顯而易知性“的審定，在對照專利 申請範圍與相關既有技術或知識時應對兩者作一整體性的比較，以判斷該申請 範圍是否具不顯而易知性。基本上，這和區別所謂“利用之方法“與“製造之 方法“一樣是一種特定事實(fact-specific)的判斷。因此，當審查員所引述的參 考資料無法對顯而易知構成一初步證據案（prima facie case），則審查員對本申 請案之拒絕決議應為無效。
法院發現，本案第六項專利範圍之申請特別明載使用一新穎且不顯著的酸 劑作為其反應物，且利用此酸作為製備頭芽胞菌素化合物之醯化劑，若非十分 熟習該酸劑性質之一般人並不會輕易指定該酸劑作為反應物。換言之，指定並 使用本案所指之酸劑作為製備頭芽胞菌素化合物之醯化劑，非為一熟習該項技 術者之通常行為，因為審查員在本案專利範圍審查的解釋中指出，該製程所製 備之頭芽胞菌素化合物與所引用的醯化劑的確沒有在任何參考文獻中有記載。
因此，一如 Mancy 判例所載，在一高度相似性證據的判斷案中“一個人是無法 自未知中作選擇“。22
儘管審查員所引證參考文獻顯示已有專利將二氨基三氮唑基族作“一般 性歸類地披露“，但是並沒有其他參考文獻定義某一特定種類的酸劑即為本案 所使用之醯化基。再者，複審委員會與審查員分別使用“類似”與“些微不同”
兩詞皆不能針對本案，將所使用之反應物歸類成一顯而易見之物質。而就化學 反應來看，某一既有技術或知識所載之酸劑於修飾後可用以製得本案主張之頭 芽胞菌素化合物並不使該製程成為一顯而易知之製程，除非“該既有技術或知 識已暗諭該修飾之必要性”23。如先前所揭示，審查員並沒有發現任何參考文 獻有建議或暗示（1）改變其他已知種類的酸劑可以替代本案所述的醯化劑，或
（2）經本案所述之製程可以製得本案所提及的化合物。因此，既有技術或知識 並不足以證明本申請案所主張之製程專利具顯而易知。
再者，審查員對該製程顯而易知性之判斷以“推論“所得，而非由製程判 斷其顯而易知性存在與否，已不符合專利法第一Ｏ三條要求將先前技術或知識
22 In re Mancy, 499 F.2d 1289, 182 U.S.P.Q. 303(CCPA 1974) at 306。
與申請範圍之主張作一整體性比較的規定。另外，過去的判例亦指出“就某一
步的結論。