案號：42 F3d 1376, 33 U.SP.Q 2d 1194 (Fed. Cir. 1994) 日期：1994 年
壹、案情摘要
本 案 所 涉 及 到 的 發 明 ， 是 企 圖 找 尋 兩 點 之 間 最 近 距 離 的 一 個 裝 制
（apparatus）。也就是無論這兩個「點」是成本、能量、時間或是距離，都能透 過卓瓦拓依照「座標理論」（”graph theory”）所發明的這套機制而達到目標的最 佳效益路程。依照上訴人的介紹和主張，其發明乃是根據物體在現實世界當中 的 每 一 個 物理 活 動空間 」 (physical task space) 構 建 成 為 一 個 「組合 空 間 」
（”configuration space”）然後把不同的空間或狀態分別標示出來，並分別計算 從每一個空間或狀態轉化到另一個空間或狀態所需的成本或效益，也從而把成 本最低而效益最大的狀態連結成為程距最短而效益最大的途徑，或稱為「萌芽」
程序（”budding” process）。
本案的上訴人卓瓦拓(Trovato)總共提出了兩件專利申請，其編號分別為 071508,024（以下簡稱 024 申請）及 071617,303（以下簡稱 303 申請）。其中在 303 申請中較具有代表性的申請專利範圍（claims）包括：
1. 由下列步驟的組合來決定一個物體的行動方法：（a）將代表物理活動空 間的組合空間資料（data）予以儲存的架構，包括顯示該物體與其所屬環境的 代表，以及（b）在組合空間的資訊架構中將不同的「成本波動」（cast waves）
予以「普及」（propagating），並將根據「空間變化韻律」（space varient metric）
所產出的成本價值予似輸入到組合空間的資訊架構之中。
負責審理本件申請的審查官依據所謂的 Freeman-Walter-Abele 準則，以 訴願人的主張不符合專利法第一０一條所定之保護標的為由，批駁了第一至廿 六項以及第三十三項權利要求。61審查官認為上訴人的權利要求至少是間接地 在複述一項數學演繹法（mathematical algorithm），亦且其中關於彙編資料、指 定價值、附加成本等等也都不過是在闡述數學上的功能而已。
61 本件專利審查官也以其他理由批駁了訴願人其他的權利要求。不過前部分並不在本案的審理
範圍之內。關於法院在 Free-man-Walter-Abele 三案之中所訂出的準則，詳見後述。
卓瓦拓於是將全案上訴到專利複審委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI），結果委員會對與本案有關部分的申請專利範圍均維持了原 審查官的裁定。於是卓瓦拓遂再將本案上訴到聯邦巡迴法院聯邦巡迴庭（U.S.
Court of Appeals for the Federal Circuit）。卓氏認為，他所做的申請專利範圍並不 符合 Freeman-Walter-Abele 所定的準則；反之，卓氏主張其申請專利範圍中所 指稱的資料架構是由電磁訊號所構建而成的有形實體，並且需要透過運用電腦 當中有關記憶體與資訊處理的互動才能達成其功能。
貳、法律問題
本案的主要爭點在於，究竟上訴人的申請專利範圍或主張是否已經在事實 上達到了構成具有實用價值的新型電腦操作程式，從而應該受到專利法的保 護？
參、法院判決
法院在本案維持了專利複審委員會的裁定，認為上訴人的申請專利範圍除 了複述數學演繹程序之外，並沒有達到符合專利法第一０一條所定的保護標的 要件，亦即不構成「機器」（machine）。
肆、判決理由
依據法院在 Freeman-Walter-Abele 三案所訂出的法則，凡是數學演繹式的 本身均不在美國專利法第一０一條（35 U.S.C. §101）所列的標的範圍之內，從 而不受專利保護。而在判認一項申請專利範圍是否可以受到專利保護時，法院 首先必需確定該申請專利範圍是否已經直接或間接地複述了一項數學演繹式？
如果答案為是，則法院下一步便需審視該申請專利範圍所代表的發明整體是否 也不過是對該演繹式的表達。亦即一項申請專利範圍是否僅包含了數學演繹式 的本身，而不包括適用或限制該演繹式的物理或實體因素或是方法階段。62
由於卓瓦拓的申請專利範圍包括了「方法」「裝置」(apparatus)兩大類，法 院即分別對之闡論分析。
（一）在有關方法的申請專利範圍方面
法院首先判認卓瓦拓的方法間接地複述了一項數學演繹法則。這是因為其
62 參見 In re Abele, 684 F. 2d 902, 214 U.S.P.Q. 682 (C.C.P.A. 1982), Application of Walter, 618 F2d 758, 205 U.S.P.Q. 397 (C.C.P.A. 1980), In re Freeman, 573 F2d 1237, 197, 197 U.S.P.Q. 464
申請專利範圍之中所描述的，乃是把物理活動空間當中各類不同的因素，例如
此外，根據 Freeman-Walter-Abele 準則的第二部分，法院必須獨立於各項 申請專利範圍如何被實施之外，另行決定一項申請專利範圍中的每一個步驟能 做什麼（the court must determine what the claimed steps do, independent of how they are implemented）。換言之，在考量與電腦有關的發明時，法院所要檢視的 是，如果把申請專利範圍中有關數學演繹的部分暫時排除，其剩餘的部分是否 仍具有任何實體的方法或流程。64法院在審視了卓瓦拓申請案中所附的說明書
（specification）後，認為其發明除了數學演繹式之外，並未真正的提供任何的 電腦架構（architecture）或電路佈局圖（circuit diagram）。事實上卓氏的辯護人 也在初審時坦誠卓氏的發明並未包含相隨的硬體。雖然卓氏的申請專利範圍確 曾提及將經過計算後的數值以電子的方式讀示出來，但依法例，僅將解答的結 果予以彰顯並不能改變數學演繹式無法獲得專利的法則。法院因此判認卓瓦拓 的系爭申請專利範圍僅僅是描述了一系列的數字計算方法而已，既無硬體亦無 對實質（physical qualities）的操作（manipulation），從而不在專利法的保護之 列。
（二）在有關裝置的申請專利範圍方面
卓瓦拓對於其發明的「裝置」部分申請專利範圍陳述基本上與「方法」的 陳述並無二致。而其不同之處在於（1）其前言的部分使用了「裝置」一詞；以 及（2）若干申請專利範圍限制裡使用了「技術功能手段」（”means plus function”）
語法，也從而觸及了專利法第一一二條第六項（35 U.S.C. §112, 6）的適用問題。
據上論述，法院遂維持了專利複審委員會的裁定，判決上訴人卓瓦拓敗訴。
伍、評析
本案是由以聯邦巡迴上訴法院聯邦巡迴庭的尼斯（Nies, 女、亦曾擔任該
庭的首席法官（即院長））、密曉爾（Michel）及蕭爾（Schall）等三位法官所組 成的三人合議庭全票通過而成立。鑒於在本案判決之前已有 In re Alappat─案業 經確立，65 法院特別以該案的申請人在其說明書中列舉了特定的操作硬體
（specific hardware enablement）來區別與本案的不同。法院並以此做為裝置性 的申請專利範圍是否可以構成專利保護的關鍵依據，也藉此做為本案判決結果 與 Alappat 案的判決並無衝突的辯護。也由此顯示所謂的 Freeman-Walter-Abele 準則似仍有適用的餘地。
然而本案的判決結果公布之後卻立即引發了相當大的爭議。論者指出由於 本案判決理由與 Alappat 案在事實上有許多不相容的地方，未來有關電腦軟體 發明的專利性，即可能端看法院的合議庭是由那三位法官所組成而定。這顯然 會造成適法上的不一致和滯礙。有鑒於此，聯邦巡迴庭遂在翌年主動召開全院 審判（in banc），決定撤銷本案判決並發回更審。66 但是值得注意的是，法院 並未觸及到原判決在實體方面的認定，而只是以「鑒於 Alappat 案與專利商標 局所即將採行的電腦相關發明審核新準則」為由以一項簡單的命令發回下級法 院更審。這也引發了尼斯法官的反對。她認為法院的舉措（以針對一項尚未發 布的行政命令並預期內容可能為何）已構成「建議式判決」（advisory opinion），
而不是針對一項具體的實際爭議進行裁判，從而違憲。她也再度強調 Alappat 案並未觸及到本案所必須探討的問題─即 Trovato 的申請專利範圍是否構成或 符合了法定的專利保護要件？
由本案所產生的後續性轉折便可看出聯邦巡迴庭事實上對於電腦軟體是 否符合專利保護的態度和立場已經愈形寬鬆。而 Alappat 案的判決也事實上幾 乎大部乃至完全推翻了 Freeman-Walter-Abele 準則。
65 In re Alappat, 33 F3d 1526, 31 U.S.P.Q 2d 1545（Fed. Cir. 1994）