壹、案情摘要
本案原告是美國第 304,299 號新型專利（以下簡稱 299 專利）的所有人。
其專利是關於屋頂吊扇（ceiling fan）的新型設計。原告指控被告 Ultec 公司（位 於中國大陸）在當地所生產的屋頂吊扇透過另一被告 Royal Sovereign 公司進行 促銷而在美國維吉尼亞州（Commonwealth of Virginia）的零售市場上出現，從 而構成侵權。兩名共同被告則以彼等在維吉尼亞州並無資產，亦無商業代理人，
更無直接將其貨品輸送並銷售到該州為由，主張美國法院對於本案並無管轄 權。地方法院接受了被告的主張，判決其對本案欠缺管轄。原告遂將本案上訴 到聯邦巡迴上訴法院聯邦巡迴庭。
貳、法律問題
當外國被告與法庭所在地的唯一接觸是因其製品在透過間接運送（indirect shipment）與商務成流（stream of commerce）而形成時，聯邦憲法中的正當法 律程序條款（Due Process Clause）或維吉尼亞州的「長臂管轄條款」(long-arm statute)中的限制條文是否構成法院不得行使個人管轄(in personam jurisdiction) 的依據？
參、法院判決
法院在此推翻了地方法院的判決，判認法院有個人管轄權，並將全案發回 重審。原告因此在本案的程序問題上獲得了勝訴。被告不服欲請求最高法院受 理，但未獲後者接受。
肆、判決理由
依據最高法院的前例，為了能行使個人管轄，聯邦憲法中的正當法律條款（即 第四修正案）要求當事人與法院所在地應有「最低度的接觸」（ minimum contact），而且此一接觸應是「有意的」（purposeful）。此即「有意的最低接觸」
準則。139其目的是確保境外的當事人在法院所在地從事某項活動時能有「公平 的預知」（fair warning），即其活動可能導致在該地涉訟從而有機會未雨稠繆。
如購買保險等。
不過最高法院對於當事人僅僅將其產品放置到「商務成流」之中而並未特別 預期此一產品會在何地出現或出售時是否仍然構成「有意的最低接觸」產生了 岐見。140 其中的關鍵在於除了放置於商務成流的行為外，是否尚須當事人（即 被告）有意的將其產品的流向指向法院的所在地。141
但是本案法院則認為本案的事實已顯示，當被告協同將訴爭產品放置於商務 成流 之 中時，即 已 知悉其 產 品的可 能 走向。 而其行為亦 應有合 理的預期
（reasonable anticipation）彼等可能會在維吉尼亞州被訴。法院並指出在本案的 訴訟程序開始前的數個月，被告即已接獲原告主張侵權的通知，因此更可佐證 此一預期。據此，法院遂判認「有意的最低接觸」已然存在。
法院下一步則對構成個人管轄必須具備的另一項要求，即行使管轄是否係符 合「公予適當之正義」（"fair play and substantial justice"）之準則進行闡述。依 照此一準則，縱使「有意的最低接觸」已經具備，但如從全案的事實整體來觀 察，法院行使管轄仍屬不合理時，法院依正當法律程序條亦不能對案件行使管 轄。142 不過本案法院則表示，只有在極其例外的情形之下，即當原告與法院所 在地之間既無如何的關連，而將被告置於該院管轄又極不合理時，才有此一準 則的適用。而本案的事實則顯然不具備其中的要求─因原告在維吉尼亞州已有 相當的商業活動，而該州亦為侵權行為發生地。反觀被告 Royal Sovereign 公司 係在新澤西州（New Jersey）進行商務活動，鑒於該州與維吉尼亞州相距不遠，
本案在維州進行自不會對其造成太大的負擔。而至於被告 Ultec 公司由於已和 Royal Sovereign 公司有相當的往來，鑒於現時傳訊和交通的便利，法院亦判認 本案在維州進行不致對其造成過份的負擔。
139 參見 International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S 310 (1945), Burger King Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462 (1985)。另參見 World Wide Volkswagen Corp. v. Woodson 444 U.S. 286 (1980)。
140 參見 Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court, 480 U.S. 102 (1987)。
141 以奧康諾大法官（Justice Sandra D. O'Conner）為首的四位法官採肯定說，而以布列能(Justice
William Brennan)為首的另四位法官則採取否定說。
142 同前註 2，一一六頁。
法院最後則對於聯邦法院適用其所在地（州）內的「長臂管轄」( long-arm jurisdiction)條款問題進行判認。143 鑒於法院已確認被告是透過其既有的銷售管 道將產品置於商務成流之中，並預期其產品有可能抵達維吉尼亞州，且該產品 確實在該州造成了侵權，因此，該州長臂管轄條款中要求法院在行使境外管轄 前必須先行具備的「侵權損害」、「被告在維州以外之作為或不作為」以及被告
「獲得相當之收益」等要件均已符合。因此法院自得依該條款對被告行使管轄。
伍、評析
美國聯邦巡迴庭在本案的判決固然不無可議之處，例如對於被告 Ultec 公 司是否具備「有意的最低接觸」的判認等，但其推理則大致無缺。而其實際的 影響乃是大輻地擴充了美國法院對於侵權事件（在此則為專利）行使域外管轄
（extraterritorial jurisdiction）的權力與能力。其實際結果是今後只要是任何外 國的公司、行號、製造商等將其產品置於商務成流之中，即有可能受到美國法 院的管轄，而如其與美國過去有業務往來，則其受美國法院管轄的機率便大為 提高，實不能不予注意。
由於本案的判決結果已獲最高法院確認，並普獲其他法院的遵循，其已成 為案例法，乃是無庸置疑。然而，在本案判決之際，也是電子商務即將開展普 及之時。如依照本案的法理，今後只要任何單位或個人在網際網路（Internet）
中設立銷售點並涉及侵權時，縱使其與美國在過去毫無關，亦在美國沒有經銷 商，卻仍可能不免受到美國法院的管轄。因此，對於美國本國乃至其他國家的 智慧財產權人而言，本案判決無疑地提供了另一個選擇，即同時在侵權的來源 地（其他國家或地區）和發生地（美國）起訴，裨可產生雙重的壓力來打擊仿 冒抄襲。
143 參見 Va. Code Ann. §8.01-328.1(Michie 1992)。其中第 A.3 及 A.4 兩款乃係規範構成讓維吉尼 亞法院管轄的要件。即如當事人的一項作為或不作為在維吉尼亞州境內構成侵權（不論是本人 或代理人均同），或其行為或不作為雖在本州之外，但透過其使用或消費的物品或堤供的服務
案例 1.33 Amsted Industries , Inc.v. Buckeye Steel Casting Co.
國別：美國
技術類型：機械科技
關鍵字：任意侵權、專利標示、侵權通知 案號：24 F.3d 178, 30 U.S.P.Q.2d 1462 日期：1994
壹、案情摘要
1972 年 5 月 23 日，以 Stanley H. Fillion 為發明人，通過美國第 3,664,269 號專利（以下簡稱’269 專利），隨後其所有權移轉給 Dresser Industries（以下簡 稱 為 Dresser ）， 稱 為 「 使 用 於 火 車 箱 之 車 廂 支 持 物 與 中 心 底 盤 的 組 合 」
（Combined Body Bolster Center Filler and Center Plate for Railway Cars）。專利申 請了一種特殊的中心底盤，與其他元件結合，作為火車箱之底盤結構。該中心 底盤為本案訴訟的焦點。Dresser 以「Low Profile」為商標銷售該專利產品直到 1985 年，Amsted Industries Incorporated（以下簡稱為 Amsted）買下了該專利與 商標，並開始製造與銷售 Low Profile 底盤之專利組合體，供應火車箱製造商。
Buckeye Steel Casting Company（以下簡稱為 Buckeye）亦從事火車箱底盤 之製造。在 1976 年時，Buckeye 便知道’269 專利，在企圖設計中心底盤周邊元 件，及要求 Dresser 在終止專利使用時獲得授權之後，Buckeye 不顧其法律顧問 之忠告，複製 Low Profile 之中心底盤，因此侵犯了’269 專利。
Amsted 於 1991 年 2 月 25 日向地區法院（The United States District Court for the Northern District of Illinois）提出侵權訴訟，地區法院判定：第一、Buckeye 侵犯’269 專；第二、其侵權係屬任意行為；第三、專利並非無效；第四、根據 專利法第 287(a)，Buckeye 有責任負擔自 1986 年 1 月 10 日後之 1,497,232 美元 的損害賠償。
Buckey 又向地區法院提出依法裁決（JMOL）或是重新審理有關於任意侵 權之提議。Amsted 也提出獲得加重損害賠償、律師訴訟費、及依法裁決其損害 不僅限於專利法第 287(a)條之範圍的提議。地區法院同意 Amsted 所提出之獲得 加重賠償與律師訴訟費之提議。
雙方向聯邦巡迴法院上訴，Buckeye 並未挑戰陪審團判定’269 專利被侵權
及非無效之判決，而根據第 287(a)條，僅針對任意侵權、加重損害賠償、律師 訴訟費之判決提出異議。Amsted 上訴有關於損害賠償計算的爭議。
貳、法律問題
一、Buckeye 是否獲得具有法定資格的建議，致使其侵權行為非屬任意？
二、Amsted 之損害賠償應從何時起算？
參、法院判決
一、Buckeye 所提出的證據不符合法定資格之要求，其侵權行為係屬任意。
二、地區法院認為 Amsted 在 1986 年給 Buckeye 之通知信函，已符合法律之規 定，但聯邦巡迴法院推翻該判決，認為 1989 年之信函才符合法規之要求，
自該時起算損害賠償。
肆、判決理由
一、有關於任意侵權行為
Buckeye 宣稱，其曾獲得有合於法定資格的建議，認為’269 專利無效，因 而從事侵權行為，其侵權行為不能被認定是任意的。其所依賴的是 Jack Downes
（Buckeye 的工程主管）的證詞，及 Charles Pigott（外部法律顧問）之書面意 見。巡迴法院認為，獲得外部法律顧問之意見書，並不等於獲得法定資格的建 議，還要視該意見書之性質及其對侵權者行為之影響效果而定144。因此，巡迴 法院重新審查數項由 Pigott 所提出的意見書。
1976 年 10 月 13，日 Pigott 給 Downes 的信中，提到侵權之問題，但不願 討論有關專利有效性之問題。在地區法院作證時，Pigott 也宣稱，1976 年之信 函僅是初步的意見。
Downes 寫信告知 Pigott，他們打算直接複製 Dresser 中心底盤之意圖，並 要求 Pigott 提出專利有效性之分析。1982 年在 Pigott 回覆給 Downes 的信中提 到，專利可能因為具有易顯性而無效，並要求 Downes 提供進一步的資料，包 括是否有人不同意回信中的陳述、有無避免侵權的可能性等，希望在得到這些 資料後，再作進一步的分析。但 Buckeye 並未對此提出回應。
144 請參考以下判例：1. Spindelfabrik Suessen-Schurr, Stahlecker & Grill GmbH v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik, 829 F.2d 1075, 1084, 4 USPQ2d 1044, 1051 (Fed.Cir,1987), cert. Denied, 484 U.S.
1063, 108 S.Ct. 1022, 98 L.Ed.2d 987 (1988)、2. Minnesota Minning & Mfg., Co. v. Johnson &
1984 年 9 月 13 日，Pigott 根據其 1982 年的通訊內容，告知 Buckeye，其 強烈地認為’269 專利是無效的，但隨後又告知該行為是侵權的。
在 1989 年 3 月 2 日，Pigott 又寫信告知 Downes，其從未完成先前技術的 研究。巡迴法院認為這封信說明了 Pigott 未提出有關有效性的結論，且 Pigott 也未收到 Buckeye 所提供的進一步資料，陪審團有理由認為 Buckeye 未完成有
在 1989 年 3 月 2 日，Pigott 又寫信告知 Downes，其從未完成先前技術的 研究。巡迴法院認為這封信說明了 Pigott 未提出有關有效性的結論，且 Pigott 也未收到 Buckeye 所提供的進一步資料，陪審團有理由認為 Buckeye 未完成有