案號：882 F.2d 1556, 11 U.S.P.Q.2d 1750 日期：1989 年
壹、案情摘要
1982 年，Hewlett-Packard Company（以下簡稱 HP）之競爭者 Bausch & Lomb Incorporated（以下簡稱 B&L），因為其發現 HP 的產品中包含了第 3,761,950 號 專利（以下簡稱’950 專利）之技術，因此由專利權人手中取得’950 專利。B&L 發現，’950 專利的第 1 項申請專利範圍所定義之範圍太寬鬆，因此希望針對 HP 產品之規格而將該申請專利範圍的範圍縮小。
B&L 外聘專利律師 Jobe 負責變更申請的工作。Jobe 根據’950 專利及 HP 產 品之規格，起草專利重新申請書。Jobe 宣稱’950 專利因為原發明人或是其律師 有疏忽，所要求的權利比該有的權利較狹窄，以至於該專利部份或全部無效。Jobe 保留了原來的 9 項申請的專利範圍（重新申請中的第 1-9 項），再加上 3 項新的 申請專利範圍（重新申請中的第 10-12 項）。此時，發明人 Yeiser 已經過世，申 請’950 專利的律師 Lawrence Fleming 也退休，但 Jobe 未與 Fleming 聯繫過。
變更申請案被美國專利標局（Patent and Trade Market Office，以下簡稱 PTO）
拒絕，原因是「缺乏較狹窄範圍的申請專利範圍」本身並沒有錯誤，且重新申請 案中並沒有指出發明人或是原專利申請律師是如何引起與發生錯誤，原律師的供 述可能比較合理。
根據 PTO 的拒絕理由，於是 Jobe 及 B&L 內部的法律顧問 Howard Robbins 先後以電話與面談的方式與 Fleming 接觸，其後 Fleming 憑其回憶簽下了兩份具 結書。在第一具結書中，Fleming 宣稱，他與發明者的接觸有限，也沒有人提供 足夠的幫助或指導；Yeiser 僅寄給他一份簡短的備忘錄，告知他該在權利要求中 寫些什麼。Fleming 整理一些原始資料，準備和 Jobe 討論，但 Jobe 未曾加以理 會。
在第二份具結書中，Fleming 宣稱他僅使用約兩小時的時間，看了以發明所 做出的粗略模型；根據這樣的觀察，Fleming 獨自決定了申請專利範圍的內容。
Robbins 回覆 PTO，而主張「Fleming 的行為是未完全瞭解那項發明」。PTO 重新 考慮 B&L 的供述，及 Fleming 的兩份具結書，而准許了重新申請的 12 項申請專 利範圍，專利案號第 Re.31,684 號（以下簡稱’684 專利）。
當’684 專利快要生效之際，B&L 譴責 HP 侵權。HP 即舉出若干先前創作，
向 PTO 申請重新審查’684 專利第 1、2 及 10-12 項申請專利範圍的專利要件。
在上述事件發生的同時，HP 獲得了 Fleming 記錄 1970-1973 年活動的記事 本。這些記事本顯示，在申請’950 專利時，Fleming 與 Yeiser 及他的老闆常以電 話、面對面、及其他方式聯繫，且未曾中斷過。這些事件顯然與 Fleming 之回憶 有所不同，並激起 HP 以不公平的引導為由，進行侵權行為的抗辯。
經過一番爭辯後，聯邦地方法院北加州分院（District Court for the Northern District of California）認為 B&L 涉及不公平的引導，且重新申請有瑕疵，故判 定’684 專利的 12 項權利要求全部無效。但聯邦巡迴法院對此判決有不同的意見。
貳、法律問題
因為重新申請有瑕疵，所加入的申請專利範圍第 10-12 項是否有效？而由 原’950 專利所帶入之第 1-9 項申請專利範圍是否有效？
參、法院判決
（一）雖然地方法院認定「B&L 涉及不公平引導」，但巡迴法院撤除地方法 院所裁定之「B&L 涉及不公平引導」。
（二）巡迴法院認為新加入的第 10-12 項申請專利範圍無效，而由原’950 專 利所帶入’684 專利之第 1-9 項申請專利範圍，仍然有效。
依據先前判例，巡迴法院將該案發回地方法院重新審理。
肆、判決理由
（一）雖然地方法院認定 B&L 在事前是有預謀的忽略、也不在乎與真實情 形的差異、及缺乏公平求證，但地方法院沒有找到 B&L 企圖誤導 PTO 的證據，
不能因此判定 B&L 涉及不公平的引導。
（二）根據專利法第 251 條得知，專利權人在有錯誤之情形下，可以重新申 請專利，但該錯誤不能具有欺騙的企圖，且不能加入新的內容。B&L 所送交地 方法院之口供書的內容與實際情形不符，這足以推翻 B&L 的兩份口供書，但不 能認為 B&L 有欺騙的企圖。因此，巡迴法院僅認為第 10-12 項申請專利範圍無 效，而第 1-9 項權利要求仍然有效。
伍、評析
如果 B&L 涉及不公正引導的罪狀成立，則法院有權判定’684 專利的全部申 請專利範圍皆不可執行。如果不是，則’684 專利申請專利範圍的有效性，再做進 一步的討論。
（一）關於不公平引導之討論
不論是新的專利申請或是重新申請，如果申請人有不公平引導之情形成立，
就會使整個專利之申請專利範圍無效，而不僅僅限於與「受不公平引導影響之申 請專利範圍」。如果此種情形發生在重新申請時，法院不會區分那些申請專利範 圍是新加入的，那些是原專利就存在的申請專利範圍，都會被判無效97。
判定不公平引導必須發現有誤導或欺騙 PTO 之企圖。通常這種企圖僅能從 該案所處環境之事實（circumstantial evidence）去推論98。雖然法院可以認定「嚴 重疏忽是一種環境之事實」，因而做出具有誤導企圖的推論。但是「嚴重疏忽」
所涉及的範圍太廣泛，不能將所有發生嚴重疏忽的個案，而認定其就是不公平的 引導，這完全視當時的環境而定，例如被引導行為可歸咎於該疏忽的特性與程 度、提供證據的可信度等。
在上訴案中，B&L 主張地方法院對於法律之適用不當。其中所謂的不當是 指「不能因為申請人有嚴重的疏忽，就認定其有不公平引導的情形」。巡迴法院 認為地方法院並未找出 B&L 誤導 PTO 的證據，因此不能判 B&L 涉及不公平的 引導，除非地方法院能在發回重審中，找到確切的證據。
（二）關於申請專利範圍第 10-12 項有效性之討論
專利權人在專利有錯誤的情形下，可以提出專利的重新申請，依 Wilder 案 所解釋的99，證明該錯誤的口供書必須滿足以下兩項要求：第一、 必須陳述專 利是有瑕疵的、部份無法執行與無效、規格或是圖形之錯誤、或因為專利權人所 要求之權利較廣或較狹於其所應該要求的；第二、申請人所宣稱造成專利瑕疵、
不可執行、無效之錯誤，不具有欺騙的企圖。
97 請參考以下判例：1. Kingsdown Medical Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 876-77, 9 USPQ2d 1384, 1392 (Fed.Cir.1988)、2. Kearney & Trecker Corp. v. Giddings & Lewis, Inc., 452 F.2d 579, 594, 171 USPQ 650, 662 (7th Cir.1971) cert. denied, 405 U.S. 1066, 92 S.Ct. 1500, 31 L.Ed.2d 796 (1972)。
98 請參考以下判例：Klein v. Peterson, 866 F.2d 412, 415, 9 USPQ2d 1558, 1560 (Fed.Cir.) ("circumstantial evidence may permit an inference of intent"), cert. denied, 490 U.S. 1091, 109 S.Ct.
2432, 104 L.Ed.2d 989 (1989)。
99 請參考以下判例：In re Wilder, 736 F.2d 1516, 222 USPQ 369 (Fed.Cir.1984), cert. denied, 469 U.S. 1209, 105 S.Ct. 1173, 84 L.Ed.2d 323 (1985)。
從字面上解釋，如果是「專利權人之申請專利範圍較廣或較狹於其所應該申 請的」，這意味著在重新申請中，申請人將改變申請專利範圍所包括的範圍。且
「較狹」一詞之使用，是指原申請專利範圍的範圍較小，在重新申請中將擴大此 範圍。100
B&L 宣稱「原專利人之申請專利範圍比該有的權利較狹窄」，B&L 應該做範 圍更廣的權利申請。但相反地，B&L 卻依原申請專利範圍第 1 項，加入了 3 項 較狹窄的申請專利範圍。因此，如果觸犯了第 10-12 項申請專利範圍，也一定會 侵犯第 1 項申請專利範圍。且 B&L 並未宣稱第 1 項申請專利範圍是無效的、無 法執行的、或是有瑕疵的，因此在第 1 項申請專利範圍是有效的情形下，根本不 需要第 10-12 項的申請專利範圍。
如果從另一個角度來解釋 B&L 所謂的「原專利人之申請專利範圍比該有的 權利較狹窄」，可能是指申請專利範圍的項目太少了。由 Weiler 案101裁判理由來 看，重新申請並不是解決申請問題的萬靈丹，也不是給申請人第二次申請的機 會。雖然 B&L 認為在申請’950 專利時，可能忽略了這些申請專利範圍（第 10-12 項），而這種忽略絕不僅僅是專利法第 251 條所謂的瑕疵等，並不構成重新申請 的理由。
關於申請重新的第二項要求，申請人顯然地無法達成此要求。重新申請之專 利中所謂的錯誤是指因忽略、意外所產生的錯誤。如果 Fleming 口供書所陳述的 都是真實，就可以指出當時因忽略而使某些申請專利範圍漏列是一項錯誤，而後 引起重新申請的需求。但事實上，由 Fleming 筆記本可以看出，B&L 所宣稱產 生錯誤的事實根本不存在，所以缺乏重新申請的基礎。
（三）關於申請專利範圍第 1-9 項有效性之討論
雖然已有先前判例指出，當重新申請之供述未合乎規定時，所有的申請專利 範圍皆被判無效102，但此與本案的情形不同。從長期所保持的觀點來看，重新申 請中加入之新申請專利範圍被判無效時，不必然使由原專利帶入之申請專利範圍 無效。許多判例都顯示出，在新加入申請專利範圍被判無效時，原有的申請專利 範圍仍繼續有效103。在 1883 年 Gage 案中104，最高法院認為當原專利之申請專利 範圍重複且獨立的出現在重新申請案時，不因為重新申請之不適當，而損傷原專
100 請參考以下判例：1. In re Wesseler, 367 F.2d at 847, 151 USPQ at 346、2. In re Handel, 50 C.C.P.A. 918, 312 F.2d 943, 945-46 n. 2, 136 USPQ 460, 462 n. 2 (1963)。
101 請參考以下判例：In re Weiler, 790 F.2d 1576, 229 USPQ 673 (Fed.Cir.1986)。
102 請參考以下判例：Riley v. Broadway-Hale Stores, Inc., 114 F.Supp. 884, 98 USPQ 433 (S.D.Cal.1953)。
103 請參考以下判例：Cleveland Trust Co. v. Thomas, 1 F.Supp. 917, 920 (D.Mass.1932)
利的有效性。1947 年 Foxboro 案中105，巡迴法院認為，不論申請人是否有正當 之理由重新申請專利，也不因為要接受重新申請而需聲明放棄原有之專利，而使 得由原專利帶入之申請專利範圍無效。
專利法第 253 條陳述：在沒有欺騙的企圖下，專利中的某項申請專利範圍被 判無效時，不必然使其他的申請專利範圍也歸於無效。這條規定並不排除，如果 在重新申請中具有欺騙之意圖，會影響整個申請專利範圍。
聯邦地方法院北加州分院在沒有掌握到 B&L 有欺騙 PTO 之意圖的直接證據 時，不能判定由’950 專利帶入’684 專利的第 1-9 項申請專利範圍無效，僅能因重 新申請之理由不能成立，而判定新加入之第 10-12 項申請專利範圍無效。
依據美國專利法第二百五十一條規定，凡專利具有瑕疵從而使全部或一部份 無效或無法執行時，專利人得提出變更申請(reissue)。但在主觀要件方面，其專 利瑕疵的發生必須是由「不具詐欺意圖的錯誤」 (through error without any
依據美國專利法第二百五十一條規定，凡專利具有瑕疵從而使全部或一部份 無效或無法執行時，專利人得提出變更申請(reissue)。但在主觀要件方面，其專 利瑕疵的發生必須是由「不具詐欺意圖的錯誤」 (through error without any