案號：86 F.3d 1098 U.S.P.Q.2d 1001 日期：1996
壹、案情摘要
1986 年 11 月 25 日 Susan M. Maxwell（以下簡稱 Maxwell）獲得美國第 4,624,060 號專利（以下簡稱’060 專利），這是關於將成雙鞋子捆綁在一起的技 術。由於在零售市場中，顧客往往會將成雙的鞋子弄混，所以製造商需要將成 雙的鞋子捆綁在一起。對於有鞋帶的鞋子，則可以利用鞋帶孔穿上細絲加以捆 綁，但沒有鞋帶的鞋子，可能就需要在鞋子的某些部位打孔再穿線，這種作法
會損害產品，容易引起爭議。Maxwell 的專利可以解決該項問題。如圖一所示，
在內外鞋墊之間嵌入一張小標紙，再用細線將兩個鞋子的標紙連在一起。
圖一、Maxwell 之專利
在 1980 年代中期至 1990 年之間，J. Baker Inc.（以下簡稱 Baker）由獨立 的製鞋供應商取得產品，在百貨公司中銷售，其採用的連接方式稱之為「襪下 連接」（如圖二所示）。Maxwell 在 1990 年 6 月通知 Baker 侵犯其’060 專利，Baker 於是設計了另外兩種捆綁鞋子的方式，分別稱為「反向置物袋」與「頂上連線」
（如圖二所示）。
1990 年 12 月 12 日 Maxwell 控訴 Baker 侵權，經過一個月的審查後，陪審 團判決’060 專利有效、Baker 侵犯’060 專利之第 1、2、3 項之申請專利範圍、
認為 Maxwell 在 1987 年 11 月起就按照專利法第 287(a)之規定標示專利字號、
Baker 應賠償 150 萬美金的合理權利金給 Maxwell、及外加 150 萬美元之損害賠 償。
Baker 提出依法裁決的提議，主張 Baker 在文字上與均等論之下都未侵權、
陪審團所認定之專利標示日期未被證據所支持、損害賠償額度之計算未被證據 支持，但該項提議被地區法院駁回。且地區法院採取未審先決（prejudgment）
的方式，根據陪審團認定 Baker 侵權屬任意行為，而將損害賠償額度乘以三，
並對 Baker 下達禁止令。
由此，Baker 上訴聯邦巡迴上訴法院。
襪下連接 反向置物袋 頂上連線
圖二、Baker 被宣稱侵權之產品設計
貳、法律問題
一、Baker 之「襪下連接」是否侵犯 Maxwell 之’060 專利？
二、Baker 之「反向置物袋」是否侵犯 Maxwell 之’060 專利？
三、Baker 之「頂上連線」是否侵犯 Maxwell 之’060 專利？
四、地區法院否定 Baker 依法裁決的建議是否正確？
五、課於 Baker 之損害賠償計算是否合法？
六、Maxwell 產品是否符合專利標示之規定？
參、法院判決
一、Baker 之「襪下連接」在文字上已經侵犯了’060 專利。
二、Baker 之「反向置物袋」並未侵犯’060 專利。
三、Baker 之「頂上連線」並未侵犯’060 專利。
四、在事實上仍有重大爭議而否定依法裁決的提議是不正確的，巡迴法院撤銷 該項判決。
五、地區法院對於 Baker 之損害賠償的計算方式無誤。
六、Maxwell 已經符合專利標示之規定。
肆、判決理由
一、關於「襪下連接」之設計
Baker 聲稱其標紙設計是在襪子之下，但實際製造出來的產品，其標紙都 是嵌在內外鞋墊之間，無疑地，不論 Baker 如何的解釋，Baker 已經在文字上 侵犯了’060 專利。
二、關於「反向置物袋」與「頂上連線」之設計
專利設計之標紙並不包括鞋子內側鞋面，因此很容易判定此二項設計並未 在文字上侵犯’060 專利。地區法院判定 Baker 在均等論之下侵權。Baker 主張，
Maxwell 在規格書中曾指出此兩種設計可以作為專利設計的替代方案，但未訴 諸於申請專利範圍之中，這部份應該視為奉獻給社會大眾。在另一方面，
Maxwell 則以最高法院判定之 Granver Tank 一案為由149，主張在規格書中所描 述之內容，可等同於申請專利範圍之內容。
根據諸多先前判例150，公開但未訴諸於申請專利範圍之內容，視為奉獻給 社會大眾，Maxwell 的情形與這些判例相同，故「反向置物袋」及「頂上連線」
兩項產品未侵犯’060 專利。而 Maxwell 所主張 Graver Tank 一案與本案之情形 不同，不適用於本案。
巡迴法院推翻了地區法院對此之判決，並包括相關部份之損害賠償、給予 Maxwell 之律師訴訟費等。
三、關於「依法裁決」提議的否定
149 請參考：Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 70 S.Ct. 854, 94 L.Ed. 1097, 85 USPQ 328 (1950)。
150 請參考以下判例：1. Miller v. Bridgeport Brass Co., 104 U.S. 350, 352, 26 L.Ed. 783 (1881)、2.
Environmental Instruments, Inc. v. Sutron Corp., 877 F.2d 1561, 1564, 11 USPQ2d 1132, 1134 (Fed.Cir.1989)、3. Genentech, Inc. v. Wellcome Found. Ltd., 29 F.3d 1555, 1564, 31 USPQ2d 1161, 1167 (Fed.Cir.1994)、4. International Visual Corp. v. Crown Metal Mfg. Co., 991 F.2d 768, 775, 26
由於地區法院在事實的認定上有重大錯誤，即上述「反向置物袋」及「頂 上連線」等不為侵權行為，故地區法院否定依法裁決之決定有誤。
四、關於損害賠償之計算
在 損 害 賠 償 上 ， 巡 迴 法 院 認 為 地 區 法 院 並 未 濫 用 判 決 （ abuse of discretion），且有充分的證據支持其所計算的數額，其計算出每雙鞋子合理的權 利金為 0.05 美元，而 Maxwell 之損害賠償為 0.05 美元亦為合理，肯定「襪下 連接」應採此種賠償，且在 1990 年 6 月之後的侵權行為係屬任意，而加重為三 倍。但對其他兩項產品，應未涉及侵權行為，自無需賠償。
關於損害賠償之計算，所考慮之因素包括合理的權利金、假設性的協議結 果、實際商業運作之結果、及雙方當事人的主張等因素。陪審團在計算時，應 該包括兩部份：第一部份為合理的權利金，即在侵權開始發生的時點上，假設 雙方願意以授權方式取得專利使用的權利金；第二部份為因侵權而需額外補償 的金額，該部份之計算就需要考慮其他的因素，例如專利權人由第三者所獲得 之權利金、合格專家證人之證詞、專利人與侵權者的關係151。巡迴法院認為地 區法院已經將這些因素充分地告知陪審團，且陪審團也正確地引用 Maxwell 所 提供其授權與第三者的權利金為每雙 0.10 美元之證據，其計算應無錯誤可言。
五、有關於專利標示之問題
依據專利法第 287(a)條，在製造或是銷售時，專利產品上必須有「patnet」
或是縮寫「pat.」加上專利之號碼，如果沒有標示清楚，則專利人就會喪失請求 損害賠償的權利，除非專利人可以證明侵權者已被告知其侵權的行為，且繼續 在進行侵權行為。依同條規定，被告知的時點為以下兩者先發生者為之，依第 287(a)條規定完成專利編號之標示，或是實際的通知侵權人之後。
Baker 宣稱，在 1987 年 11 月時，由 Maxwell 授權 Target 所製造的產品中，
至少有 5%的產品未標示專利號碼，不符合法律之規定，因此，1990 年 6 月之 前侵權行為不負賠償之責任。
Maxwell 則主張，在事實上，當其授權給 Target 之後，一直努力的督促被 授權者標示專利號碼，在專利申請中，已在產品上標示「Patent Pending」之字 樣，而在專利獲准之後，則改變標示實際專利之號碼。但由於生產作業涉及外 包作業，有時難免有疏失之處，但 Maxwell 已經很努力的加以督促，所以有 95%
151 相關判例如下：1. Stickle v. Heublein, Inc., 716 F.2d 1550, 1562, 219 USPQ 377, 386
(Fed.Cir.1983)、2. Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co., 853 F.2d 1568, 1574, 7 USPQ2d 1606, 1612 (Fed.Cir.1988)、3. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116, 1120, 166 USPQ 235, 238 (S.D.N.Y.1970)。
以上的產品打上專利的號碼。
關於上述事項的判斷是一項事實上的問題，必須由陪審團判定 Maxwell 是 否在合理的狀況下已經努力的標示產品。結果陪審團認為 Maxwell 已經達到此 一標準，應該獲得賠償。
伍、評析
判定是否侵權必須先適當地解釋專利的申請專利範圍，再將被控訴產品與 其比較。再者，要檢視是否在文字上構成侵權，如果未有侵權行為，再檢視其 是否在均等論之下構成侵權。152
本案專利申請專利範圍之解釋上，由其文字的內容與審查歷史來看，專利 中所謂的「標紙」是平行的嵌在鞋子內外鞋墊之間，標紙與鞋子的任何部份都 是獨立的，任何熟習該領域技術之人可以很容易的指出「反向置物袋」與「頂 上連線」的設計，已經將標紙與鞋子內側的材料連接在一起。
不論是在判定文字上之侵權，或是均等論之下的侵權，「公開但未訴諸於權 利要求之內容，視為奉獻給社會大眾」是一項經常被採用的法律。因為專利人 不能縮小申請專利範圍，以求容易通過審查，然後在訴訟中，又以均等論為由，
主張公開但未訴諸於權利要求之內容等同於權利要求。如此便會鼓勵專利申請 人在規格書中做廣泛的公開，但縮小申請專利範圍，以避免較大範圍的審查。
本案中，Maxwell 顯然已將「反向置物袋」與「頂上連線」兩項替代方案奉獻 給社會大眾。
Maxwell 所主張之 Graver Tank 一案，與上述的情形並未有衝突。該案所涉 及的第 2,043,960 號專利，為一種電銲使用的化合物，主要部份為鹼土金屬矽酸 鹽，而被控侵權的產品為錳矽酸鹽。錳矽酸鹽在該專利中之規格書中為公開的 資訊，而發明者偏好採用鹼土金屬矽酸鹽說明其發明之內容，且在實務的運用 上，錳矽酸鹽為鹼土金屬矽酸鹽之有效替代品，而申請專利範圍中所宣稱之化 合物為「金屬類矽酸鹽與鈣氟化物」，在此種情形下，專利之申請專利範圍已包 含了錳矽酸鹽。