152 請參考以下判例：1. Markman v. Westview Instruments, Inc., --- U.S. ----, ----, 116 S.Ct. 1384, 1393, 134 L.Ed.2d 577, 588-89, 38 USPQ2d 1461, 1471 (1996) 、2. Laitram Corp. v. Rexnord, Inc., 939 F.2d 1533, 1535, 19 USPQ2d 1367, 1369 (Fed.Cir.1991)、3. Hilton Davis Chem. Co. v.
Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, 1517, 35 USPQ2d 1641, 1644-45 (Fed.Cir.1995) (in banc) (per
國別：美國
技術類型：機械科技
關鍵字︰方法專利、均等論、全要件論 案號：833 F. 2d 931, 4 U.S.P.Q. 2d 1737 日期：1987
壹、案情摘要
美國第 4,106,628 號命名為“水果及其類似物之分類器“ 專利（第 ‘628 專利）所主張者為一分類器，該分類器可利用被分類物之本質，例如水果之顏 色、重量、或上述兩因素之組合，對被分類物加以區分。該專利所申請之第一 與第二範圍是一可對被分類物重量產生相對於該重量強弱之電子訊號的一種 裝置，而該裝置之組成包括各有專司的訊號比較方法、計數方法、位置顯示方 法及卸物方法。專利說明書中對該各組成硬體連接 (hard-wired) 之特殊功能有 清楚的說明，例如被分類物於傳輸時經重量裝置而產生電子訊號強弱，該電子 訊號之強弱則會被轉換成另一與時間與位置次序有關之電子訊號，而該新的電 子訊號將依此先後次序把被分類物運輸出來令其落入不同的容器中，藉此方式 被分類物即可以重量分類出來。該專利所申請之十與十八範圍是一可對被分類 物之重量及色澤深淺產生相對於該重量及色澤強弱之電子訊號的一種裝置。被 分類物將先通過重量分析裝置然後再通過色澤分析裝置。
Durand-Wayland 生產並販售兩種不同設計的分類機器。第一種被告物稱作 大小選別器（Microsizer），該分類器僅對重量做分類，且使用的軟體標示成第 二版或第五版﹔第二種被告物稱作分類器（Microsorter），該分類器對重量及色 澤皆做分類，且使用的軟體標示成第六版。
Pennwalt 對 Durand-Wayland 所生產並販售的上述兩種分類提出第 ‘628 專 利之第一、二、十及十八項專利範圍（本案相關專利範圍）之侵害告訴。地方 法院於一九八四年作成以下決議：一、本案相關專利範圍並不在既存技術與知 識之記載中；二、第 ‘628 專利與專利法第一Ｏ二條之第二項（35 U.S.C. §102,b）
所謂禁止販售（on sale bar）並不相衝突；三、本案被控訴物經裁定後並無侵害 本案相關專利範圍情事發生。
貳、法律問題
法院需針對地方法院對本案被控物之無侵權情事所作之裁定加以考量，以 決定該裁定是否合理。
參、法院判決
本案中被控裝置並沒有字面上的侵權情事發生；被控裝置亦沒有於均等論 下的侵權情事發生。
肆、判決理由
Ａ.法理分析：
於均等論的原理下，若一方法所達成之作用或工作與一專利方法在本質上 是相同的，法院則將據以認定該事實為一專利侵權之情事。但是，這樣的原則 並不表示申請專利範圍之限制是可被忽略的。基本上，均等論所賦予申請專利 範圍的補充不應該影響專利範圍之結構性與作用性的限制，因為該限制是大眾 用以迴避侵害該專利的一種權利，而在運用均等論時，每一項專利限制應該都 從該專利範圍的全部內容來探討。153 對法庭的專利侵害裁定而言，專利範圍 中的每一項要件皆具關鍵性與重要性，又若一受侵害者必須證明該專利申請範 圍之每一要件或與其要件本質上相同者皆存在，以達成其專利侵害告訴。154 因 此，欲達到所謂的“本質上相同“時，被控裝置所用以替代原專利物上之要件 不應具本質上之改變。155
Pennwalt 引用一前判例辯證，若“被控物僅於一電腦中進行專利說明所載 之一種硬體連接迂迴（hard-wired circuitry）作用“，那麼“單是這樣的安排是 不足以避開專利侵害的“156。假使就 Pennwalt 所提被控裝置與專利裝置之差異 僅在一硬體連接迂迴作用的替代電腦，那麼其針對專利侵權所提出的控訴辯證 即基於一較強勢的立意。然而，根據該專利範圍之限制，該裝置之微處理機 (microprocessor)之程式必須被設計成足以進行某幾項作用。但是，地方法院認 定本案被控物之微處理機之程式並沒有上述應有的功用。
地方法院更進一步判定本案專利發明之某幾項作用是本案被告物所“欠 缺“的，而所餘留下來被表現的作用是“本質上不相同的“157。地方法院更進 一步認定“因為與該專利標的物相較下，該大小選別器（Microsizer）使用不同 的要件及其操作，但達成所要的結果，所以侵權情事僅會發生在，不同之要件
153 Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Elec. Corp., 822 F.2d 1528, 3 U.S.P.Q.2d 1321(Fed. Cir 1987)。
154 Lemelson v. United States, 752 F.ed 1538, 1551, 224 U.S.P.Q. 526, 533(Fed.Cir 1985)。
155 Id. At 1532-33, 3 U.S.P.Q. 2d at 1324-25。
156 Decca Ltd. v. United States, 544 F.2d 1070, 1080-81, 210 Ct.Cl. 546, 563-64, 191 U.S.P.Q. 439, 447(1976)。
及其操作與專利標的物在法律上為均等時“。由此推論，地方法院根據逐一元
本案專利就不包含“位置顯示方式“（position indicating means）此一作用限制 之要件。因此，該位置顯示要件是否存在，對本案之判斷扮演十分重要的角色。
有關本案申請專利範圍十之其它限制，Pennwalt 承認 Durand-Wayland 的 發明所顯示的“位置表現方法“ （position indicating means）並不在該專利之 限制中，因為該專利對物品的分離方法是根據前後兩個訊號的比較與轉換而產 生的反應對物品加以分類，而在 Durand-Wayland 的裝置中是直接對物品的重量 及顏色做記錄而並沒有對兩訊號做比較與轉換。但 Pennwalt 更進一步的辯證，
置的位置表現方法之部份，這樣的標示並沒有太大的意義。161 第二， 地方法院正確的駁斥 Pennwalt 有關分類器作用方法的論點。
Pennwalt 認為 Durand-Wayland 分類器以其記憶部份儲存對分類物 的顏色及重量的資料，這樣的作用與 Pennwalt 專利裝置的位置指 示方法基本上是一樣的作用。地方法院認為記憶作用與“持續性 位置指示作用“（continuously indicating）是不相同或是本質上不 相同的。若所謂的“持續性指示“並沒有被加諸於 Pennwalt 的專 利上，那麼就即有技術而言僅僅只是記憶而沒有持續性的位置指 示並沒能符合專利要件。162 Pennwalt 也就不可能的到該專利的保 護。
因此，新發展的電腦科技不應該被視為落入專利範圍的排他權中。同樣的，
一專利不應該給專利所有人超出其專利範圍說明書的敘述外之保護。Pennwalt 為了維持其專利而對該專利的保護範圍加以限制，但是現在卻又試著以均等論 避免當初的限制範圍。基本上，這樣是不應該的。
法院亦針對本案就均等論所謂的均等作用範圍作一解釋。法院一反證據的 評估，對本案作成結論︰Durand-Wayland 裝置的組成部份中沒有任一部份進行 與均等論所謂的均等作範圍的作用，即位置指示方法。位置指示方法是專利範 圍所需要的要件。被控裝置並沒有進行該作用，因此並沒有字面上的侵權情事 發生；被控裝置亦沒有與該作用均等的可替代之作用，因此亦沒有於均等論下 的侵權情事發生。
Ｂ. 異議意見
資深巡迴法院法官班尼特(Bennett)就上述法理分析提部份異議意見，資深 巡迴法院法官科恩(Cowen)，艾德華史密司(Edward Smith)及保霖紐曼（Pauline Newman）附議；
本席同意地方法院對本案所作成沒有字面上的侵權情事發生的決議。但 是，地方法院及本法院大多數法官在考量均等論時似乎忽略了本庭及高等法院 對均等論釋義的判例。
儘管本案表面上仍遵循前判例，即 Graver Tank & Mfg. Co. v Linde Air Prods. Co.163 的判決中所謂，若被控裝置進行與原專利裝置相同或本質上相同 的作用並且得到與該專利裝置相同或本質上相同之結果，時就應該有侵權情事 發生。但是，在實際上本法院的多數法官卻忽略了該案另一個重要的因素，即
161 Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co., 789 F.ed 11556, 1570, 229 U.S.P.Q. 561, 572(Fed. Cir.
1986)。
162 U.S. Patent No. 3,289,832。
在應用均等論時被控物及專利物的專利申請保護範圍必須相同。本院大多數法 官更評論地方法院正確的根據逐一元件(element by element) 之比較以對本案作 成結論。但是所謂的逐一元件比較與前判例所謂對專利裝置與被控物的完整
該限制對本案並不構成任何影響。因為，基本上 Durand-Wayland 的裝置也有持 續指示位置的作用。
另外，多數法官以“該專利的分離方法是根據前後兩個訊號的比較所產生 的反應“，作為均等論適用的原則，基本上是對均等論適用的一個不正確的認 知。Pennwalt 承認 Durand-Wayland 的裝置並沒有對其申請專利範圍第十及十八 造成字面上的侵害。Pennwalt 專利範圍的作用是被分離物的顏色在該物被運送 至重量秤前，就被比較且轉換成電子資料，但被控裝置則是將被分離物的顏色 加以儲存一直到該物被運送至重量秤時才將該顏色轉換成電子資料。
本庭多數法官反對 Pennwalt 所提，Durand-Wayland 的裝置“僅是對裝置 的操作元件做一前後順序做替換，而在裝置的操作及所達成的結果是一樣的
本案之法理分析下，並沒有任何前判例被推翻或被更改。本席同意多數法 官之論點並補充下列意見以對前判例之說明。
就前判例而言，很明顯的專利所有人是不能僅就一創作性概念或一創作之 中心或重點，或一已達之結果得到專利之保護。專利所賦予的保護是對一發明 的整體性保護。專利法第一一二條之第一項（35 U.S.C. §112,a）特別要求專利 申請人對所申請之專利必須清楚的載明申請的標的與內容。一專利保護範圍不 傾向亦不可能僅為一籠統的說明。一發明必須是經由一專利申請請求範圍所設 之限制而定義之，從而設定專利所有權人所享有之專利範圍。該限制告示大眾 之所不能製造、使用或販賣者；同樣的該限制亦告示大眾之所能製造、使用或 販賣者。164 很明顯的專利侵權情事必須發生在專利範圍“載明“( read on) 該 被控裝置。換言之，該專利所有人必須證明被控物之結構的確滿足專利範圍所 選擇之限制。因此，法院於一專利侵害分析中必須檢視專利範圍中的每一個要 件，也就是應該逐一元件做比較，並檢視該被控裝置的相似處。若該被控裝置
就前判例而言，很明顯的專利所有人是不能僅就一創作性概念或一創作之 中心或重點，或一已達之結果得到專利之保護。專利所賦予的保護是對一發明 的整體性保護。專利法第一一二條之第一項（35 U.S.C. §112,a）特別要求專利 申請人對所申請之專利必須清楚的載明申請的標的與內容。一專利保護範圍不 傾向亦不可能僅為一籠統的說明。一發明必須是經由一專利申請請求範圍所設 之限制而定義之，從而設定專利所有權人所享有之專利範圍。該限制告示大眾 之所不能製造、使用或販賣者；同樣的該限制亦告示大眾之所能製造、使用或 販賣者。164 很明顯的專利侵權情事必須發生在專利範圍“載明“( read on) 該 被控裝置。換言之，該專利所有人必須證明被控物之結構的確滿足專利範圍所 選擇之限制。因此，法院於一專利侵害分析中必須檢視專利範圍中的每一個要 件，也就是應該逐一元件做比較，並檢視該被控裝置的相似處。若該被控裝置