作為商標侵權事由

在1999 年的 General Motors Corp. v. Yplon SA 案¹⁴⁹中，雖然歐盟法院本身並未對此 問題表示意見，但該案之輔佐法官Jacobs 於其意見書¹⁵⁰中表示，由於 Directive 第 5 條 第2 項之文字係要求「takes unfair advantage of, or is detrimental to」，因此在商標侵權的 情形，先使用者若欲依此條項請求保護，則其對於自己之具有聲譽之商標是否受到後使 用之標章為「不當利用」或「減損」的情事必須適當地加以證實，亦即先使用者必須提 出「已實際遭受他人不當利用或實際遭受減損」之證據，始得依 Directive 第 5 條第 2 項請求保護。由此可知，Jacobs 輔佐法官之立場係傾向採取「實際淡化」的標準。

2. 歐盟內部市場協調局（OHIM）

承前所述，OHIM 在 Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.案中因為比較 Directive 第 5 條第2 項與 CTMR 第 8 條第 5 項之文字後發現，Directive 第 5 條第 2 項針對商標侵權 所要求之要件是「takes unfair advantage of or is detrimental to」；然而 CTMR 第 8 條第 5 項針對拒絕商標註冊之要件卻是「would take unfair advantage of, or be detrimental to」，

因此OHIM 從文字上的差異得出拒絕商標註冊所要求的不當利用或減損的證明程度，只 要達到不當利用或減損的「可能性」即可。而從上述解釋方式即可反面推論出，OHIM 針對商標侵權中「不當利用」或「減損」的證明程度，與歐盟法院的Jacobs 輔佐法官一 樣，同樣要求必須達到「已實際遭受不當利用或實際減損」的程度，即先使用者必須提 出「實際淡化」的證據，始可依Directive 第 5 條第 2 項或 CTMR 第 9 條第 1 項(c)款請 求商標淡化的保護。

147 Id. at para 89.

148 Id. at para 122.

149 See supra note 16.

150 Opinion of Mr Advocate General Jacobs delivered on 26 November 1998. Case C-375/97, General Motors Corporation v Yplon SA.., 1999 E.C.R. I-5421.

3. 英國

(1) Daimlerchrysler AG v. Javid Alavi (T/A Merc)¹⁵¹

原 告 Daimlerchrysler AG 為 汽 車 製 造 商 ， 其 已 取 得 「 MERCEDES 」、

「MERCEDES-BENZ」兩商標之英國商標專用權與「MERCEDES-BENZ」、「MERC」

兩商標之歐洲共同體商標專用權，並將其登記在汽車相關產品與衣服相關產品上。而被 告Javid Alavi 為一自然人，其在英國開設一家名為「MERC」的商店，且販售之衣服、

鞋子也帶有「MERC」之標誌。原告因此向英國法院提起訴訟，主張被告所使用之「MERC」

標誌與原告之「MERCEDES」與「MERCEDES-BENZ」商標構成近似，進而對原告商 標構成混淆誤認、商標淡化與攀附原告商標聲譽，違反英國商標法第10 條第 2 項 b 款

（使用相似之商標於相同或類似之商品或服務上，造成混淆誤認之虞）與第3 項、CTMR 第9 條第 1 項 b 款（同英國商標法第 10 條第 2 項 b 款）與 c 款。¹⁵²被告則答辯認為兩 造 商 標 與 標 誌 已 併 存 達 30 年 且 其 間 並 未 有 任 何 混 淆 誤 認 情 形 發 生 、¹⁵³原 告 之

「MERCEDES」與「MERCEDES-BENZ」商標和被告之「MERC」標誌不近似因此不 構成混淆誤認與商標淡化、¹⁵⁴被告係合理使用自己商店之名稱、¹⁵⁵兩造商標與標誌併存 已達30 年的事實表示原告默示同意被告使用「MERC」標誌。¹⁵⁶

圖6 原告 Daimlerchrysler AG 之商標（左圖）與被告 Javid Alavi 之商標（右圖）

資料來源：Mercedes-Benz 官方網站<http://www.mercedes-benz.com>；Merc Clothing London 官方網站<http://www.merc-clothing.com> (visited June 6, 2007)

本案受訴法院首先表示，依據英國商標法第10 條第 3 項有關商標淡化之規定，在 審理商標淡化案件時應遵循下列四項步驟：

1) 原告商標是否享有聲譽？

2) 被告使用之標章與原告商標是否構成近似，並達到公眾形成聯想的程度？

3) 該聯想的程度是否會造成不當利用或減損商標識別性或信譽？

4) 被告之使用行為有無正當理由？¹⁵⁷

此外，法院還強調英國商標法第10 條第 3 項的適用要件限於後使用之行為必須對

151 Daimlerchrysler AG v. Javid Alavi (T/A Merc), [2001] R.P.C. 42 (Eng.).

152 Id. at para 1-5.

153 Id. at para 6.

154 Id. at para 8, 9.

155 Id. at para 12.

156 Id. at para 13.

157 Id. at para 88.

具有聲譽之先前商標「實際構成不當利用或實際減損該商標之識別性或信譽」的結果，

而非僅是單純的風險或可能性。¹⁵⁸

法院因此將上述原則適用至本案情形，首先認為兩造商標或標章並非近似；或即使 構成近似，且達到公眾聯想的程度（假設部分消費會將「MERC」標章當作「MERCEDES」

與「MERCEDES-BENZ」商標的縮寫），但事實上並無客觀證據顯示被告的確因為此種 聯想而獲得任何利益（因為消費者並不會因為被告商品出現「MERC」標誌就認為其和 原告商品同樣具有優良品質）。¹⁵⁹此外，「減損商標聲譽」應係指後使用者將具有聲譽之 商標使用在低俗或與該商標形象不相容的商品上，而本案原告雖主張被告商品之消費者 大多為機車族或平頭少年，且被告網站上亦出現有關平頭少年族群的網站連結，但此種 證 據 並 無 法 顯 示 當 公 眾 看 到 被 告 網 站 上 出 現 「MERC 」 標 誌 時 ， 其 會 對 原 告 的

「MERCEDES」與「MERCEDES-BENZ」商標產生負面聯想。¹⁶⁰至於「減損商標識別 性」的部份，由於原告在起訴中並未主張此項事由，因此法院對此即不作評論。

(2) Mastercard International Inc. v. Hitachi Credit (UK) Plc¹⁶¹

本案事實於本論文 4.3.6.3（頁 81-82）中已詳細說明，於此概不贅述。值得注意的 是，受訴法院在判決理由後半部曾提到：參酌歐盟法院Jacobs 輔佐法官的見解，所謂不 當利用或減損的證明並非僅要求有此種風險或可能性存在即可，¹⁶²而是要求必須有實際 的情況發生，亦即所謂證明「實際遭受不當利用或實際減損」的證據必須是實際的直接 證據，而非僅依據理論或邏輯衍生的推論。¹⁶³最後該受訴法院亦表示認同 Daimlerchrysler AG v. Javid Alavi (T/A Merc)案的見解。¹⁶⁴

4.4 小結

歐盟為商標淡化理論之發源地，且早在 1925 年德國法院即於 ODOL 案中以含蓄的 方式表達商標淡化的概念。然而由於歐盟各國對於商標淡化的概念在理解上各有不同，

因此對於是否接受商標淡化的概念，各國政府的立場也不太一致，例如德國法院與荷比 盧法院皆早已承認商標淡化的概念，然而英國政府卻採取反對的立場，直到 1988 年的 歐體指令與 1993 年的歐體商標規則明確規範商標淡化行為後，各國才開始將商標淡化 的概念納入其國內商標法規範，所以目前來說各國針對商標淡化的立法文字應已趨於一 致。

仔細觀察歐體指令與歐體商標規則中有關商標淡化行為的條文規定可以發現，其在

158 Id. at para 86, 88.

159 Id. at para 89.

160 Id. at para 91.

161 See supra note 84.

162 Id. at para 48.

163 Id. at para 54.

164 Id. at para 50.

要件的規範上制定得非常詳細，但也因此產生許多爭議。總體來說，其要件應可歸納為 以下八點：1已註冊商標；2具有聲譽之商標；3不類似之商品或服務；4無正當理由；

5不當利用他人先前商標之識別性或信譽；6減損他人先前商標之識別性；7減損他人 先前商標之信譽。

此外，從近幾年歐盟地區各法院對上述要件的解釋，歐盟地區對於商標淡化的概念 應可歸納為下列六點：

1. 採取「特定市場著名」的標準

目前歐盟地區各法院依據條文的文字規定，歐盟的商標淡化法制所保護之對象，限 於在歐盟地區或各會員國內已取得註冊之商標；且該商標必須在歐盟地區的部份區域及 特定市場內享有聲譽。由此可知，歐盟對於具有聲譽之商標的認定，係採取「特定市場 著名」的標準，而此標準與美國現行商標淡化修正法所採用的「廣泛著名」之認定標準 不同。

2. 不限於使用在非類似之商品或服務，且不以混淆誤認之虞為要件

由於歐體指令與歐體商標規則對於商標淡化的條文，係明確規定適用於「非類似之 商品或服務」的情形，因此產生一個問題：若後使用者係使用於相同或類似之商品或服 務時，則是否仍受歐盟商標淡化法制的規範？對此爭議，歐盟法院於 2003 年已明確表 示，為達到對著名商標擴大保護的目的，即使後使用者係使用於類似之商品或服務，仍 受歐盟商標淡化法的規範。且該法院同時表示，歐盟商標淡化法並不以兩造商標或標章 之近似程度要達到混淆誤認之虞為要件。

3. 後使用者得證明其有正當事由而免責

制定「無正當理由」的要件，其目的是為讓後使用者的合理使用行為不受歸責，即 相當於美國商標淡化修正法中阻卻淡化事由之規定，而其差別僅在於歐洲法院對此要件 之認定可依其自由心證判斷之，且歐盟各法院於近年來也對此要件之解釋發展出一些判 斷方法。值得注意的是，此要件之舉證責任係落於被告方，即被告須舉證證明其使用先 前商標係有正當理由始可免責。

4. 將「攀附商譽」納入商標淡化法規範

所謂「不當利用他人先前商標之識別性或信譽」係歐盟商標淡化法中獨有的要件，

此概念係類似於我國公平交易法第 24 條與美國不公平競爭法中有關「攀附商譽」的概 念，即對他人具有聲譽之商標為搭便車的行為，藉此宣傳自己的商品，而因此省下的行 銷成本與產品銷售量的提昇即為該他人所獲取之不當利益。

5. 歐盟淡化法中的模糊淡化與汙損淡化

至於「減損他人先前商標之識別性」即相當於美國法中的模糊淡化（dilution by blurring），而「減損他人先前商標之信譽」即為污損淡化（dilution by tarnishment）的 概念。然而比較需要注意是，無論是不當利用或是減損他人先前商標之識別性或信譽，

其共同的適用前提在於：先使用之商標與後使用之標章，其近似程度須達到致使相關公 眾產生聯想的程度，否則即無法適用歐盟商標淡化法的規範。

6. 有不當利用或減損可能性即不予註冊，但須有實際不當利用或實際減損始成立侵權 最後，有關不當利用與減損之證明程度的問題，歐盟法院主要將其分作兩方面來分 析。首先，若將不當利用與減損作為商標註冊消極事由時，歐盟法院與OHIM 已一致認 為，只要系爭申請註冊之標章對於先前商標有不當利用或減損之「可能性」時，則商標 主管機關應駁回系爭商標之申請案。反之，在商標侵權的情形，若將不當利用與減損作

6. 有不當利用或減損可能性即不予註冊，但須有實際不當利用或實際減損始成立侵權 最後，有關不當利用與減損之證明程度的問題，歐盟法院主要將其分作兩方面來分 析。首先，若將不當利用與減損作為商標註冊消極事由時，歐盟法院與OHIM 已一致認 為，只要系爭申請註冊之標章對於先前商標有不當利用或減損之「可能性」時，則商標 主管機關應駁回系爭商標之申請案。反之，在商標侵權的情形，若將不當利用與減損作