歐洲共同體第一審法院

歐洲共同體第一審法院在2007年2月針對CTMR第8條第5項之 規定作出相關判決。在Aktieselskabet Af 21 November 2001 v. OHIM 案⁷⁵中，原告為一設立於丹麥的公司，其於1999年向OHIM申請註 冊「TDK」文字商標，登記使用於服裝、鞋子與頭飾等商品。而 參加人TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)為一設立於日本的公

司，其針對原告之商標註冊申請案於2000年4月提出異議，主張原告之商標註冊申請違 反CTMR第8條第1項(b)款（致生混淆誤認之虞）與CTMR第8條第5項之規定。參加人之 據爭商標為「TDK」文字商標與圖樣（如上圖），並取得CTMR之註冊，登記於錄音、

錄影等相關商品。針對參加人之異議， OHIM認為原告之申請雖不致生混淆誤認之虞，

但仍會違反CTMR第8條第5項之規定，因此於2003年4月駁回原告之註冊申請。原告不 服，因此提出上訴。

OHIM上訴委員會（the First Board of Appeal of OHIM）同意OHIM之原處分，並於 2004年10月駁回原告之上訴。原告對上訴決定仍不服，因此繼續上訴至歐洲共同體第一 審法院。⁷⁶

對於本案，歐洲共同體第一審法院首先認為原告之據爭商標於歐盟地區係屬於具有 聲譽之商標，因此為CTMR第8條第5項規定之適用對象。⁷⁷其次，對於原告申請案是否 該當於「不當利用據爭商標之識別性或信譽」，法院首先認為參加人之據爭商標，其聲 譽不但用以表彰其商品或服務之來源，也同時附帶有參加人時常贊助體育活動與大型音 樂表演的形象。參加人於贊助各項活動時，亦會生產附有據爭商標之服裝作為宣傳活動 之用，因此當相關公眾見到參加人之據爭商標時，亦會聯想到其所贊助之體育或音樂活 動。而原告在本次商標申請案中，其所指定登記之商品─服裝、鞋子與頭飾─並未限制 係何種服裝或鞋子，因此不難認為原告亦有可能將系爭商標使用於體育服裝或運動鞋。

既然原告所申請註冊之商標與參加人之據爭文字商標完全相同，則當相關公眾看見原告 之商品時，自有可能認為係生產自或源自參加人之授權或贊助關係而加以購買，此即表 示原告可能會將參加人據爭商標之聲譽附加於自己之商品上，而該聲譽係參加人在贊助 各類活動時因投注大筆資金與時間所努力經營獲得之成果，由此可知此種情形相當於對

「著名商標之搭便車行為或企圖攀附其聲譽」，此應構成CTMR第8條第5項「不當利用 據爭商標之識別性或信譽」的行為。⁷⁸

4.3.6.4 英國

針對「不當利用他人先前商標之識別性或信譽」的解釋，英國法院其實作出為數不

75 Case T-477/04, Aktieselskabet Af 21 November 2001 v. OHIM, 2007 ECJ CELEX WL 604A0477 (Feb. 6, 2007).

76 Id. at para 1-9.

77 Id. at para 59.

78 Id. at para 61.

少的案例，以下舉四則案例分別說明之。

1. Pfizer Ltd v. Eurofood Link (U.K.) Ltd.⁷⁹

本案之案例事實於本論文4.3.5.5（頁77-78）已作過說明，於此即不贅述。於該判決 中，法院認為「不當利用他人先前商標之識別性或信譽」的關鍵在於兩造商標或標章之 相似程度是否會讓相關公眾形成聯想，且該聯想會使後使用者之標章去攀附先使用者商 標之聲譽。至於是否有攀附之情事則必須探究後使用者是否會因其使用行為而取得不當 利益。⁸⁰

針對本案情形，法院首先肯認原告之「VIAGRA」商標為具有聲譽之商標，⁸¹其後 又表示：原告之商品應被定性為藥品而非一般之催情劑，且原告自始至終皆未以「催情 劑」之產品定位行銷其「VIAGRA」商品。依原告主張，所謂催情劑係指能讓男性或女 性產生性慾的物質，包括食物（如牡蠣）或藥草（如人蔘或植物萃取物）等，而VIAGRA 商品之作用僅在於影響人體物理上的機制，至於是否能完全解決男性勃起的障礙問題仍 需仰賴其他的性刺激物來決定；且VIAGRA商品僅被允許使用在男性。此外，在原告的 VIAGRA商品包裝內亦告知使用者該商品具有副作用，並且須有醫師之處方才能取得 VIAGRA的商品，因此就該商品之特性來看，原告之VIAGRA商品的確為藥品而非一般

「娛樂用產品」。⁸²基於上述看法，再加上被告之行銷手段（諸如使用VIAGRENE名稱 與鑽石型圖樣、飲料內容與包裝皆為藍色、將原告公司名稱與商標皆列為網頁檢查標籤 關鍵字等），綜合觀察可以發現，被告的確積極使消費者將其VIAGRENE商品聯想到原 告的「VIAGRA」商標，藉此以提高銷售量。再者，被告使用「VIAGRENE」名稱的行 為的確會導致原告之「VIAGRA」商標被誤用，⁸³且被告VIAGRENE商品之銷售量增加 亦為被告所獲得之不當利益，則被告上述行為應可該當於英國商標法第10條第3項（規 範商標淡化的侵權行為）與CTMR第9條第1項(c)款的規定，構成商標淡化行為，應予以 禁止。

2. Mastercard International Inc. v. Hitachi Credit (UK) Plc⁸⁴

本案原告Mastercard International Inc.為一著名之提供金融服務的公司，其於英國已 取得「MASTERCARD」之文字商標註冊，並將其登記使用於科學儀器、紙類產品、皮 革製品、衣著飾品、遊戲娛樂用品、廣告、保險金融服務、電信與科技研發服務等；而 被告Hitachi Credit (UK) Plc向英國專利局（UK Patent Office，即目前之UK Intellectual Property Office ）申請註冊「CREDIT MASTER」商標，並登記使用於科學儀器、紙類 產品、廣告、保險金融服務與科技研發服務上。原告對此商標申請案提出異議，主張被

79 See supra note 55.

80 Id. at 31, 32.

81 Id. at 35.

82 Id. at 36.

83 Id.

84 Mastercard International Inc. v. Hitachi Credit (UK) Plc, [2005] E.T.M.R. 10 (Eng.).

告所申請之「CREDIT MASTER」標章將對其據爭商標構成商標侵權與商標淡化。英國 專利局於2004年3月對此異議作出決定，認為原告無法證明被告之系爭商標會致生混淆 誤認之虞或造成不當利用或減損其「MASTERCARD」商標之識別力或信譽，因此駁回 原告異議。原告不服，因此向法院提起訴訟，請求法院應命英國專利局拒絕被告之商標 申請，但此時原告之主張已限縮至商標淡化（英國商標法第5條第3項）的部份。

圖5 原告Mastercard International Inc.商標（左圖）與被告Hitachi Credit (UK) Plc之商標（右 圖）

針對本案訴訟，英國法院首先認為雖然英國商標法第5條第3項所要求之商標近似度 並不需要達到致生混淆誤認之虞的程度，但該近似度仍須達到能使相關公眾將兩造商標 形成連結之程度，始為該條項所規範之行為。待兩造商標之近似度達到上述程度後，法 院再繼續判斷後使用者是否為了行銷自己之商品或服務，而以利用此種聯想的方式來攀 附先前商標之著名性。⁸⁵若上述問題之答案為肯定時，則後使用之行為可構成英國商標 法第5條第3項所規定之「不當利用」，則英國專利局應拒絕後使用者之商標申請案。

將上述原則適用至本案的情形，受訴法院發現原告根本無法證明被告所申請註冊之

「CREDIT MASTER」標章會與原告之據爭商標形成連結，⁸⁶即尚未符合英國商標法第5 條第3項所規範之前提要件，更遑論構成「不當利用」的情形，⁸⁷因此判決原告敗訴。

值得注意的是，原告在其主張中曾表示針對兩造商標近似度的判斷，在商標淡化與 致生混淆誤認之虞的情況下應適用不同之檢測標準。然而該受訴法院對此種見解表達反 對的立場，認為商標是否構成近似的判斷標準在上述兩種情況下應該都相同，⁸⁸然其不 同點在於該近似程度所要求之射程將有所差異，即在致生混淆誤認之虞的情形，兩造商 標之近似程度不但要達到能使相關公眾形成聯想的程度，還要能讓其對商品或服務的來 源產生混淆誤認之可能性始足當之。反之，在商標淡化的情形，兩造商標之近似程度僅 需達到能使相關公眾形成聯想的程度即可，不過還要再繼續判斷該聯想是否構成不當利 用或減損他人先前商標之識別性或信譽。⁸⁹

85 Id. at para 35.

86 Id. at para 39.

87 之後法院又認為原告對於「不當利用」與「減損」的要件未盡其舉證責任。此部分將於本論文 4.3.9.2

討論之，頁95。

88 See supra noe 84, at para 62, 63.

89 同此見解者包括 L’Oreal SA v. Bellure NV, [2007] R.P.C. 14 (Eng.). 但美國法院似乎採取不同之看法，詳 參本論文3.3.6.3 之說明，頁 43。

3. L’Oreal SA v. Bellure NV⁹⁰

原告L’Oreal SA為高級香水之製造商，其擁有之品牌包括Lancôme與Cacharel等，且 產品大部分係針對高級香水市場。本案被告之系爭商品為一系列名為Creation Lamis與 Dorrall的香水，此產品係一些高級香水之仿製品（即香味近似），並且在杜拜製造。被 告一Bellure NV為一設立於比利時之公司，其所從事之業務為進口Creation Lamis產品進 入英國市場；被告二Starion International Ltd.則將系爭香水產品分送至批發商；而被告三 Malaika Investments Ltd.則為其中一家批發商。⁹¹本案原告之據爭商標包括： Trésor Lancôme Paris及圖樣、倒金字塔瓶身圖樣、Trésor書寫體字樣（以下簡稱第 商標，但 原告聲明倒金字塔型瓶身設計不專用）； 3D瓶身圖樣且刻有「miracle Lancôme」的CTM 商標、背景為粉紅色並帶有Miracle與Lancôme文字的國際商標、單獨Miracle文字的CTM 商標（以下簡稱第 商標）； 「AnaÏs AnaÏs」文字商標（以下簡稱第 商標）； 「Noa」

文字商標（以下簡稱第 商標）。⁹²

本案之被告系爭香水產品包括：1Coffret d’Or，其香味係仿自原告之Trésor香水；

2La Valeur，其香味同樣仿自原告之Trésor香水；3Pink Wonder，其香味係仿自原告之 Miracle香水；4Sweet Pearls；其香味係仿自原告之Noa香水；5Nice Flower，其香味係 仿自原告之AnaÏs AnaÏs香水。⁹³

此外，被告行銷其香水產品的方式包括：

1) 製作產品比較表，即將自己所銷售之各項香水產品與其所模仿之原告產品一一列 出。雖然被告一宣稱此模仿清單僅供公司內部使用，但事實顯示該清單已出現於被 告三之批發商店中，並藉此與消費者進行交易。⁹⁴

2) 建議零售商於銷售被告系爭香水產品時，可將其宣傳為「If you like X, try Y.」其中X 為原告之產品名稱，而Y為被告之系爭商品。⁹⁵

2) 建議零售商於銷售被告系爭香水產品時，可將其宣傳為「If you like X, try Y.」其中X 為原告之產品名稱，而Y為被告之系爭商品。⁹⁵