4. 揭示需為商業上使用的案例
3.2 美國聯邦商標淡化法相關規定
3.2.1 條文規定
美國聯邦商標淡化法（Federal Trademark Dilution Act，簡稱 FTDA）規定於聯邦商 標法（Lanham Act）第 43 條(c)項，其內容為：「當著名商標遭到商標淡化的侵害，並導 致商標識別品質有所減損時，商標權人可取得禁止令以阻止他人之商業上使用。」25而 聯邦商標法第45 條將商標淡化定義為：「不論原告間有無商業上競爭關係，或有造成消 費者混淆誤認或欺矇之結果，只要原告所有著名商標之區辨商品或服務之能力遭到減 損，即構成商標淡化。」26依此定義可知，商標淡化的要件有下列五項：
1. 先使用之商標須為著名商標
商標淡化理論的精神在於防止商標強大的識別性遭受減損。為符合此一精神，FTDA 首先要求保護對象必須為著名商標並訂立標準，而成為著名商標之前提係該商標必須具 有識別性，其後才能依FTDA 所設定之標準來檢驗該商標是否為著名。
2. 先使用之商標須具備識別性
在 FTDA 構成商標淡化之規定中，其法條用詞為「當該商標具識別性且著名時」
25 “The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person’s commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection.” Lanham Act § 43(c)(1); 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (1996).
26 “The term ‘dilution’ means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of—(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.” Lanham Act § 45; 15 U.S.C. § 1127 (1996).
（whether a trademark is distinctive and famous），即在原有的聯邦商標法之外又再次規定 識別性的要求。關於此點，有學者認為FTDA 並未在傳統商標法之外額外要求其他識別 性品質，亦即仍要求具備傳統商標法的識別性。因此不論某商標多著名，只要該商標不 具識別性，即不成為FTDA 所保護的著名商標。27本文以為得受保護之商標固然須具有 特殊識別性，但著名商標既已具備強大而特殊之識別性品質，則應以「著名」要件為已 足，無須在傳統識別性外另建構一層識別性等級，以免徒增判斷上的困擾。
3. 後使用之商標須為商業上使用
此要件的目的在避免商標遭受不必要的獨占。所謂商業上使用係指非基於保存商標 權之意圖，而以善意之方式經由正常交易方式使用該商標。其態樣包括：1以任何方式 在商品與其展示物本體、其容器或其貼紙標籤上附加其商標，如標示有困難者則可附加 於與銷售有關之文件上，且商品因商業交易而出售或運送者亦屬商業上使用；2基於商 業之目的而提供服務銷售或廣告時使用商標，或以跨州、跨國之方式提供該服務，或提 供與該商標所表彰之服務有關之服務。28
此外，FTDA 認為不論原被告間是否有商業上競爭關係，均有商標淡化之適用，而 美國聯邦第二巡迴上訴法院在 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.29一案中即採用FTDA 規 定，認為即使原被告間有競爭關係，同時亦造成消費者的混淆誤認之虞，仍得適用商標 淡化的規定。
4. 後商標之使用須在前商標已成為著名商標之後
FTDA 要求被告開始使用商標之時點必須在原告商標著名之後，否則沒有淡化法之 適用，以避免原告藉FTDA 阻礙他人進入市場公平競爭，例如在 Chatam International, Inc.
v. Bodum, Inc.30一案中，賓夕法尼亞東區地方法院即表示此項觀點。
5. 後商標之使用須造成前商標識別性之淡化
27 THOMAS J. MCCARTHY, MCCARTHY ON THE TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION §24:92 (4th ed. 2004).
然美國聯邦第二巡迴法院持相反見解，認為FTDA 應係要求原告商標必須具備比傳統商標法所要求更
高程度之識別性，未具備此等識別性之商標則不受 FTDA 的保護。See TCPIP Holding Co. v. Harr Communication Inc., 244 F.3d 88, 98 (2d. Cir. 2001).
28 Lanham Act § 45; 15 U.S.C. § 1127 (1996).
29 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir.1999). 在本論文 3.3.4 中會詳加介紹，頁 35-36。
30 Chatam International, Inc. v. Bodum, Inc., 157 F. Supp. 2d 549 (E.D. Penn. 2001). 本案原告自 1975 年開始 在其販售之食物、巧克力及蛋糕上使用「Chambord」商標，在 1977 年以「Chambord Liqueur Royale」
為商標註冊使用於甜酒，並分別在1984、1986 及 1988 年分別以「Chambord」註冊使用於食物、巧克 力及蛋糕。被告自1980 年開始在咖啡製造機上使用「Cafetiere Chambord」商標，為其首次商業上使用，
並在1983 年申請商標註冊。在 1996 年其分公司更以「www.chambord.com」為網域名稱申請註冊促銷
其產品。原告遂提起訴訟，主張被告行為構成商標淡化。本案法院認為被告於1980 年開始商業上使用
時，原告商標並未達到著名標準，而被告於1996 年以網域名稱之方式使用該商標，其使用方式亦非屬
於新的商業上使用，蓋網際網路僅係一溝通的方式。因此法院認為原告不得主張被告之使用行為違反 FTDA。
FTDA 之規範內容與用語均與州淡化法有所差異：美國許多州以及模範州淡化法，
其條文規定原告只要能夠證明被告之行為有造成原告損害之虞（likelihood of injury）即 可獲得淡化救濟；然 FTDA 則規定必須被告之行為造成原告商標淡化的損害（cause dilution）始得主張淡化救濟。因此，純就條文文字敘述觀之，在 FTDA 之下，商標淡化 成立的難度顯然較州淡化法為高。
3.2.2 阻卻淡化事由
阻卻淡化事由係規定於聯邦商標法第43 條(c)項第 4 款（即 FTDA 第 4 款），31其規 定為：
「下列事項不受本節之限制：
（A）為在相互競爭之商品或服務上予以區隔，而在比較性商業廣告或促銷中，合理使 用著名標章。
（B）標章之非商業性使用。
（C）任何形式之新聞報導或評論。」
以下就上述三款事由分別說明之。
3.2.2.1 比較性商業廣告
此為第一個商標淡化的阻卻事由，且依 FTDA 第 4 款可知，即便使用在競爭性商品 上亦可。然而FTDA 卻未對於何謂比較性商業廣告之合理使用作出定義，因此有學者認 為只要係為說明之必要而引用商標權人之商標，即可不受商標淡化之限制，然若係以商 標之地位而使用者即非屬本款所謂之比較性合理使用。32
然須注意者，若後使用者之比較行為導致消費者將著名商標與色情、猥褻或毒品有 所聯想，則非屬可抗辯之情形，蓋商標淡化中的污損概念即在規範此種行為。
3.2.2.2 非商業上使用
非商業上使用係指被告之使用並無增加其商品商業上收益之情形而言，因此若他人 因編輯上需要而將該商標作喜劇性、諷刺性、批評、單純引述等之使用，或在電視媒體 上對該商標作負面之評論或報導時，即不構成商標淡化之適用。例如在 Panavision
31 “The following shall not be actionable under this section:
(A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
(B) Noncommercial use of a mark.
(C) All forms of news reporting and news commentary.”
Lanham Act § 43(c)(4); 15 U.S.C. § 1125(c)(4) (1996).
32 MCCARTHY, supra note 27, §24:97.1.
Int’Ll.p v. Toeppen33一案中，法院首先認為單純以商標註冊網域名稱之行為，並在網際網 路上使用此一網址名稱並不當然構成商標淡化侵害，其次更明確表示除非被告註冊網域 名稱之目的在妨礙商標權人使用該網域名稱，並迫使其以一定對價購買該網域名稱的情 形外，否則被告之行為並非商業上使用。
3.2.2.3 新聞報導及評論使用
此一阻卻事由係為保障傳媒業者進行有關著名商標之報導及評論時，不受商標權人 主張商標淡化之干預，以遵循美國憲法第一修正案所保障之言論自由權。
3.2.3 商標淡化侵害的救濟類型
FTDA 提供之救濟方式共有兩種：
1. 禁止命令：34即阻止被告繼續使用其商標，以避免著名商標之識別性繼續遭被告淡 化。且依美國聯邦商標法第36 條之規定，法院得依權利人之請求視情況將造成侵害 之物品銷毀。35
2. 損害賠償：若原告能進一步證明被告之使用行為具有故意時36，則可依 FTDA 第 35 條37之規定請求金錢上賠償，其範圍包括所受損害、所失利益及律師費用。
3.2.4 聯邦商標淡化法與州淡化法之區別
聯邦商標淡化法與州淡化法之區別共計有以下 5 點，包括：
1. 聯邦商標淡化法明文規定商標淡化之規範對象須為著名商標；
2. 聯邦商標淡化法並未將「淡化之虞」明文規定，因此應係要求須達到實際淡化的程度；
3. 聯邦商標淡化法的條文中對「淡化」有明確定義；
4. 聯邦商標淡化法將著名商標之判斷標準予以列示，以供實務判斷之參考；
5. 聯邦商標淡化法將比較性廣告、非商業使用及新聞報導評論使用列為阻卻淡化事由。
33 Panavision Int’Ll.p v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998). 本案法院認為被告即使未將原告商標附加 於特定商品而使用，然被告卻以該商標註冊之網域名稱進行銷售之意圖，即係對原告商標進行商業上
使用之表現，因此判定本案原告勝訴。有關本案之詳細說明將於3.3.2 中進一步分析，頁 32-33。
34 Lanham Act § 34; 15 U.S.C. § 1116 (1996).
35 Lanham Act § 36; 15 U.S.C. § 1118 (1996).
36 Lanham Act § 43(c)(2); 15 U.S.C. § 1125(c)(2) (1996).
37 Lanham Act § 35; 15 U.S.C. § 1117 (1996)
由上述分析可知，聯邦商標淡化法之規範架構較州淡化法為完備。不過值得注意的 是，聯邦商標淡化法並未對各州之反淡化法造成先占（preemption）效果，亦即聯邦商 標淡化法與各州之反淡化法處於平行的地位，即著名商標權利人對於商標淡化行為得同 時請求聯邦商標淡化法與各州反淡化法之保護。