歐盟內部市場協調局

歐盟的OHIM係專門處理歐洲共同體商標之申請與爭議的機構，其地位相當於各會 員國國內之商標局。針對「無正當理由」的認定，OHIM也曾經提出相關看法。在2001 年的Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.案⁴¹中，原告Hollywood S.A.S.於1952年已在法國 取得「HOLLYWOOD」商標的註冊，並將該商標使用在口香糖產品上。而被告Souza Cruz S.A.於1996年向OHIM申請註冊「HOLLYWOOD」歐洲共同體商標於香菸、菸草、打火 機、火柴及其他相關產品上。於1997年9月，原告針對被告的商標申請案依CTMR第8條 第5項規定向OHIM提出異議，其認為自己之「HOLLYWOOD」商標於法國境內具有聲 譽、且其透過媒體廣告傳達出該商標對於年輕消費者而言具有代表活力、年輕、健康與

39 荷蘭政府認為即使是裝飾性用途仍會淡化具有商譽之商標；英國政府認為系爭圖樣是否僅為裝飾性用

途與判斷兩造圖樣與商標是否近似並無關聯；歐體執行委員會則認為實際情況很難想像系爭圖樣先被 認定與具有聲譽之商標構成近似，之後卻又被認定為僅具有裝飾性的用途，其認為若僅是單純的裝飾 則根本不會構成Directive 第 5 條第 2 項所欲規範的近似程度。Id. at para 35-37.

40 Id. at para 38-41.

41 Case R 283/199-3, Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A., 2002 E.T.M.R. 64.

生命力的形象，最後認為被告將「HOLLYWOOD」商標申請註冊於菸草產品會不當利 用並減損原告商標的形象與聲譽。⁴²OHIM於1999年3月駁回原告之異議，認為原告之據 爭商標雖於法國境內享有聲譽，但無法證明該商標具有活力、年輕、健康與生命力的形 象，而原告異議之主要理由就在於強調被告之申請案會不當利用或減損原告據爭商標的 此種形象，因此既然已經認定原告商標並無此種形象存在，則被告之申請案即欠缺不當 利用或減損據爭商標的可能性。⁴³原告對此異議決定不服，於1999年5月向OHIM上訴委 員會（Third Board of Appeal）提起上訴。

對於原告之上訴，OHIM上訴委員會針對CTMR第8條第5項之各款要件皆有表示意 見，其中關於「無正當理由」部分，其認為所謂「正當理由」的定義係指：商標申請人 應該被強制使用系爭標章，亦即：

(1) 縱使系爭標章會減損先前商標，仍不得要求該申請人放棄使用系爭標章；或 (2) 該申請人比先前商標之專屬權人更早享有使用系爭標章的權利。

此外，OHIM上訴委員會認為單純的下列情況不足以證明該申請人具有正當理由：

(1) 系爭標章能合宜地表彰其商品來源；

(2) 無論在歐盟地區境內或境外，該申請人已經使用系爭標章於其所欲登記之商品或類 似商品上；

(3) 該申請人雖已在歐盟某會員國境內申請註冊系爭標章並已取得商標權，但先前商標 之專屬權人比該申請人更早在該會員國境內提出註冊申請。⁴⁴

有鑑於上述見解，OHIM上訴委員會因此認定，本案被告雖於法國境內已取得

「HOLLYWOOD」商標的註冊（非登記在香菸產品上），但由於取得註冊的時間晚於 原告，因此該事由並不構成CTMR第8條第5項的「正當理由」。⁴⁵不過由此見解延伸可 以得知，倘若該申請人在歐盟某會員國內已取得系爭商標的註冊，且該註冊的時間比先 前商標之專屬權人於該會員國境內取得註冊之時間來得更早時，則上述情形應可被認定 為CTMR第8條第5項的「正當理由」。

42 Id. at para 1-4.

43 Id. at para 5.

44 Id. at para 101.

45 Id. at para 100, 102.

4.3.5.3 德國

德國法院亦針對「無正當理由」提出相關的實務見解，包括：

(1) Derrick.de⁴⁶

本案事實係「DERRICK」為一德國著名的電視影集，其主 角為一名德國警探，而本案被告使用自己名字「Derrick」作為網 域名稱「derrick.de」以宣傳自己的網路事業，導致許多網路使用 者為尋找該電視影集的網站而誤入被告之網站。德國法院對此認 為除非被告使用自己姓名之「全名」作為自身網站的網域名稱，

否則仍不得以「使用自己姓名之ㄧ部」作為登記該網域名稱之正 當理由。由此可知，依德國法院之見解，若使用自己姓名之「全 名」作為網域名稱，應可被認定為具有正當理由而得阻卻適用商

標淡化之規範。

(2) Deutsche Pest⁴⁷

本案原告德國郵政局享有「Deutsche Post」的商標權，而被 告以諷刺性方式將原告商標改為「Deutsche Pest」並使用在其老

舊卡車之ㄧ側。原告對此向德國法院提起訴訟，主張商標淡化，而被告以其享有言論自 由權作為抗辯。最後德國法院認為被告商標淡化行為成立，該種諷刺性的使用行為並不 構成具有正當理由。

(3) Shell⁴⁸

本案原告為德國燃料公司Shell，而被告Andreas Shell以其姓氏Shell作 為網域名稱「shell.de」來宣傳自己的翻譯服務。同樣地，許多網路使用者 為尋找原告燃料公司的網站而誤入被告之網站。德國法院對此再次表示「使 用自己姓名之ㄧ部」作為網域名稱不得逕認為具有正當理由。

4.3.5.4 荷比盧地區

在Claeryn/ Klarein案⁴⁹中，被告答辯主張「KLAREIN」係指「乾淨、純淨」的意思，

46 Davies, supra note 11, at 18 (citing Oberlandesgericht [OLG] [Court of Appeals] Hamburg Sep 21,2000, 3 U 89/00 (F.R.G.)).

47 Id. (citing LG [Landgericht] [Trial Court] Hamburg 2000, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 514-Markenbeeintrhtigung Deutsche Post (F.R.G.)).

48 Id. (citing Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Nov 22, 2001, IZR 138/99 (F.R.G.))

49 Case A 74/1, judgment of 1 March 1975, Jurisprudence of the Benelux Court of Justice 1975. 案例事實請參 閱本論文4.1.1.2，頁 62-63。

且屬於對自身之清潔產品為描述性的使用，此情形應可構成「具有正當理由」。然而荷 比盧法院卻採取相反的立場，認為被告若欲描述自己產品的特性，仍得使用其他字詞，

未必限於「KLAREIN」ㄧ字，因此認定被告使用「KLAREIN」的行為不具備正當理由。