兩造商標不同時之判斷

由 V Secret 案之判決理由可知，若被告並未使用原告著名商標完全相同之文字作為 商標使用時，即當兩造之商標並非完全相同時，則原告若欲主張被告之使用行為已對其 著名商標造成淡化，必須提出有關實際淡化結果之直接證據，其中最為法院所接受者為

「消費者調查」。

採取上述見解的聯邦法院眾多，其中又以 2006 年第二巡迴上訴法院的 Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.案最為明顯。

1. Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.⁷⁰

原告 Louis Vuitton Malletier 為著名之精品製造商，其產品包括皮包、配件、衣服、

珠寶與鐘錶等商品，並自1896 年起即使用「LV」兩字母之交錯樣式作為其商標使用在 上述商品上。於2002 年原告運用上述商標發展出底色為黑或白、LV 字母為彩色圖文之 系列包款，並於2003 至 2004 年花費 400 萬美金從事廣告宣傳。另被告 Dooney & Bourke, Inc.為一美國之手提包製造商，於 1975 年成立，並自 2001 年起使用「DB」兩字母之交 錯樣式作為其商標使用在其所生產之手提包上。於2003 年 7 月，被告亦應用其「DB」

之商標發展出彩色圖文系列包款，其手提包之底色亦設計為黑或白。於2004 年 4 月，

原告對被告之上述行為向其寄發警告信函，並於同年同月向聯邦地方法院起訴主張被告 對原告之著名商標從事商標侵權與商標淡化之行為。

68 Id. at 452, 453.

69 同此見解者尚包括 Nike, Inc. v. Variety Wholesalers, Inc., 274 F. Supp. 2d 1352 (2003); Pinehurst, Inc. v.

Wick, 256 F. Supp. 2d 424 (2003); General Motors Corp. v. Autovation Technologies, Inc., 317 F. Supp. 2d 756 (2004); Bliss Clearing Niagara, Inc. v. Midwest Brake Bond Co., 339 F. Supp. 2d 944 (2004); ACI Intl'.

Inc. v. Adidas-Salomon AG, 359 F. Supp. 2d 918 (2005); Nike, Inc. v. Top Brand Company Ltd., 2005 WL 1654859 (S.D. NY 2005) , Kinetic Concepts, Inc. v. Bluesky Medical Group Inc., 2005 WL 3068223 (W.D.Tex.2005).

70 Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc., 454 F. 3d 108 (2nd Cir. 2006).

圖1 原告 Louis Vuitton 商品（左圖）與被告 Dooney & Bourke 商品（右圖）

資料來源：原告官方網站http://www.vuitton.com

被告官方網站http://www.londonluggage.com

針對商標淡化部份，聯邦地方法院認為原告並未舉證證明有實際淡化結果存在，因 而判決原告敗訴。原告爾後於同年8 月上訴，而聯邦第二巡迴上訴法院依循最高法院在 V Secret 案之見解，認為雖然原告之系爭商標具識別性且係屬著名，但因本案之兩造商 標並非完全相同，因此縱使兩造商標係屬近似，仍不足以證明被告使用行為已造成原告 著名商標有實際淡化的結果發生，原告針對此點仍須提出直接證據加以證明，最後判決 原告敗訴。⁷¹

由上述見解可知，當被告所使用之商標或商業名稱並非與原告著名商標完全相同 時，則原告必須提出得證明系爭著名商標遭受實際淡化之直接證據，始有勝訴之機會，

72而依照美國最高法院在V Secret 案的指示，針對所謂得證明實際淡化的「直接證據」，

其明白指出「消費者調查」得作為此類證據。

2. 實際淡化的直接證據 (1) 消費者調查

若單純依據 V Secret 案之判決理由並無法得知所謂「消費者調查」應如何實際操作，

因此美國學術界針對此類直接證據提出數項可行之方案，以供著名商標權利人與律師界 參考。依據學者看法，此類消費者調查大致可分為以下三類：

71 Id. at 119.

72 同此見解者尚包括 Everest Capital Ltd. v. Everest Funds Management, L.L.C., 393 F.3d 755 (2005); Ty, Inc. v.

Softbelly’s Inc., 353 F. 3d 528 (2003); Starbucks Corp. v. Lundberg, 2004 WL 1784753 (D.Or. 2004);

Northwest Airlines, Inc. v. NWA Federal Credit Union, 2004 WL 1968662 (D.Minn. 2004); Kinetic Concepts, Inc. v. Bluesky Medical Group Inc., 2005 WL 3068223 (W.D.Tex.2005); Unique Sports Products, Inc. v.

Babolat VS, 403 F. Supp. 2d 1229 (2005); Omega S.A. v. Omega Engineering, Inc., 2005 WL 3307277 (D.Conn. 2005); Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. 2005 WL 3527126 (S.D.N.Y. 2005);

Switchmusic.com, Inc. v. U.S. Music Corp., 416 F. Supp. 2d 812 (2006).

A. 比較性調查（Comparative Survey）⁷³

此類調查方法之運作方式係將受訪者分為二組，此二組受訪者之共通點在於其皆知 悉某著名商標的存在，而唯一不同點在於一組的受訪者僅知悉有原告使用該著名商標，

而另一組受訪者卻知悉有原、被告皆同時使用該著名商標。⁷⁴而此種比較性調查的基本 模式就在於比較兩組受訪者對於該著名商標之印象有無不同，進而判斷此種差異是否屬 於因被告的使用行為而造成之實際淡化結果。例如今天有原告（即先權利人）甲與被告 乙皆使用某著名商標X，而 A 組受訪者僅知悉原告甲使用著名商標 X，但 B 組受訪者 同時知悉原告甲與被告乙皆使用著名商標X。接著利用比較 A、B 組受訪者對於著名商 標X 認知的不同，來判斷是否有實際淡化的情形發生。然而由於問題設計的不同，此類 型的調查方法又可再細分為以下四種類型：

類型（一）─問題：和著名商標 X 產生聯想的產品？

假設今天針對A、B 組受訪者的問題是：「當您看到 X 商標時，您會聯想到的商品 或服務為何？」若A 組受訪者（僅知悉原告甲使用 X 商標，以下同）中有 90%連想到 原告甲的產品或服務，但 B 組受訪者（同時知悉原告甲與被告乙皆使用 X 商標，以下 同）僅有80%連想到原告甲的商品或服務，則兩者間存在有 10%的差距，而此 10%的差 距即可認定為係因被告亦使用著名商標 X 而造成該著名商標之識別性受到淡化或減 損，亦即利用兩組受訪者在面對某著名商標時，其會聯想到的商品或服務來源的差異，

作為證明該著名商標識別性受到實際淡化的證據。⁷⁵ 類型（二）─問題：和著名商標 X 產生聯想的產品？

此類型的運作模式其實與類型（一）完全相同，亦即問題相同，比較的方式亦同，

然而類型（一）與類型（二）的差異在於類型（二）的比較重點不強調兩組受訪者聯想 到原告商品的人數比例的多寡，而注重在受訪者是否會將該著名商標與被告產生聯想。

76例如今天針對A、B 組受訪者的問題同樣是：「當您看到X 商標時，您會聯想到的商品 或服務為何？」若 A 組受訪者都僅單純聯想到原告甲的產品或服務，但 B 組受訪者卻 同時聯想到原告甲與被告乙的商品或服務，則兩組受訪者間對於著名商標X 所表彰之商 品或服務來源即存有差異，而此種差異即可認定為係因被告亦同樣使用著名商標X 而造 成該著名商標X 之識別性已遭受淡化或減損；亦即同樣是利用兩組受訪者在面對某著名 商標時，其會聯想到的商品或服務來源的差異，作為證明該著名商標識別性受到實際淡

73 Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners in Part at 22-24, Moseley (No. 01-1015).

74 Patrick M. Bible, Defining and Quantifying Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995:

Using Survey Evidence to Show Actual Dilution, 70 U. COLO. L. REV. 295, 331 (1999).

75 Id. at 330.

76 See William G. Barber, How to Do a Trademark Dilution Survey (or Perhaps How Not to Do One), 89 T^RADEMARK R^EP. 616, 617-20 (1999).

化的證據。⁷⁷

類型（三）─問題：著名商標 X 的屬性或評價？

此類型的消費者調查主要係針對著名商標之信譽是否已受淡化或減損所為之調 查。假設今天針對A、B 兩組受訪者的問題是：「請寫出您對X 商標的印象或評價為何？」

若比較A、B 兩組的調查結果發現，B 組受訪者對於 X 商標的印象多為負面評價或較少 正面評價，或此種現象的發生比率比 A 組頻繁，則可藉此推論原告的著名商標 X 係因 被告的使用行為而導致該商標之信譽受到淡化或減損，亦即 B 組受訪者對於 X 商標會 產生較多負面評價的原因係歸咎於被告亦同時使用該著名商標X，因此可將此類調查結 果作為原告著名商標之信譽已遭受實際淡化的證明。⁷⁸

類型（四）─問題：請對 X 商標所表彰的商品或服務評分？

此類型的調查同樣係針對著名商標之信譽是否遭受淡化所為之調查，不過在問題設 計上與類型（三）有些許不同。例如今天針對 A、B 兩組受訪者的問題是：「請您對 X 商標所表彰之商品或服務，在1 至 10 分的範圍內評分？」若 A 組受訪者對 X 商標所表 彰之商品或服務評等為9.1 分，但 B 組受訪者卻僅評等為 7.8 分，則兩者間存有 1.3 分 的差距，而此差距即可認定為係因被告亦使用著名商標X 而造成該著名商標之信譽遭受 淡化或減損，亦即利用兩組受訪者在面對某著名商標時，其對於該商標所表彰之商品或 服務來源的評等差異，作為證明該著名商標之信譽已受到實際淡化的證據。⁷⁹

綜觀上述之調查方法，其皆以比較性的模式來證明實際淡化的結果，然而由於類型

（三）與類型（四）的調查目的在於探究受訪者對某商標的評價，而評價往往會牽涉消 費者主觀層面的認知，因此這兩種類型的調查方法在實際運作時常常會因為主觀因素過 重，⁸⁰或調查者問題設計不當，導致最後調查結果被法院認定為證明力不足，因此無法 有效證明實際淡化的結果。⁸¹

B. 標竿性調查（Benchmark Surveys）⁸²

此種調查係指在實際淡化的爭議發生前，著名商標權利人即先針對該著名商標之印

77 Id.

78 See supra note 73, at 22-23.

79 Bible, supra note 74, at 328-329.

80 Thomas J. McCarthy, Trademark in Transition Institute for Intellectual Property & Information Law Symposium, Proving A Trademark Has Been Diluted: Theories Or Facts?, 41 HOUS. L. REV. 713, 745 (2004).

81 例如 2004 年聯邦地院 Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 17295 (S.D.N.Y. 2004)，原告雖提出類型（三）的調查結果作為實際淡化的直接證據，但法院最後仍以該調查

之問題設計過於模糊（例如皮包係限指手提包抑或包含零錢包）、調查結果欠缺客觀性（例如原告無故

中斷先前之調查卻又事後重新調查）、調查範圍設定過廣（例如調查範圍應僅限於識別性或信譽部份，

但原告的問卷設計還包含購買慾）等原因，判決該調查結果證明力不足，無以證明實際淡化的存在。

82 Dale M. Cendali & Bonnie L. Schriefer, A Decade of Dilution: Development in Dilution and the Prospect of a New Federal Statute, Address at INTA 127th Annual Meeting (May 16, 2005), in D^ILUTION SPEECH DOC., at 14.

象或評價向消費者進行訪問。待商標淡化爭議發生後，商標權利人再次進行同樣的調 查，以判斷前後之調查結果有無不同，藉此差異作為證明實際淡化已發生的根據。然而 此調查方法的缺點在於事後的消費者調查往往已不具實益，理由在於必須實際淡化的情 形已明顯發生，前後調查結果的差異才能完整呈現，因此在實際淡化輕微時，由於前後 調查結果的差異尚不明顯，因此導致著名商標權利人在被告使用行為之初並無法利用此 項調查方法有效且立即得阻止該項行為，必須待實際淡化結果已明顯發生後始得利用此 種方法證明其受有損害，此對於權利人的保護顯然不足，同時亦欠缺救濟的實益。

象或評價向消費者進行訪問。待商標淡化爭議發生後，商標權利人再次進行同樣的調 查，以判斷前後之調查結果有無不同，藉此差異作為證明實際淡化已發生的根據。然而 此調查方法的缺點在於事後的消費者調查往往已不具實益，理由在於必須實際淡化的情 形已明顯發生，前後調查結果的差異才能完整呈現，因此在實際淡化輕微時，由於前後 調查結果的差異尚不明顯，因此導致著名商標權利人在被告使用行為之初並無法利用此 項調查方法有效且立即得阻止該項行為，必須待實際淡化結果已明顯發生後始得利用此 種方法證明其受有損害，此對於權利人的保護顯然不足，同時亦欠缺救濟的實益。