修正草案評析

針對經濟部智慧財產局所提出之修法建議，其在用意上雖然值得肯定，但在文字上 仍然產生許多爭議，包括：

1. 「視為侵害商標權」的文字是否適當？

所謂商標侵權行為，應係指任何未經商標權人同意，而於商業過程中，使用相同或 近似於他人商標之標識，藉此表彰自己之商品或服務的行為。³⁵此看法可從美國聯邦商 標法與歐洲經濟共同體商標相關指令針對商標侵權行為之規定得知。³⁶因此，依照修正 草案第62 條第 1 款、第 2 款所規範的行為來看，該款行為本屬於商標侵權行為的態樣 之一，亦即該行為本為商標法所欲規範之對象，但修正草案第62 條第 1 款、第 2 款所

32 行政院經濟部智慧財產局，〈我國商標法修正之芻議〉投影片，頁 41-42。請參閱智慧局網站

<http://www.tipo.gov.tw/attachment/tempUpload/365625088/我國商標法修正之芻議 0509.ppt> (visited June 7, 2007).

33 “The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, […]

(c) the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts; provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.” Council Directive 89/104, 1981 O.J. (L 40) 1, art. 6(1)(c) (EEC).

34 Lanham Act § 43(c)(3) (2006); 15 U.S.C. § 1125 (c)(3) (2006)

35 陳昭華，前揭註 9，頁 19。

36 美國 Lanham Act 將商標侵權行為統一規定於 Section 43，其中即包括商標淡化行為（Section 43(c)），

而歐洲經濟共同體商標相關指令（Council Directive 89/104, 1981 O.J. (L 40) 1 (EEC)）的第 5 條亦是採 取相同的規範方式，即並未針對商標淡化行為採取「法律擬制視為侵權」的方式加以規範，此可參閱 15 U.S.C. § 1125(c) (2006); Council Directive 89/104, 1981 O.J. (L 40) 1, art. 5 (EEC).

使用之文字仍然是「視為侵害商標權」，似乎表示該款行為原本並非商標侵權行為，而 係藉由法律擬制的方式將其同樣視為商標侵害。此種認知似乎窄化了商標侵權行為的意 義，³⁷且亦與美國聯邦商標法與歐洲經濟共同體商標相關指令的規範方式不同。

2. 是否應限於行為人使用在「非類似之商品或服務」的情形？

在美國的商標淡化修正法（TDRA）與歐盟的商標淡化法制當中，針對商標淡化行 為的適用條件，已經不再限於後使用者使用在「不類似之商品或服務」的情形，其理由 除了是擴大對於著名商標的保護外，更重要的是當後使用者使用在相同或類似之商品或 服務時，其更容易造成商標淡化的損害，況且商標淡化與混淆誤認的情形本來就可能同 時存在，³⁸兩者實際上並非互斥的關係，因此修正草案第62 條第 1 款將商標淡化的適用 情形限於後使用者使用在「不類似之商品或服務」，實有不妥。

3. 適用客體是否應限於著名「註冊」商標？

經濟部智慧局在修法背景說明中曾提到：「然而，現行商標法在積極阻止他人使用 方面，僅對於著名之註冊商標提供保護，對於著名之未註冊商標，則以公平交易法提供 保護。惟不同的法律有不同的立法目的與構成要件，有時甚至造成罰則輕重失衡之問 題，依註冊與否區分適用的法律並不妥適。」³⁹其所指的是當後使用者使用著名註冊商 標致生混淆誤認之虞時，應適用目前商標法第62 條第 2 款規定，而當後使用者使用著 名之未註冊商標致生混淆誤認之虞時，則必須適用公平交易法第 20 條之規定。然而在 商標淡化的情形，當後使用者使用著名註冊商標致減損其識別性或信譽時，係適用目前 商標法第62 條第 1 款規定，而當後使用者使用著名之未註冊商標致減損其識別性或信 譽時，雖然無法適用商標法第62 條第 1 款，但仍得適用公平交易法第 20 條與第 24 條 之規定，⁴⁰則在商標淡化的情形，若區分註冊與未註冊商標，不也同樣會產生商標法與

37 「視為侵害商標權」的文字似源自日本商標法的規定，蓋日本商標法對於商標侵權的定義係限於行為

人使用與註冊商標相同之商標於指定之商品或服務的行為，至於行為人使用與註冊商標近似之商標於 指定商品或服務上，或使用註冊商標或近似商標於與指定商品或指定服務類似之商品或服務上的行

為，依日本商標法第37 條第 1 款規定，皆屬於「視為侵害商標權或專用使用權」。另日本商標法第 67

條第1 款規定：「下列行為，視為對商標權或專用使用權之侵害行為：使用註冊防護商標於指定商品或

指定服務。」由此可知，日本商標法對於「行為人使用與註冊商標相同之商標於指定之相同商品或服 務」以外之行為且會影響競爭秩序者，一概以「視為侵害商標權」處理。然而歐美各國之商標法並未 採取如此狹義之認定，其將「任何未經商標權人同意，而於商業過程中，使用相同或近似於他人商標

之標識，藉此表彰自己之商品或服務的行為」皆列為商標侵權行為；至於我國商標法，依照第61 條與

29 條之規定，「（一）於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者、或（二）於類似之商品或 服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者、或（三）於同一或類似之商

品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，皆列為侵害商標權。由

此可知，我國對於商標侵害的定義已逐漸趨向歐美的立法例，因此是否仍有必要依循日本法的體例繼 續沿用「視為」二字，的確有其探討的餘地。

38 如我國高等法院 94 年智上易字第 5 號判決即認為被告之使用行為對於原告之著名商標將同時造成混淆

誤認與減損商標識別性或信譽的情形。

39 行政院經濟部智慧財產局，前揭註 31。

40 台北高等行政法院 91 年訴字第 4522 號判決即謂：「其行為不但有使消費大眾誤認其產品與參加人之商

品有所關聯，甚已減損參加人『田邊』、『TANABEL』商品表徵之特殊性與識別性，進而使參加人長期

公平交易法的割裂適用？倘若是基於我國註冊主義的要求，則為何又在商標法第 23 條 第1 項第 12 款中並未加上「註冊」著名商標之要件？而此兩款同樣係為保護著名商標，

為何採取不同之標準？⁴¹此點實在耐人尋味。

4. 修正草案第 62 條第 3 款規定「惡意」的主觀要件是否適當？

依照修正草案第62 條之規定，其將目前第 62 條第 1 款後段與第 2 款後段有關「以 他人著名註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、團體名稱或網域名稱」之行 為單獨規定，主要係因為此種行為雖非傳統之商標侵權行為態樣，但仍會造成混淆誤認 之虞或減損著名商標識別或信譽之虞，而仍有規範之必要，因此將其列為擬制商標侵權 之規定。此外，智慧局為明確其主觀要件的意義，將原本的「明知」要件改為「惡意」，

即後使用者必須有欲獲取不正利益之意圖，始受本款之規範。而本款之規定係規定為「視 為侵害商標權」，則權利人所得之救濟即依照商標法第61 條之規定，包括排除侵害、防 止侵害與損害賠償。再依照目前修正草案第 61 條之規定，商標侵權的主觀要件係依照 權利人請求內容之不同而分別訂定，即當權利人係請求排除及防止商標權侵害時，不以 行為人主觀上具有故意過失為必要；但若權利人欲請求損害賠償時，則行為人主觀上仍 須具有故意或過失。然而結合兩條文之後會發生爭議的地方在於：若著名商標權利人起 訴主張行為人未得其同意，以其著名註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、

團體名稱或網域名稱，將致相關消費者混淆誤認或減損其著名商標之識別性或信譽，權 利人並依照商標法第 61 條請求排除侵害或防止侵害時，則行為人此時是否仍須具備惡 意的主觀要件？同樣的情形，若權利人係請求損害賠償時，則行為人之主觀要件係適用 修正草案第62 條第 3 款中「惡意」的標準，還是適用修正草案第 61 條第 1 項「故意過 失」的標準？而此種矛盾是否可解釋成商標法修正草案第62 條第 3 款為第 61 條第 1 項 之特別規定？其特別之目的為何？此亦不得而知。

5.4 小結

在民國92 年 5 月，我國為符合 TRIPs 與 WIPO 有關著名商標保護的規定，因此在 商標法中引進商標淡化理論，制定商標法第23 條第 1 項第 12 款與第 62 條第 1 款之規 定。然而該兩款規定原本係欲加強對著名商標之保護，卻因第62 條第 1 款的文字選用 上有瑕疵，造成法院在適用本款規定時發生極大爭議，最後導致該款規定不但無法有效 保護著名商標，反而形成保護的障礙，最明顯的例子就是「致減損著名商標之識別性或 信譽」的要件，由於法院對此要件的認知不同，導致在相同的事實背景下卻獲得不同的 判決結果，此可從前面所評論之實務案例中得到證實。然而有趣的是，我國目前面臨的 窘境，與美國在V Secret 案作成之後的情況幾乎相同。而智慧局有鑒於上述爭議，因此

努力所建立之著名表徵產生淡化、稀釋之效果，並非單純普通使用公司名稱之方法，顯屬違反行為時 公平法第二十四條所稱足以影響交易秩序之顯失公平行為。」

41 針對商標法第 23 條第 1 項第 12 款為何不要求「註冊商標」的要件，以及同法第 62 條第 1 款為何又添

加「註冊商標」的限制，在此兩款之立法理由中皆未曾說明。詳細說明請參閱前揭註21。

目前已著手修正該項條文之規定，其相關修正草案於本論文5.3 中已作過說明，其中最 重要的，就是修正草案將商標淡化之結果要件從「致減損著名商標之識別性或信譽」修 正為「致減損該商標之識別性或信譽之虞」，亦即將來著名商標權利人欲依照商標法第 62 條請求商標淡化之相關保護時，僅須證明行為人之使用行為會造成著名商標有「淡化

目前已著手修正該項條文之規定，其相關修正草案於本論文5.3 中已作過說明，其中最 重要的，就是修正草案將商標淡化之結果要件從「致減損著名商標之識別性或信譽」修 正為「致減損該商標之識別性或信譽之虞」，亦即將來著名商標權利人欲依照商標法第 62 條請求商標淡化之相關保護時，僅須證明行為人之使用行為會造成著名商標有「淡化