Autozone, Inc. v. Strick

此為伊利諾州南區聯邦地院之案例。原告 Antozone Inc.為一汽車零件零售商，其註 冊「AutoZone」作為商標並使用在汽車零件相關產品上，且註冊「www.autozone.com」

為其網域名稱。被告Michael Strick 與 Strick, Inc.為一位於芝加哥的獨資快速加油站，其 提供之服務包括加油與洗車服務。其在1996 年於伊利諾州註冊「Oil Zone」為商標、使 用在加油服務上，並同時使用「Wash Zone」標章於洗車服務上。而原告自 1998 年 12 月即知悉被告使用「Oil Zone」與「Wash Zone」兩標章。原告於 2003 年 11 月對被告提 起訴訟，主張被告使用「Oil Zone」與「Wash Zone」兩標章之行為構成商標侵權、不公 平競爭與商標淡化，請求法院判決禁止被告繼續使用此二標章。¹⁰⁶

針對商標淡化部份，法院認為雖然 TDRA 之規定已減輕原告在商標淡化結果要件的 舉證責任，但僅是減輕而非免除責任，亦即當原告主張被告使用某標章會致其著名商標 有淡化之虞的情形時，原告仍須針對淡化之虞的情形負舉證責任，¹⁰⁷並非因兩造商標相 似即可直接斷定其中必有淡化可能性發生。由於原告在本訴訟中針對商標淡化的主張未 提出任何證據證明其著名商標會因被告之行為而有遭受淡化的可能性，因此法院對此部 分判決原告敗訴。

3.4.3.2 Century 21 Real Estate LLC v. Century Insurance Group¹⁰⁸, Century 21 Real Estate LLC v. Century Surety Co.¹⁰⁹

此為亞歷桑那州聯邦地院之案例。原告 Century 21 Real Estate LLC 為一房地產仲介 公司，於1971 年成立並以加盟方式經營。原告於 1972 年開始使用「Century 21」標章，

並分別於1977 年與 1978 年註冊「Century 21」與「Century 21 & Design」為其商標，使 用在房地產仲介服務上。於1987 年，原告又以「Century 21」註冊於保險仲介服務上，

且自1976 年起，原告在房屋仲介業中已具有領導地位。

被告 Century Surety Co.與 Century Insurance Group 為一保險業者，於 1978 年成立，

其提供之服務包括具擔保公司債、非標準風險之商業保險、海上保險、商業責任險等。

於1997 年 9 月，被告向美國商標專利局申請註冊「Century Surety Group」與「Century Insurance Group」兩標章使用於上述服務，並於 2001 年取得「Century Insurance Group」

的商標註冊。於2003 年 9 月，原告向法院起訴請求撤銷被告「Century Insurance Group」

之商標，並對「Century Surety Group」之商標註冊申請提出異議，其主張之理由即包括

105 Autozone, Inc. v. Strick, 466 F. Supp. 2d 1034 (S.D. Ill. 2006).

106 Id. at 1036, 1037.

107 Id. at 1045.

108 Century 21 Real Estate LLC v. Century Insurance Group, 2007 WL 484555 (D.Ariz.2007).

109 Century 21 Real Estate LLC v. Century Surety Co. 2007 WL 433579) (D.Ariz. 2007).

商標淡化。

針對原告商標淡化之主張，法院雖認為原告之「Century 21」與「Century 21 & Design」

商標係屬著名商標，但仍以下列事由認定被告之商標或標章對原告之著名商標不致生淡 化之虞：

(1) 雖 TDRA 之規定已減輕原告在商標淡化結果要件的舉證責任，但規範的前提要件仍 必須是兩造商標「完全或幾乎相同」或「實質近似」。¹¹⁰而就原告的「Century 21」

與「Century 21 & Design」商標整體觀之，該著名商標與被告之「Century Surety Group」

與「Century Insurance Group」商標並不近似。雖然「Century 21」整體而言具備識別 性，但若單就「Century」ㄧ字而言，其在房地產與保險仲介業已使用得相當普遍，

因此識別性較低。

(2) 原告對於「Century」ㄧ字從未實質上專屬或單獨使用，或對之申請註冊。

(3) 原告無法證明消費者單從「Century」ㄧ字即可聯想到原告「Century 21」的商標，亦 無法證明兩造商標會在消費者心中形成聯想。

(4) 被告使用「Century Surety Group」與「Century Insurance Group」商標的原因在於

「Century」為其原始公司 Century Agency Inc.的特取名稱，而「Surety」與「Insurance」

為其從事之業務，因此並無惡意攀附原告商譽之情事。

(5) 兩造之商標已併存 15 年。在此期間，原告從未知悉有被告商標存在。¹¹¹ 3.4.3.3 Nike, Inc. v. Nikepal Int’l, Inc.¹¹²

此為加州聯邦地院之案例。原告 Nike, Inc.為著名之運動用品設計、研發與通路商，

於 1968 年開始經營，並自 1971 年開始使用「NIKE」標章行銷產品。被告 Nikepal International, Inc.係一位於加州之進出口貿易商，於 1998 年成立，其進出口之產品包括 注射器、真空管與紙盒等。於2000 年 9 月，被告向美國專利商標局申請註冊「NIKEPAL」

作為其服務標章，但隨後為原告提出異議，主張被告之標章對其著名商標「NIKE」將 產生混淆誤認之虞及淡化之虞，然該主張並未被商標審定與上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board，簡稱 TTAB）所採納。原告不服，上訴至聯邦地院，除請求法院撤銷 TTAB 之決定與駁回被告標章之註冊申請外，並同時請求法院依 TDRA 之規定判決被告 禁止使用「NIKEPAL」標章與給付損害賠償。¹¹³針對原告所提之主張，原告提出消費者 調查以證明被告之標章對其著名商標有淡化可能性。該報告係針對被告之潛在消費者進 行調查，並指出原告之「NIKE」商標係屬著名，且上述消費者於進入被告之網站

「www.nikepal.com」時會聯想到原告的商標。被告答辯主張該網域名稱並非被告之服務 標章、原告之調查僅利用電話進行訪問及受訪對象並非針對一般消費大眾等。¹¹⁴

110 See supra note 108, at 14.

111 Id. at 3-5.

112 Nike, Inc. v. Nikepal Int’l, Inc., 2007 WL 609864 (E.D.Cal. 2007).

113 Id. at 1.

114 Id. at 3.

針對兩造之陳述，受訴法院認為所謂消費者調查，只要其在執行面上符合一般原 則，即具備證據能力，至於其他有關調查方法、母群選擇、可信度、問題設計或調查者 訓練等事項是否合宜，則應屬於證明力的問題。關於證據能力的判斷係由法官決定，而 證明力之高低則應由陪審團決定。而受訴法院認為被告對於原告所提之調查報告提出上 述質疑，此應屬於證明力之範圍，須待本案件進入事實審理時由陪審團加以決定，因此 在現階段應先認可該調查報告具備證據能力，隨後該報告是否足以證明被告之標章有致 原告著名商標產生淡化可能性的爭議，應之後由陪審團加以認定。¹¹⁵

3.4.3.4 Pet Silk, Inc. v Jackson¹¹⁶

此為德州南區聯邦地院之案例。原告Pet Silk, Inc.銷售之產品為寵物用品，並為「Pet Silk®」商標之專屬被授權人，且使用「www.petsilk.com」作為其公司之網域名稱長達 15 年之久，目前並擁有 40-50 家通路商。被告 Jackson 原為原告之核准通路商，其於自 身之網站上使用原告之系爭商標，但卻未註明該網站並非原告所有。由於雙方產生爭 議，因此原告於2006 年 7 月終止其與被告之合作關係，而在此之後被告於其網站上所 販售之原告商品皆係被告自其他通路商購買而取得。被告在合作關係終止後，仍在其網 站上表示其為原告之核准通路商，並利用「www.petsilkonline.com」網站引導網路使用 者進入其自身網站「www.mjm-petsilk.com」，且網頁上並安排有超聯結（hyperlink）引 導消費者點擊查詢其所販售之原告商品。¹¹⁷原告因此於 2006 年 7 月針對被告之上述行 為向法院提起訴訟，請求法院依TDRA 之規定判決命被告：1禁止使用 petsilk 作為其網 域名稱；2禁止被告對外宣稱其為原告之核准通路商；3禁止被告向他人簽訂通路契約，

約定被告方為原告商品之批發商，而他方為該產品之次通路商。¹¹⁸

針對商標淡化部份，受訴法院首先認為原告之「Pet Silk®」具備識別性且係屬著名。

119再者，法院認定被告因下列行為而有致原告之著名商標產生淡化可能性：

1. 被告使用相似於原告著名商標之文字作為其網域名稱；

2. 被告面對原告商品之潛在通路商的電話詢問時，表示其即為原告本人；

3. 被告向他人簽訂通路契約，約定被告方為原告商品之批發商，而他方為該產品之次 通路商。

4. 被告告知原告之潛在通路商自己為原告唯一的合法代理人。¹²⁰ 最後受訴法院判決被告敗訴，並准許原告請求頒發禁止令。

3.4.3.5 Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.¹²¹

115 Id. at 4, 5.

116 Pet Silk, Inc. v Jackson, 2007 WL 951635 (S.D.Tex. 2007)

117 Id. at 1, 2.

118 Id. at 3.

119 Id. at 5.

120 Id. at 6.

此案例係先前討論之 Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.案的後續發 展，¹²²即原告針對被告修法前且繼續進行的使用行為，依現行TDRA 之規定請求金錢上 的損害賠償。原告主張目前TDRA 之規定既已明白表示若原告得證明被告行為對其著名 商標有淡化可能性、且原告係屬故意時，則法院應准許原告請求金錢上損害賠償。¹²³ 針對原告的說法，受訴法院表示反對之見解，理由在於 TDRA 第五款(a)項已明確 規定：「如有下列情況時，依照法院之心證與衡平原則，著名商標權利人並得請求第35 條(a)款及第 36 條所列之救濟：A、在商標淡化修正法制定後，該具有模糊淡化或污損 淡化之虞的標章或商業名稱為被告第一次於商業上使用。」而在本案中，被告之使用行 為係在TDRA 制定前既已發生，則不符合條文所述之「在商標淡化修正法制定後，該標 章或商業名稱為被告第一次於商業上使用」的要件，因此若原告仍欲請求金錢上損害賠 償，則必須依原本FTDA 規定及 V Secret 案之見解，證明被告行為對其著名商標致生實 際淡化的結果，始得請求之。¹²⁴最後法院駁回原告之請求。

3.4.3.6 Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC¹²⁵

此為維吉尼亞州聯邦地院之案例。原告Louis Vuitton Malletier S.A.係ㄧ高級精品製 造商，其生產之商品包括行李箱與手提包等。原告早於1896 年即以「LV」字母之交錯 樣式配合圖紋作為商標使用，其所生產之商品定價係介於250 至 1600 元美金不等。而 被告Haute Diggity Dog, LLC 為一販售寵物狗所使用的填充玩具，其產品的特色在於商 品名稱皆以諷刺精品品牌而加以命名，例如 Chewnel # 5（暗諷 Chanel No. 5）、Dog Perignon（暗諷 Don Perignon）、Chewy Vuitton（暗諷 Louis Vuitton）與 Sniffany & Co.

（暗諷Tiffany & Co.）。其商品價格則多為美金10 元左右。¹²⁶原告針對被告使用「Chewy Vuitton」作為商品名稱的行為向法院提起訴訟，主張其構成商標侵權與商標淡化。

針對商標淡化的主張，受訴法院認為原告陳述可分為兩部份：

(1) 模糊淡化：受訴法院參酌第二巡迴上訴法院的見解認為，以諷刺性的方式使用著名 商標未必會減損該商標之識別性，理由在於諷刺性使用的成功關鍵在於使消費者不 斷地聯想到原告的著名商標，¹²⁷亦即諷刺性使用的目的就是要讓消費者聯想到該著

(1) 模糊淡化：受訴法院參酌第二巡迴上訴法院的見解認為，以諷刺性的方式使用著名 商標未必會減損該商標之識別性，理由在於諷刺性使用的成功關鍵在於使消費者不 斷地聯想到原告的著名商標，¹²⁷亦即諷刺性使用的目的就是要讓消費者聯想到該著