二、 淡化理論的起源與理論基礎
2.3 淡化理論的保護基礎與爭議
2.3.1 保護基礎
2.3.1.1 從商標功能建構商標保護
商標保護的基礎法理可分為下列五點：21 1. 禁止不公平競爭
由於商標保護相關規範之立法政策係以商標之辨識來源功能為核心，因此絕對禁止 任何人假冒（passing off）其商品或服務係由他人所提供。
2. 保護商標之商業魅力
美國聯邦最高法院 Frankfurter 法官曾經表示，「商標規範所賦予的保護，係法律承 認標識具有一定的心理作用。如有任何人竊用他人所創造的符號魅力，得據此請求法律 賠償。」22
3. 保護商標的資訊價值
商標能將有關商品或服務之品質與特性的產品資訊傳達給消費者，因此在本質上，
商標被認為是企業之商品或服務的「消費者介面」（consumer interface），23而有值得保
20 美國相關案例包括 Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183, 1191(E.D.N.Y 1972); Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prod., Inc., 73 F.3d 497 (2nd Cir. 1996); Eastman Kodak Co. v. Rakow, 739 F.
Supp. 116 (W.D.N.Y.1998); Dallas Cowboys Co. v. Cheerlaeders Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200 (2nd Cir. 1979).
21 Doris Estelle Long, Fundamental Principles of Trademark and Unfair Competition Law, 713 PLI/Pat 209, 217-219 (2002).
22 Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co., 316 U.S. 203, 205 (1942).
23 Gale R. Peterson, Overview of Intellectual Property, 762 PLI/Pat 11, 163 (2003).
護的經濟價值。此等資訊價值主要係透過品質控管標準的嚴格適用，以及防止損害商譽 兩方面來實踐保護。
4. 避免消費者對商品間的贊助關係或組織關聯產生混淆
商標被視為係表彰商標所有人對某些商品或服務的認可、贊同；即便消費者不認為 該所有人係彼等產品之提供者亦然。結合前述之資訊價值，商標得以辨識、表彰不同商 品或服務與其品質水準，而藉此經濟功能，便能大幅降低消費者的搜尋成本。24
5. 鼓勵競爭
商標制度促進市場競爭的原因在於其能協助消費者分辨處於競爭關係的商品，同時 藉由確保該產品之商譽不被其他競爭者所盜用，亦可鼓勵製造者維持產品一貫的良好品 質。
隨著交易型態與經濟環境的轉變，商標扮演的角色也不斷更動，繼而牽引保護基礎 的延伸或革新。但須注意的是，各個時空下的商標功能或保護基礎均非單一存在，只是 在多者當中傾向其中之ㄧ。就傳統商標法而言，即以「消費者保護」為核心目標，25僅 有在影響消費者權益的範圍內，商標所有人之利益才會被考量而予以保護。26
不過，淡化理論所擴張的保護範圍早已超越傳統商標法之界限。雖然容許淡化訴求 成立的表面理由是原告商標將因此失去其識別性及其辨識來源之能力，但在淡化理論毋 須以混淆誤認之虞為要件的同時，也忽略了傳統商標法所重視的「消費者心理」。27這也 呼應Frank Schechter 教授不願以大眾心理狀態作為商標保護判斷基礎的信念，並解釋淡 化理論將與傳統商標法制格格不入；換言之，淡化理論不再以保護表彰商品來源之傳統 商標功能為重心，而是保護商標所有人溢注之投資，避免被竊用或搭便車。28
然而淡化理論雖不再以消費者保護為首要之務，但也未必會損及消費者權益。以前 述之ODOL 案為例，法院認為之所以禁止被告使用原告商標，係由於「當大眾一眼望見 原告商標時，立即會想起其所生產之商品，並預想有相同商標之其他商品亦應同樣享有 良好的品質」；29換言之，如能抑制該等使用的情形，將能保留原告商標的高度識別性，
並最大化其作為消費者獲得市場資訊之效用，而可避免前使用者為強調、突顯該商標係 表彰自己商品並與後使用者有所區隔，因而耗費額外的廣告費用，最後轉嫁給消費者，
24 RICHARD A.POSNER,ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 49 (5th. ed., 1998).
25 Enright, supra note 11, at 938.
26 Mark A. Kahn, May the Best Merchandise Win: The Law of Non-Trademark Uses of Sports Logos, 14 MARQ. SPORTS L.REV. 283, 284, 286, 298 (2004).
27 Id. at 293.
28 I.P. Lund Trading ApS and Kroin Inc. v. KOHLER CO. and Robern, Inc., 163 F.3d 27, 50, 53 (1st Cir. 1998).
29 Schechter, supra note 3, at 831-832.
增加消費者的購買成本。30
2.3.1.2 保護商標所有人之財產權
淡化理論在商標與商品之單一來源間建立起牢固且獨特之連結，所保護者不再是防 止大眾混淆，而是商標的財產利益，31如Schechter 教授以回饋創造名聲與維護品質之投 資為由，認為應賦予獨特性商標如同其他有形資產一般的獨立財產權，32亦即淡化理論 在偏離消費者保護的意旨後，已帶領商標法走向以「財產權」作為理論基礎之境地。33此 外，亦有認為著名商標是強而有利的市場工具，足以創造顧客忠誠度與商譽，同時表彰 特定商品水準，能刺激購買並增進公平競爭，樹立商業行為準則；然而如此價值可觀的 商標卻容易因漫無限制的使用而減損識別性，造成傷害，因此亟需制定反淡化之規範。
34總結來說，基於商標的獨特性與銷售力，為避免因他人使用而逐漸弱化、削減該等價 值，並就商標所有人商譽與幾近絕對之財產權造成無可回復之損害，故以淡化理論來擴 大保護商標權利。
2.3.2 淡化理論的爭議
承前所述，由於淡化理論的產生導致商標本身逐漸財產權化，而在如此進化的過程 中，最為顯著的爭議就是商標獨占與侵害公共領域。
2.3.2.1 商標獨占與提高社會成本
就經濟的觀點言之，商標的財產權化的確可能造成商標獨占，35亦即商標保護不再 以「作為辨識使用」為基礎，反而是提供先占商標、鎖死特定商標使用的管道，無形中 鼓勵投機份子藉此攫取利益，同時導致過多字詞用語被私有化。此外，若以成本角度立 論，商標財產權化將會以各種形式提高社會成本，譬如受保護的商標設計，會因為失去 競爭而價格上揚。其次，商品或服務提供者也因此需付出更多成本，例如財產權訴訟費 用或高額商標授權金。總而言之，商標愈財產權化，社會大眾所付出之交易成本則愈高 昂。36
2.3.2.2 侵害公共領域
30 JANE C.GINSBURG,JESSICA LITMAN,DAVID GOLDBERG, AND ARTHUR J.GREENBAUM,TRADEMARK AND
UNFAIR COMPETITION LAW 59 (2nd ed., 1996).
31 THOMAS J.MCCARTHY,MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §24:100 (4th ed., 2004).
32 Schechter, supra note 12, at 150, 164-166.
33 Kahn, supra note 26, at 293.
34 The USTA Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors, 77 Trademark Rep. 375, 387, 455-456 (1987).
35 Glynn S. Lunney, Trademark Monopolies, 48 EMORY L.J. 367, 373 (1999).
36 Mark A. Lemley, The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense, 108 YALE L.J. 1687, 1696-1697 (1999).
智慧財產權法之制定將促使愈來愈多人類文化中基本的符號性與象徵性資源自公 共領域中被搬移出來，轉而歸於私人所有。37因此為實踐自由競爭政策，故以保留公共 領域為原則，例外情況才賦予智慧殘產權保護，尤其是商標法制，假若經由財產化擴張 商標的保護範圍，而同時又缺乏相當配套措施，則必定會摧毀此一「原則─例外」之平 衡狀態，而此即為淡化理論最常為人詬病的地方，理由在於過度廣泛適用淡化理論將吞 噬競爭狀態與侵犯公共領域，譬如社政評論或藝術創作，將會因此減少可以發揮的空間 而言論自由受到壓抑。
2.3.3 小結
承前所述，淡化理論的產生的確會加劇商標財產權化的現象，並超越傳統商標法所 欲保護之界限，進而對競爭狀態與公共領域構成威脅。然而探究淡化理論的目的，其僅 是為因應目前的交易型態與經濟環境已進入品牌社會的階段，因此提供著名商標所有人 更適宜的保護機制，避免其對於商標所付出之投資最後被後使用者所利用。因此若商標 法能在引進淡化理論的同時，針對可能產生的負面影響提出解決方案，則應可平衡兼顧 著名商標權利人之利益與社會之公益。茲分述如下。
1. 針對商標獨占，其實智慧財產權制度的本身就是國家創設一種獨占的權利，鼓勵國 人創作研發，促進科學與實用藝術的發展，此制度的目的對於專利權、商標權與著 作權皆一併適用。然而商標權與專利權、著作權不同的地方在於，專利權與著作權 有權利期間的上限，但商標權可藉由延展而不斷延長其權利期間，38但此種制度的安 排並不會造成不公平的現象，因為商標權權利期間可繼續延展的前提要件必須是該 商標所有人持續不間斷的使用該商標並對其付出投資與經營努力，倘若其間發生商 標所有人註冊商標卻不使用的情形時，他人可對此申請廢止該商標，39使原本為私人
37 Michael Madow, Private Ownership of Pubic Image: Popular Culture and Publicity Rights, 81 CAL.L.REV. 125, 142 (1993).
38 我國商標法第 27 條
商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年。
商標權期間得申請延展，每次延展專用期間為十年。
39 我國商標法第 57 條
商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：
一、 自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，
而有使相關消費者混淆誤認之虞者。
二、 無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。
三、 未依第三十六條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混 淆誤認之虞者，不在此限。
四、 商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。
五、 商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。
六、 商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者。
被授權人為前項第一款之行為，商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦同。
有第一項第二款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於 申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。
廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。
所有的字詞圖樣再度歸為公共所有，因此可以認為商標獨占的現象其實是對商標所 有人繼續使用該商標的一種獎勵，而非有意鎖死特定商標使用的管道。
所有的字詞圖樣再度歸為公共所有，因此可以認為商標獨占的現象其實是對商標所 有人繼續使用該商標的一種獎勵，而非有意鎖死特定商標使用的管道。