第五章 結論－對於我國「聲明不專用」制度之建議
第二節 含聲明不專用部分商標近似比對之論述
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第二節
含聲明不專用部分商標近似比對之論述
第一項 區分聲明不專用部分之性質
於混淆誤認之虞的判斷因素中，「商標近似」及「商標識別性強弱」二因素 間具有高度正相關聯，原則上識別性越強的商標，商品（或服務）之消費者的印 象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生誤認237。就此，若同時參考最高 行政法院 100 年度裁字第 2067 號行政裁定之說明：「按不同商標間是否構成「相 同」或「近似」（以致帶來消費者混淆），其判準並非商標外觀標示圖樣之單純 比較，反而著重在「商標因使用而帶來識別性強弱」（識別作用越強烈，越不容 許他人「搭便車」，其圖樣對週邊領域之排他作用也越大）。因此在給定商標圖 樣外觀固定之條件下，因使用而識別性較強之商標，其可能排除之「近似」商標 圖樣範圍越大。238」即可明確得知，在商標近似因素判斷時，不應與識別性強弱 之因素脫勾，否則即難以對近似程度作出準確判斷。
但商標圖樣中若包含經聲明不專用，亦即無識別性之部分，此際在商標近似 判斷上應如何處理？實務上所普遍採認的首要原則為，「商標圖樣中不具識別性 之部分，不論是否有不專用之聲明，在與其他商標間判斷近似時，仍應就包括聲 明不專用之部分為整體比對，此乃為前述整體觀察原則之必然體現。至聲明不專
237 經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準-混淆誤認之虞審查基準，同註 51，頁 369。
238 可併參最高行政法院 106 年度判字第 609 號行政判決：「於判斷商標近似時，如先商標之先 天識別性較強，抑或因使用而為消費者所普遍知悉時，其主要部分極易成為消費者於交易時辨識 來源之重要依據，此時消費者較易因兩商標之主要部分相同，而將兩者所提供之商品或服務來源 產生聯想。」
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最後則是我國商標法第 29 條第 1 項第 3 款「其他不具識別性之標識」之情 形，此種情形該標識被認為不具識別性，即已非關商品或服務相關特性之說明，
而是消費者對該類型標識心中已存有既定之深刻印象，而缺乏指示商品來源之功 能，但在近似比對時，可考量該標識於商標圖樣中之位置、比例，以及個別類型 之其它不具識別性標識其於實際交易中之消費者印象、公眾利用之情形等，再對 近似判斷做出結論，較為妥適。
第二項 明確「後天識別性」取得之時點
按美國商標法第 6 條 b 項規定：「(b)聲明不專用(包括依本法第七條第(e)項 之聲明不專用)並不影響申請人或註冊人對於聲明不專用部份已存在或其後發生 之權利。如該聲明不專用之部份已成為註冊人或註冊申請人之商品或服務之識別 標誌時，申請人或註冊人提出其他申請之權利不受影響。」關於該條，是於 1946 年美國商標法修正後所新增之規定，表示經聲明不專用的構成部分僅在該個案中 失去專用權，日後若該構成部分再次提出申請，該申請案不應與其他申請案做不 同處理，就其是否取得後天識別性，仍可依照審查過程所提呈之證據處理241。然 而在這之前，美國聯邦巡迴上訴法院則認為，若該部分已經聲明不專用，縱其後 商標權人持續使用，亦不允許就該已放棄權利之部分再取得後天識別性242。
241 美國專利商標局譯、中國工商總局商標局校，美國商標審查指南，同註 47，頁 623。
242 Shaler Co. v. Rite-Way Products , Inc. , 43 USPQ 425 (6th Cir.1939)。
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換言之，美國商標法第 6 條 b 項之規定表示，經聲明不專用之部分若欲明確 取得後天識別性，則應透過再次於另案申請的方式，但在我國商標法下則未有類 似規定。雖然我國商標實務運作，本即不禁止申請人以相同商標圖樣另案再次申 請，並就註冊前案聲明不專用部分，主張已取得後天識別性243。然而，若實際上 該部分已經廣泛行銷使用而使消費者認知其為指示特定來源之標識，但卻仍屬商 標中經聲明不專用之部分，此際於商標近似之判斷上應如何處理，是否仍應認為 該部分認為消費者會施予較少之注意？
在實務判決中，法院經常以整體觀察原則，亦即如「聲明不專用制度，僅係 於審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範之行政措施，註冊商標是否 就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據。準此，判斷 兩商標是否近似時，圖樣中特定部分雖聲明不專用，仍應就該聲明不專用之部分，
進行整體觀察比對」的論述，來一概而論地解決經聲明不專用之部分是否宜作為 商標圖樣主要識別部分之問題。如本文於第三章所介紹的智慧財產法院 106 年度 行商訴字第 18 號行政判決，雖認為註冊第 00163919 號「台北 101」商標（原服 務標章）為著名商標，但就經聲明不專用之「101」部分，則僅認為屬商標圖樣 中之顯著部分，未論及是否係透過廣泛行銷使用，而足以使消費者認知該部分具 有指示特定來源之功能。
243 「說明性或其他不具識別性的部分在前案經聲明不專用取得註冊，其後，若該部分經使用取 得識別性，商標權人另案以之作為商標或商標的一部分提出申請時，得依關於後天識別性的規定 核准註冊（商29Ⅱ）或無須再就該部分聲明不專用，並不受前案不專用聲明的拘束」。參經濟 部智慧財產局，商標法規暨審查基準-聲明不專用審查基準，同註 8，頁 286。
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就此部分，可能係因法院不願涉及經聲明不專用之部分，可否透過實際訴訟 過程中，舉證該部分已透過廣泛行銷使用而取得後天識別性之問題。明確採取否 定見解者，如智慧財產法院 106 年度民商上字第 1 號民事判決認為：「上訴人就 據爭商標 2 之系爭字樣既聲明『不專用』，上訴人自不得於據爭商標 2 註冊公 告後再就系爭字樣主張權利」。但該法律見解至另案244則被推翻，認為係專指聲 明不專用部分之文字，對於主張善意先使用之影響，不涉及兩商標是否構成近似 的判斷，而仍舊回歸到實務一貫見解認為，圖樣中特定文字雖經聲明不專用，但 依據商標整體觀察原則，不因此排除與任何使用相同文字之商標構成近似之可 能。
依實務多數說之操作，其實隱含可於個案當中依圖樣客觀呈現、消費者熟悉 之程度等因素，保留經聲明不專用部分作為主要識別部分之空間，只是對該部分 是否取得後天識別性，於判決中卻均未詳細論述。就此論者則明確呼籲，商標經 使用後，其識別性本即可能因商標權人於商業市場上之實際使用而使得原聲明不 專用之圖樣產生識別性，但囿於審查時之要求而有聲明不專用，此時，倘若商標 權人不及就原聲明不專用部分重行申請取得該權利，但市場上業已出現競爭同業 單獨或結合使用該聲明不專用之部分作為其商標，並有造成消費者混淆誤認之情 事，則仍應允許商標權人對他人具商業倫理非難性之行為主張權利245。
本文見解亦表贊同，縱使在審查時被認為不具識別性而聲明不專用的部分，
但因消費者在實際消費時，僅會就商標圖樣整體觀察，並不會理解到圖樣中是否 有特定部分經聲明不專用，尤其，在現今「致商標權範圍產生疑義之虞」的要件
244 智慧財產法院 106 年度民商訴字第 32 號民事判決。
245 杜政憲，論商標法上「聲明不專用制度」，同註 13，頁 58。
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下，被行政機關要求聲明不專用之部分，反而可能是非習見、較易取得後天識別 性之無識別性部分。是故，若個案審酌行銷使用事證後，消費者確實已將該部分 視為指示特定來源之標識，應可將其作為商標主要識別部分納入近似比對之判斷，
較為符合消費者實際交易情況。
然上述做法之最大疑慮在於，競爭同業若信賴註冊簿上就特定部分聲明不主 張專用權之記載，認為不虞造成侵害他人商標權，方將特定文字或圖形加入商標 圖樣中，並投入商業資源時，是否有反引起同業爭訟之可能？故此本文認為，宜 以法律明確表示，圖樣中不具識別性之部分經聲明不專用後，若經商標權人使用 且在交易上已成為商標權人商品或服務之識別標識者，其權利之行使不受該不專 用之聲明拘束。如此一來，透過法律明文之教示，可使競爭同業預先調查該聲明 不專用部分是否已廣泛行銷而有取得後天識別性之可能；其次，可促使法院於判 決理由中論述，若將該聲明不專用部分作為近似比對中之主要識別部分時，是否 係因該部分已由商標權人廣泛行銷使用，而使消費者認知該部分為指示特定來源 之標識。
參考文獻
（中文依姓氏筆畫，外文依字母順序）
一、 書籍
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三、 學位論文
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1. 2016 年 タ イ 商 標 改 正 法 （ 第 3 版 ） の 概 要 ， 網 址 ：
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/onepoint/documents/onepoint_005.pdf （最後瀏覽
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/onepoint/documents/onepoint_005.pdf （最後瀏覽