第三章 含聲明不專用部分商標之混淆誤認
第一節 混淆誤認之虞判斷因素
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第三章 含聲明不專用部分商標之混淆誤認
第一節
混淆誤認之虞判斷因素
第一項 我國
在實務上商標圖樣是否與他人註冊商標構成混淆誤認之虞，為我國智慧財產 法院審理商標申請、異議或評定行政事件之首位84，此主要涉及我國商標法第 30 條第 1 項第 10 款適用：「商標有下列情形之一，不得註冊：十、相同或近似於 他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆 誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當 者，不在此限。」除此之外，在侵害商標權之損害賠償責任及刑事責任85上，亦 均以「混淆誤認之虞」為判斷之核心86。然而，在商標圖樣比對時是否構成混淆 誤認之虞，其判斷涉及多方面的價值權衡，時常陷於爭執，後續將進一步說明。
84 林洲富，判斷商標混淆誤認之基準，月旦法學教室 161 期，頁 33， 2016 年 3 月。
85 包含「混淆誤認之虞」要件者，尚有我國商標法第 68 條：「未經商標權人同意，為行銷目的 而有下列情形之一，為侵害商標權： 二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，
有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，
有致相關消費者混淆誤認之虞者」以及第95 條：「未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷 目的而有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金： 二、
於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆 誤認之虞者。」
86 王敏銓，美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究，智慧財產權月刊，94 期，頁 85， 2006 年10 月。
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從前開所涉法條文義觀察，商標近似及商品（或服務）的類似，雖是構成商 標不得註冊事由的必備要件，但縱使具備商標近似及商品（或服務）類似的兩個 要素，僅能說明導致混淆誤認之機率較高，並非絕對必然，而仍須考量其他重要 因素87。依最高行政法院88之說明，則認為：「判斷有無混淆誤認之虞，則應參 酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相 互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞」。
而我國智慧財產局判斷混淆誤認之虞時，綜合參酌國內外案例整理出下列 8 項須 考量之因素89：
(1) 商標識別性之強弱
(2) 商標是否近似暨其近似之程度 (3) 商品/服務是否類似暨其類似之程度 (4) 先權利人多角化經營之情形
(5) 實際混淆誤認之情事
(6) 相關消費者對各商標熟悉之程度 (7) 系爭商標之申請人是否善意 (8) 其他混淆誤認之因素
第二項 美國
87 經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準-混淆誤認之虞審查基準，同註 51，頁 367。
88 最高行政法院 101 年度判字第 139 號判決。
89 實務明確採認上開八項因素做為判斷標準者：最高行政法院 105 年度判字第 232 號判決、智 慧財產法院104 年度民商上字第 13 號民事判決、智慧財產法院 101 年度民商上字第 8 號民事判 決等。
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93 Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961).參王敏銓，美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究，同註 86，頁 89。
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Reto-Rooter 因素；第六巡迴法院的 Firsch’s 因素；第七巡迴法院的 Helene Curtis 因素；第八巡 迴法院的Squirtco 因素；第九巡迴法院的 Sleekcraft 因素；第十巡迴法院的 Beer Nuts 因素。Jane C. Ginsburg et. al., Trademark and Unfair Competition 393 (3d ed. 2001).參王敏銓，同前註 86，頁89。
95 張哲倫，商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響—以「混淆誤認之虞」為中心，同註 91，
頁48。
96 王敏銓，美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究，同註 86，頁 111。
97 Case C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc [1998] OJ OHIM 12/98.參 陳宏杰，從歐美商標審查實務觀點看混淆誤認之虞參酌因素的運用，同註92，頁 15。
98 陳宏杰，同前註 92，頁 7-8。
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48 (5) 在相同領域之市場上，有衝突商標並存。
(6) 有實際混淆誤認之情事。
(7) 共同體或國家當局對涉及相同或近似商標衝突案件的在先判決。
第四項 小結
從前述的介紹來看，無論我國司法實務或美國、歐盟等法院見解，均係認為 在「混淆誤認之虞」認定，有必要參考多方面的因素，供裁判者判斷消費者是否 可能對商品的來源產生混淆，而非單純的考量商標近似及商品類似，即可據以論 定二商標構成消費者混淆誤認之虞，甚至在僅以商標近似獲致混淆誤認結論的情 況，得認定該處分違法99。雖然，美國法院強調「並非所有參考因素，在每個案 件裡都有關或者重要性相仿，各參考因素在任何特定判決中，都扮演不同重要性 的角色」100，但普遍而言，係先以「商標近似」及「商品（或服務）類似」扮演 門檻的篩選角色，未過門檻時，即毋庸再討論其他因素可直接獲致不虞造成混淆 誤認之結論。如論者所引述的歐盟商標審查實務之判斷架構：在二商標圖樣差異 極大時，假設混淆誤認之虞的其他相關因素都滿足，如商品相同且在先商標具高 度識別性等情況下，混淆誤認仍顯然不可能發生，即毋庸再進行其他參考因素的 審查。反之，在商品（或服務）類似的比對亦同101。因此可以知道，雖然「混淆 誤認之虞」的判斷有諸多參考因素，但重要性最高者，毋庸屬於商標圖樣近似、
商品（或服務）類似此二項，其餘包含識別性強弱等參考因素，則係在個案中整 體考量其重要性如何。
99 陳宏杰，從歐美商標審查實務觀點看混淆誤認之虞參酌因素的運用，同註 92，頁 20。
100 Dixie Restaurants, Inc., 105 F.3d 1405, 1406-07, 41 USPQ2d 1531, 1533 (Fed.Cir. 1997).參陳 宏杰，從歐美商標審查實務觀點看混淆誤認之虞參酌因素的運用，同註92，頁 9。
101 陳宏杰，從歐美商標審查實務觀點看混淆誤認之虞參酌因素的運用，同註 92，頁 19-20。
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而上開歐盟實務所提醒之判斷因素考量順序，亦可見諸於我國法院判決中，
如最高行政法院 106 年度判字第 609 號行政判決即表示：「商標近似及商品/服 務類似，雖係判斷混淆誤認之參酌因素，惟商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，
已將之明定為構成要件，是以於判斷商標之註冊是否違反商標法第 30 條第 1 項 第 10 款規定時，必須同時具備「商標近似」及「商品/服務類似」始可能成立。
原判決已說明系爭商標指定使用之服務與據以異議第 391089 號商標所指定使用 之「醃臘、冷凍海味肉食及其罐裝製品」商品，其功能、材料、產製業者、滿足 消費者之需求、服務提供者等均有不同，依一般社會通念及市場交易情形，並非 類似之商品/服務，而無商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，於法尚無不 合，上訴意旨主張：原判決未正確適用商標法第 30 條第 1 項第 10 款之混淆誤認 之虞判斷因素，其適用法規有所違誤云云，尚非可採。」綜上說明，應可得知「商 標近似」與「商品（或服務）類似」之參考因素在判斷上具有優先性。
然若將類型限縮於包含聲明不專用部分之商標間，是否構成混淆誤認之虞時，
此種商標比對所涉及之參考因素，是否可取出特定項目認定其於個案中將占較多 之比重？就該疑問，本文試析過程如下，首先，商品、服務相類似與否，與圖樣 本身無涉，故可排除；再者，後商標申請人是否善意，亦係繫諸於申請人與在先 註冊商標權人間之法律關係，以及申請人之主觀意思，亦與圖樣內容較無關係；
而關於先權利人有無多角化經營、是否發生實際混淆誤認、相關消費者對各商標 的熟悉程度等因素，係以商標權人之實際商業使用情況為依據考量商標之商業強 度，但衡酌我國商標註冊並非以使用為要件，故在個案上未必均有直接之影響。
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故最後可以歸納得出，若二商標圖樣包含聲明不專用之部分，在判斷混淆誤 認之虞時，「商標近似」與「商標識別性強弱」等二項參考因素，應在個案認定 過程中占據較大比重，前者是以商標圖樣比對為方式，並從圖樣中之讀音、外觀、
觀念等角度觀察，故圖樣中包含之部分是否具識別性，直觀而言，至少會影響觀 念上是否可供消費者區辨來源；後者則是基於商標識別性越強，所受到的保護便 會越強，故商標圖樣中包含聲明不專用的部分，即需容忍競爭亦可能大量使用該 不具識別性之部分，因消費者心中之印象分散，所受到保護自然較弱。至於具體 適用及該二參考因素間之互動性，則續留待之後章節討論。
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