第五章 結論－對於我國「聲明不專用」制度之建議
第一節 現行聲明不專用制度之建議
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第五章 結論－對於我國「聲明不專用」制度之建議
第一節
現行聲明不專用制度之建議
第一項 並無廢除聲明不專用制度之急迫性
我國現行商標法第 29 條第 3 項有關「聲明不專用」之規定，係於民國 100 年修正而成，條文內容新增「有致商標權範圍產生疑義之虞」之要件，自此，並 非商標圖樣中所有「無識別性」之部分均應聲明不專用。考量該立法目的，應係 為追求在防免商標權人惡意或錯誤地就無識別性部分主張權利，以及減輕商標申 請人程序負擔使其及早取得商標權利間，二者達成平衡。
但在實務個案中229，仍可見商標權利人禁止競爭同業使用無識別性之文字，
認為該無識別性文字係其商標圖樣的主要識別部分。此類案例顯示，圖樣中特定 部分經判斷屬「無致商標權範圍產生疑義」的情況，在未要求申請人聲明不專用、
未將不專用之聲明登載於註冊簿的時候，即使是極為習見的不具識別性部分，商 標權人仍可能理解為其商標權利之範圍，競爭同業未必能免於侵權之爭訟。對此，
即有論者認為，現行「聲明不專用」之制度有其侷限性，無法全面性達成事先預 防的效果，對於遺漏案件最終仍需經由法院認定商標權人具體權利範圍，故現行
229 參第二章第三節中所介紹之智慧財產法院 106 年度民商訴字第 14 號民事判決「TutorABC」
案。
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法下商標專責機關於商標申請時圖樣特定部分有無識別性的預先審查是否必要 且能否達成目的，不無疑問230。
同時，從國際比較法的觀察來看，因我國商標法第 29 條第 3 項是參考 2009 年歐洲共同體商標條例第 37 條第 2 項規定所修正而成，但歐盟法於 2016 年起已 全面刪除「聲明不專用」之規定，這也同時呼應了對於聲明不專用制度傾向廢除 者之意見。但進一步理解可以發現，歐盟商標實務在舊法時，幾乎從不主動要求 商標申請人聲明不專用，且歐盟對商標申請案採取「相對審查原則」，基於該原 則，商標主管機關處理申請案時，僅審查涉及公共利益而絕對不許註冊之情形，
如我國商標法第 29 條第 1 項及第 30 條第 1 至 9 款，而僅有關私益的部分則交由 當事人及司法機關處理，商標主管機關在申請註冊階段並不介入231。是故，考究 歐盟商標法修正之背景，固有對於「聲明不專用」是否有助於判斷商標侵權之質 疑，但能大刀闊斧地全面刪除該規定，本文認為，主因仍在於歐盟商標申請實務 本即少見要求聲明不專用之情形，且其對商標申請採相對審查的體系，申請人及 註冊商標權利人習慣透過商標異議、侵權訴訟等兩造攻防程序，來確定商標之權 利範圍，故歐盟新法刪除「聲明不專用」規定對商標實務造成之衝擊較小。
回歸我國之商標申請端，因我國商標實務常見要求申請人就圖樣中不具識別 性之部分聲明不專用，以適用頻率來說，毋寧更接近於美國商標實務的申請審查 情況。且我國對商標申請案採全面審查制度，在施行聲明不專用制度多年後，對 於圖樣中特定部分識別性之判斷，申請人及競爭同業實已對商標專責機關有所期
230 杜政憲，論商標法上「聲明不專用制度」，同註 13，頁 54-55。
231 劉孔中，比較商標法，同註 5，頁 171。
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待，信賴行政機關客觀審查之結果（此點可與日本法上所做實證研究相印證232），
與歐盟全面刪除聲明不專用制度之背景（歐盟審查實務鮮少主動要求申請人聲明 不專用）截然不同，若貿然全面刪除，交由商標權人及競爭同業於商標異議程序 或民事侵權訴訟中處理，不免引起民眾反彈。就此本文則以為，若欲廢除「聲明 不專用」制度，尚應處理兩個先決問題，其一為對於商標權人濫行主張權利之問 題，針對此問題，或許可以考慮增設對商標權人惡意以無識別性部分提起訴訟，
企圖妨礙同業公平競爭的處罰規定；其二則是改善申請端對於行政機關預先審查 之期待，因我國施行聲明不專用制度多年，若未要求聲明不專用之圖樣部分，申 請人往往主觀預設係其可單獨主張商標權利之範圍，而未必會理解有關商標識別 性之規範，對此，若我國商標審查制度可參照歐盟商標規則第 8 條、第 46 條明 確改採相對審查原則233，或許有助於促使申請人理解，商標權利範圍宜透過檢具 使用事證之兩造攻防程序來確定，而不會著重於期待行政上之預先審查。
綜上論述，本文認為，在現行規定所生問題予以修正前，尚無廢除聲明不專 用制度之急迫性，又採行聲明不專用最大的立法目的，在於事前使商標權人及競 爭同業理解商標權利之具體範圍，使商標權人不會花費重大訴訟費用錯誤主張權 利，而競爭同業於進入市場時，亦可以明確規劃其商標設計，不至於誤觸他人商 標權利範圍，從而，可使經費投入完整地用於商業發展，達成促進我國經濟之功 效。而論者所提現行聲明不專用制度無從達到前開目的之質疑，本文則認為，該 問題來自於法院對於「聲明不專用」效力之認知，查我國實務多認為，「聲明不 專用」僅係於審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範之行政措施（參 最高行政法院 105 年度判字第 704 號行政判決意旨）。是故，縱經「聲明不專用」，
232 商標委員會，商標における権利不要求についての一考察，同註 32，頁 645-646。
233 主張我國商標審查應仿效歐盟及德國商標法制採取相對審查制度者，如劉孔中，比較商標法，
同註5，頁 170-172。
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仍然不影響個案中近似判斷時將該部分作為商標之主要識別部分，然而，在英美 法下「聲明不專用」係商標權人對自我商標權的自願受限或放棄，既然如此，自 無從再就該部分單獨主張權利，而以此作為主要識別部分排除他人商標使用，若 法院能認識到圖樣中特定部分經「聲明不專用」後，商標權利範圍實已受到限制，
不再單純地依圖樣中所占比例，將該「聲明不專用」部分認為係商標主要識別部 分，而從「識別性強弱」來認定，應有助於使商標權人不再恣意單獨主張聲明放 棄部分之專用權，而達成預先解決紛爭之目的。
第二項 國際法比較所給予我國之修正建議
在第四章中，日本學界對於應否重行引進「聲明不專用」制度時之議題，其 結論指出，國際制度不宜在未全盤考量前逕行引入國內法，尤應考量各國間不同 文化基礎。此點在我國立法時亦值作為借鏡，他國之人文因素、經濟情形是否與 我國相仿（或相異），有必要加以研究。例如我國商標法第 29 條第 3 項之立法 理由，雖載明係參考自歐盟共同體商標條例第 37 條第 2 項，但觀察我國現行條 文：「圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應 聲明該部分不在專用之列」，立法理由所謂參照共同體商標規則者，應係指「致 商標權範圍產生疑義之虞」的部分，但後段「申請人應聲明」的部分，則未比照 歐盟規定之「商標主管機關得要求」加以修正，反而更接近美國早期商標法「局 長應要求申請人就標章不能註冊部分聲明不專用」之文義，此際再結合我國與歐 盟在審查原則上的差異，最終即導致實務適用結果，仍不能達到如歐盟商標審查 實務般大幅降低聲明不專用之情形，恐不符當初立法政策所期待。
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並且在參考歐盟之商標法制度的同時，亦不能忽略其國內對實務做法之批判 意見，因歐盟橫跨多國，各國文化及語系不同，易發生相同詞彙於不同國家消費 者心中，會產生不同寓目印象之問題，此際依論者建議，透過運用聲明不專用制 度，使申請人就該不具識別性部分總括地放棄專用權，可避免壟斷說明性文字的 情形234。前述問題，考量我國地理區域相對較小，消費者及競爭同業對同一詞彙 之涵義理解較無落差，或可謂較不易發生。但考量我國商標申請情況，外國人來 我國申請商標之比例日漸提升235，且我國以國際貿易為經濟重心，故除習見之英 文外，包含法文、日文、韓文或泰文等語言之商標多有來台布局取得保護，若未 經聲明不專用，實亦有可能產生引進外國文字之先行使用者濫行主張商標權妨礙 公平競爭之疑慮。
總合來說，透過比較法的研究可知，我國之聲明不專用制度實屬對申請人限 制較多之國家（不僅主管機關主動要求聲明不專用、且具識別性部分亦不得由申 請人任意聲明不專用），若以申請人程序負擔減輕為考量，彈性調整立法政策，
應有助於吸引國外企業來台申請商標註冊。至於論者所主張，不如全面刪除聲明 不專用制度之意見236，本文前段已明確表示不宜，因全面刪除之大幅改動，對於 現行商標審查實務衝擊過大，且恐導致商標權人故意或錯誤地對不具識別性部分 主張權利，若競爭同業間動輒須以訴訟確定商標權利範圍，實將造成商業資源的 浪費，與商標法欲促進我國工商業發展之立法本旨相違。
234 Rhys Morgan, supra note 166 ,p.421.
235 從民國 97 年之 23.69%，至 100 年 24.73%，再至 106 年 26.95%。參最近十年本國及外國 申請、核准商標案件數量統計表，經濟部智慧財產局製表，2018 年 1 月。
236 杜政憲，論商標法上「聲明不專用制度」，同註 13，頁 61-62。
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衡酌上述考量及國際趨勢，本文認為，或可優先開放者，其一為允許商標申 請人就具識別性之部分聲明不專用，此舉參考英國及美國法制，使申請人擁有額
衡酌上述考量及國際趨勢，本文認為，或可優先開放者，其一為允許商標申 請人就具識別性之部分聲明不專用，此舉參考英國及美國法制，使申請人擁有額