商標法中「聲明不專用」之研究–兼論含聲明不專用部分商標之近似認定 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法律學系碩士班碩士學位論文. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 商標法中「聲明不專用」之研究－. ‧. 兼論含聲明不專用部分商標之近似認定. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 指導教授：王千維博士研究生：趙宗彥撰中華民國一○七年七月. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(2) 謝辭回想起剛就讀政大法研所的時候，至今匆匆也已經七年前了，中間經歷過熬夜趕報告、準備國考、律師實習、當兵等等，好多不同的人生階段，一度以為，當完兵後一直忙於工作生活，論文完成於我，應該是如浮雲了，沒想到，在老師、家人、朋友的鼓勵之下，最終能夠完成這篇論文，寫謝辭的當下，仍然有種不真實的感覺。首先要感謝的，是我的指導教授王千維老師，從三年前嘗試寫作論文時，老師就不斷的給予我鼓勵，凡事起頭難，在開始的一片迷茫，老師總是說，論文的. 政治大間就過去了，一直工作到一個段落，才又重新想起這個未完的人生大課題，而老立師在過程中，卻仍費心地修正我的架構及論點，最後才能順利將論文完成。開始需要透過不斷閱讀及思考，持續地累積才能有所靈感，這麼一累積，三年時. ‧ 國. 學. 其次，則是要感謝我親愛的爸媽、小叔叔及家人們，在我決定念研究所時，. ‧. 不問經濟負擔與否，就全力地支持我。在之後，不論我決定要工作或考試，或回. Nat. sit. 給自己一個交代，但也不強迫我完成，謝謝你們。. y. 頭完成這份學業，都給予我支持與鼓勵，總是提醒我，若有心力就把論文完成，. er. io. 再來，要感謝一直給我鼓勵，比我自己還相信這篇論文可以完成的阿同，從. al. n. iv n C 總是說「你一定可以完成」，一直鼓勵我不要放棄。在完成每一個章節時，都會 hengchi U. 猶豫要不要重新提筆寫論文的時候，到被工作壓垮想直接倒頭放棄論文的時候，第一個說「看起來很厲害！」雖然這中間，我們常常會有點小爭執，但一切美好. 的記憶，總是要有一些印象深刻的片段，謝謝你陪我度過人生中的這個大關卡，這一定會是值得我們回憶一輩子的事。最後，還有我的好兄弟們碩哥、豪哥、大雄，每當我抱怨加班完還要寫論文時，發現大家也都還在加班，社會果然還是有溫暖。還有前工作麻吉炫寬，即使不在同一個單位，還是每天可以聽到你新鮮的廢話。還有大學的好朋友千娟、瑞元、俊憲，在這個過程中也常常傾聽我無意義的抱怨好累好崩潰好累好崩潰好累好崩潰，跟我分享論文寫作的經驗與心得。再謝謝在論文過程中給我幫助與建議的所有人，本人才能夠非常幸運地，完成本篇論文。. I. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(3) 摘要. 本文之主軸在於研究商標法之「聲明不專用」制度，包括聲明不專用之立法沿革、法規目的，以及聲明不專用之適用要件、法律效果等面向。此外，因我國明文採納聲明不專用制度，經聲明不專用後，商標圖樣在進行近似比對時，其專用權之具體範圍將如何判斷，上開議題，本文將整理學說、實務見解，試圖建立較為明確之論理過程。. 立. 政治大. 在立法沿革上，我國現行商標法第 29 條第 3 項關於「聲明不專用」之規定，. ‧ 國. 學. 係於民國 100 年修訂，該次修正參考歐洲共同體商標條例第 37 條第 2 項而加入「致商標權範圍產生疑義之虞」的要件，但因歐盟商標實務幾乎不要求申請人聲. ‧. 明不專用，故我國對該要件的解釋，係透過實務案例累積而逐漸形成，原則上係. y. Nat. sit. 考量，「審查時」該不具識別性部分於一般社會通念下之客觀使用情況，並參酌. n. al. er. io. 申請人之主觀認知情形，來對該不具識別性之部分是否有致商標權範圍發生疑義之虞作出判斷。. Ch. engchi. i Un. v. 而在商標圖樣中包含經聲明不專用的部分時，實務見解多以「比對時會對該不具識別性部分施以較少的注意」作為前提，接著進行近似比對。然而，在個案近似認定時，卻又經常將該聲明不專用部分作為商標主要識別部分，在論理上恐怕有矛盾的疑慮。就此問題，本文擬提出兩點建議，第一，對於圖樣中不具識別性之部分，在近似比對中所佔比重如何，應再細分其性質，若屬極為習見之描述性文字，例如將「Tutor」使用於教育服務，考量競爭同業使用需求、消費者認知等因素，即不宜納入近似比對；第二，若該不具識別性部分經聲明不專用後，復 II. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(4) 經由商標權人積極行銷而取得後天識別性，法院在判決中應衡量相關證據並加以判斷，以明確專用權範圍是否涵蓋該不具先天識別性部分，惟為免競爭同業信賴聲明放棄專用權之公示，仍宜由法律明確規定該後天識別性部分取得專用權之時點。. 對於歐盟「聲明不專用」之法令變革，本文試圖從歐盟審查實務背景及其立法目的，分析其廢除聲明不專用之始末。並同時比較美國、日本、英國等國商標法中對於「聲明不專用」的立法情況，透過整理「聲明不專用」制度在國際上的. 政治大. 趨勢，以給予我國「聲明不專用」制度下一步之參考。. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. III. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(5) 目錄謝辭 ............................................................................................................................................ I 摘要 ........................................................................................................................................... II 目錄 ......................................................................................................................................... IV 第一章緒論 ............................................................................................................................. 1 第一節研究動機與目的 ..................................................................................................... 1 第二節研究範圍與方法 ..................................................................................................... 2 第三節本文架構 ................................................................................................................. 3. 政治大第一節聲明不專用之意義及目的 ..................................................................................... 5 立. 第二章聲明不專用之適用 ..................................................................................................... 5. ‧ 國. 學. 第二節我國聲明不專用制度之立法沿革 ......................................................................... 8 第一項「聲明不專用」制度創立 ................................................................................. 8. ‧. 第二項民國 100 年「聲明不專用」之修正放寬 ....................................................... 12. sit. y. Nat. 第三節現行聲明不專用制度之適用情形 ....................................................................... 17. io. er. 第一項及早賦予申請人權利與避免權利人濫訴間之平衡 ....................................... 18 第二項聲明不專用與整體觀察原則間之衝突 ........................................................... 25. n. al. Ch. i Un. v. 第三項圖樣中聲明不專用部分之實際使用 ............................................................... 30. engchi. 第四節現行商標法聲明不專用中「無致商標權範圍產生疑義」要件之判斷 ........... 37 第一項客觀使用情況 ................................................................................................... 38 第二項判斷基準時 ....................................................................................................... 39 第三項申請人主觀認知 ............................................................................................... 41 第三章含聲明不專用部分商標之混淆誤認 ....................................................................... 44 第一節混淆誤認之虞判斷因素 ....................................................................................... 44 第一項我國 ................................................................................................................... 44 第二項美國 ................................................................................................................... 45 第三項歐盟 ................................................................................................................... 47 IV. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(6) 第四項小結 ................................................................................................................... 48 第二節商標近似與識別性高低間之互動 ....................................................................... 51 第一項商標近似 ........................................................................................................... 51 第二項商標識別性之強弱 ........................................................................................... 55 第三項商標近似與識別性高低間之互動關係 ........................................................... 62 第三節含聲明不專用部分商標之近似比對案例 ........................................................... 69 第一項「101 名品會」商標 v. 「TAIPEI 101」、「台北 101」等商標 ............... 69 第二項「吳記」商標 v. 「吳記三兄弟茶水站及圖」商標 .................................... 77 第四章各國「聲明不專用」制度之比較 ........................................................................... 83. 政治大第二節英國及澳洲之聲明不專用制度 ........................................................................... 85 立第一節聲明不專用國際制度概說 ................................................................................... 83. ‧ 國. 學. 第三節歐盟之聲明不專用制度 ....................................................................................... 88 第一項 2016 年 3 月前之歐盟法 .................................................................................. 88. ‧. 第二項實務之適用情況 ............................................................................................... 91. sit. y. Nat. 第三項 2016 年 3 月後之歐盟現行法 .......................................................................... 95. io. er. 第四節日本之聲明不專用制度 ....................................................................................... 98 第一項日本法中聲明不專用制度之存廢 ................................................................... 99. n. al. Ch. i Un. v. 第二項重啟聲明不專用制度之輿論 ......................................................................... 102. engchi. 第三項小結：仍無積極再立法之必要 ..................................................................... 108 第五節美國之聲明不專用制度 ..................................................................................... 110 第一項商標法第 6 條 A 項 ........................................................................................ 110 第二項兼採強制聲明不專用及任意聲明不專用 ..................................................... 113 第三項商標法第 6 條 B 項 ........................................................................................ 114 第六節本章小結 ............................................................................................................. 117 第一項國際趨勢 ......................................................................................................... 118 第二項給予我國法制之參考 ..................................................................................... 118 第五章結論－對於我國「聲明不專用」制度之建議 ..................................................... 122 V. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(7) 第一節現行聲明不專用制度之建議 ............................................................................. 122 第一項並無廢除聲明不專用制度之急迫性 ............................................................. 122 第二項國際法比較所給予我國之修正建議 ............................................................. 125 第二節含聲明不專用部分商標近似比對之論述 ......................................................... 128 第一項區分聲明不專用部分之性質 ......................................................................... 128 第二項明確「後天識別性」取得之時點 ................................................................. 130 參考文獻 ............................................................................................................................... 133. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. VI. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(8) 第一章緒論. 第一節研究動機與目的. 在我國商標申請過程中，與日本、歐盟等許多國家不同的是，往往申請人或商標代理人會收到商標專責機關通知應就圖樣中無識別性之部分文字或圖形聲明不主張專用權，若未聲明放棄專用權，則該商標即不得註冊。對於不諳商標法. 政治大先要在程序中充分理解聲明不專用意涵，再行決定是否願意做出不專用之聲明，立. 令的我國申請人，或是其母國商標法中未設有聲明不專用制度的外國申請人而言，. ‧ 國. 學. 待前述程序完備後，方能取得商標權利，對申請端是無庸置疑的程序負擔，並延後申請人取得商標權利之時點，因此，建立「聲明不專用」制度的立法目的與實. ‧. 際效益為何，有必要予以釐清。. sit. y. Nat. n. al. er. io. 而聲明不專用之制度發源甚早，若以國際法制來看，應是源於英美法系，可. i Un. v. 追溯自 1950 年代之英國商標法，而於我國商標法制之明文，則始於民國 83 年之. Ch. engchi. 商標法施行細則。其中歷經數次修正，方於民國 100 年之商標法修正，形成現行商標法第 29 條第 3 項之條文內容。而於民國 100 年修正後，對於申請人應否聲明不專用，新增「致商標權範圍產生疑義之虞」的要件，新法施行迄今已逾 5 年，商標專責機關對於該要件如何操作，以及無識別性部分於商標近似判斷之影響，實務上均已累積一定案例，若對其中法律見解加以分析統整，對商標申請人、商標權利人以及競爭同業在判斷商標權利範圍時，或能有所助益。. 此外值得注意的是，我國現行聲明不專用之條文內容，根據修法理由，係參考自 2009 年 2 月 26 日歐洲共同體商標規則第 37 條第 2 項規定，然而，於 2016 1. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(9) 年歐盟已將前開條文刪除而全面廢除聲明不專用制度，此歐盟商標法上之變動，是否再次影響我國商標法聲明不專用之立法政策方向？就此問題，一方面商標法令在「與貿易有關之智慧財產權協定（簡稱 TRIPS）1」的框架下，各國商標法制關係密切；但另一方面，各國商標法對於「聲明不專用」之制度設計及法條操作均有不同，因此本文認為，若能先對歐盟刪除聲明不專用制度之社會背景及肯否立場加以瞭解，以及比對我國法律現狀與各國商標法上聲明不專用制度之落差後，再對立法政策做出建議，會比參考單一外國商標法制來得妥適。. 第二節研究範圍與方法. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 在我國商標法中，「聲明不專用」僅規定於商標法第 29 條的第 3 項中，因此本文研究的範圍當以該條所定的要件為主，其中「致商標權範圍產生疑義之虞」. ‧. 的要件，屬民國 100 年修法所新增，至今適用情況如何，本文擬予以分析。而因. y. Nat. sit. 「聲明不專用」係針對商標圖樣中不具識別性的部分為之，故在討論是否應就商. n. al. er. io. 標圖樣中特定部分聲明不專用時，亦有必要一併介紹第 29 條第 1 項關於商標整. i Un. v. 體不具識別性之規定，該項各款雖係就商標「整體」不具識別性所定之規範，但. Ch. engchi. 圖樣中特定部分亦應有第 1 至 3 款所述不具識別性的情形，方能進入是否需「聲明不專用」的討論。再者，既然允許包含不具識別性部分之商標註冊，在進行商標法第 30 條第 1 項第 10 款中「商標近似」的判斷時，該聲明不專用之部分應如何評價，將影響商標具體排他權利之範圍，亦為本文擬研究之所在。. 1. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights（TRIPS）是在世界貿易組. 織（WTO）體系下的一個多邊條約，由美國和歐盟等多數開發國家主導制定，任何意圖經由加入 WTO 以降低關稅或非關稅貿易障礙的國家都受到 TRIPS 的強制約束，我國是 WTO 會員國，相關智慧財產權法令修法亦應遵守 TRIPS 之原則性規範。 2. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(10) 本文研究方法將以文獻蒐集及案例分析為主，在實務面，以商標法、商標專責機關所訂定之聲明不專用審查基準、商標識別性審查基準等商標法規為基礎，並依據所涉各項法律爭議蒐集我國智慧財產法院相關判決，透過具體案例中判決理由之分析，釐清商標專責機關與智慧財產法院就聲明不專用之法律見解有無落差；在學術研究面，則以聲明不專用適用相關問題及立法政策討論為核心，統整我國及外國學者之商標法專書、法律期刊、研究報告及碩博士論文等文獻，以作為本文歸納分析問題之重要參考。同時，本文並以國際商標法制比較的方式，嘗試研析各國聲明不專用制度之異同，以及適用上之優劣問題，以給予我國聲明不專用制度缺漏之解決參考。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 第三節本文架構. 第一章為緒論，分為研究動機與目的，研究範圍與方法及本文架構。. sit. y. Nat. n. al. er. io. 第二章為聲明不專用之適用，第一節係講述聲明不專用制度之意義與立法目. i Un. v. 的；第二節則會介紹聲明不專用制度之立法沿革，聲明不專用從無到有以及適用. Ch. engchi. 要件的變動；第三節則係論述現行聲明不專用適用之情形，包括能否有效避免商標權利爭執、是否違反商標整體觀察原則以及聲明不專用部分之實際使用等問題；第四節則係專就現行商標法聲明不專用中「無致商標權範圍產生疑義」要件之判斷加以討論。. 第三章為含聲明不專用部分商標之混淆誤認，第一節將說明混淆誤認之虞需參考多項判斷因素來判斷，並非單純考量商標圖樣之外觀呈現；在第二節中，則將著重於論述混淆誤認之虞判斷因素中「商標近似」與「商標識別性高低」間之互動關係；於第三節，則將具體分析個案判決是如何對含聲明不專用部分商標做 3. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(11) 近似比對，並提出本文看法。. 第四章為國際法上「聲明不專用」制度之研究，第一節首先對聲明不專用之制度類型加以說明，並大致敘述各國對於聲明不專用之採用情形；於第二節到第五節則會具體臚列英國、歐盟、日本及美國商標法中聲明不專用之規定，並說明其法令適用與我國之差異；最後在第六節則會總合前述的國際商標法制，整理現今國際上「聲明不專用」之趨勢，以給予我國法制參考。. 第五章為對我國商標法「聲明不專用」制度所作之研究結論與建議。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 4. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(12) 第二章聲明不專用之適用. 第一節聲明不專用之意義及目的. 商標之功能，首重於表彰本身商品來源，以及區辨不同之商品來源，從而，特定圖樣之所以能成為商標，必須具備識別性，而所謂識別性，則係指為商標指示商品或服務來源，並與他人的商品或服務相區別的特性2。. 立. 政治大. 實際上在商業使用時，商標權人除了要求商標可以使消費者認識其商品來源. ‧ 國. 學. 以外，往往還希望商標具備其他功能，如廣告促銷或品質擔保等3。因此，申請. ‧. 人時常將與商品有關的品質、功能或產地說明等不具識別性的事項納入商標圖樣. sit. y. Nat. 中一併申請註冊，例如，將圖樣中加入「府城小吃」文字表彰料理美味的品質，. io. er. 抑或是加入「LIMITED EDITION」文字來表彰限量促銷，前開文字部分，雖然. al. n. 均屬不具識別性的說明性文字，但在行銷使用上，卻能帶給消費者特定的寓目印. ni Ch U 象，對於商標權人而言，有其商業行銷上之作用。 engchi. v. 因此，在現今商業活動中，一個商標圖樣，可能包含具有識別性的部分，以及不具識別性的部分。而所謂商標識別性之審查，則應就商標整體加以觀察，即使其中包含不具識別性的部分，如果整體圖樣足以使相關消費者認識其為指示及. 2. 經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準-識別性審查基準，頁 150，2018 年 4 月版。. 3. 林洲富，商標法－案例式，頁 4，2016 年 3 月三版。 5. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(13) 區別來源的標識，即可肯認該商標具識別性4。此際，為了明確註冊商標的權利範圍，即產生了「聲明不專用」制度，商標申請人在申請階段，可以主動地「聲明」放棄商標圖樣中不具識別性部分的專用權，以取得商標註冊。. 按商標權的本質為排他使用權，亦即僅商標權人或經其授權之人得在指定商品或服務使用該註冊商標，並禁止他人使用相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務上5。但所謂「聲明不專用」，卻是需要商標申請人自願地聲明放棄該專用權限，若嘗試去分析商標權人願意聲明放棄的理由，或許可分成三個面向加以討論。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 首先，依商標法第 29 條第 3 項規定：「商標圖樣中包含不具識別性部分，. ‧. 且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專. sit. y. Nat. 用之聲明者，不得註冊。」商標專責機關6於商標申請程序中，具有審查特定部. n. al. er. io. 分是否具識別性的權責，為了預防日後發生商標權爭議，依法即必須要求申請人. i Un. v. 就該不具識別性的部分聲明放棄商標專用權，進一步來說，所謂聲明不專用，僅. Ch. engchi. 是商標專責機關預先審查的行政措施，並不會實際影響該商標識別力的大小7，就具有識別性的圖樣部分，縱使申請人意欲提出不專用之聲明，依法亦屬不許8，. 4. 經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準-識別性審查基準，同註 2，頁 158。. 5. 劉孔中，比較商標法，頁 309，2014 年 9 月。. 6. 依商標法第 3 條之規定為經濟部智慧財產局。. 7. 參最高行政法院 105 年度判字第 704 號行政判決意旨：「聲明不專用制度，僅係於審查程序. 就可能發生商標權爭議的情形，預作防範之行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據」。 8. 「聲明不專用審查基準 7.4 商標中具有識別性的部分，有指示及區別來源的功能，一般而言，. 申請人沒有將之聲明不專用的道理，若申請人將具有識別性的部分聲明不專用，可以請申請人說明，若該聲明是出於申請人的錯誤認知，應告知無須為不專用的聲明，申請人並得撤銷該聲明的 6. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(14) 惟若經認定而應予聲明之部分，申請人不自願提出聲明，商標註冊之申請即會遭到商標專責機關核駁，因此在我國現行商標法的架構下，申請人提出聲明與否並不會影響商標權利的實質範圍，但卻攸關能否取得商標註冊。. 其次，在聲明不專用之後，商標權人不主張商標專用權之部分即會公告於商標註冊簿，如此一來，商標權人透過此一程序，即能更加明確知悉其註冊商標的權利範圍，以免就商標圖樣中未取得專用權的事項，浪費訴訟資源去對他人主張權利，而競爭同業透過聲明不專用的公告，也能有效拿捏商標使用的分寸，以免. 政治大. 誤為侵害他人商標權的行為9。相反地，若競爭同業認為商標圖樣特定部分係說. 立. 明性質而加以援用，商標權人卻就該部分對競爭同業主張權利，在爭執過程中，. ‧ 國. 學. 競爭同業則可能面臨商品被通路商下架的問題，商標權人亦得負擔爭執及應訴的時間、勞力及費用，不論最終法院認定的結果為何，對商業競爭而言均非良性。. ‧ sit. y. Nat. n. al. er. io. 最後一點，透過聲明不專用的制度，申請人可以將該不具識別性卻具行銷上. i Un. v. 重要性的部分，加入商標圖樣中申請註冊，換言之，商標法不再要求商標圖樣中. Ch. engchi. 僅能存在具識別性的部分，如此一來，商標權人更能將商標註冊圖樣與其商業行銷策略統一，以符合註冊商標追求「真實使用」的原則。舉例而言，單純的「正官庄」文字使用於人蔘，雖已取得商標註冊，但商標權人仍持續申請「正官庄 6 年根天蔘」文字結合圖形之商標 10，相對於前者，後者在商標圖樣中清楚標示了人蔘中最高等級的「天蔘」，雖然該部分屬無識別性之品質說明文字，但卻更. 意思表示」參經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準-聲明不專用審查基準，頁 269，2018 年 4 月版。 9. 經濟部智慧財產局，同前註 8，頁 221-223。. 10. 「正官庄」商標參註冊第 00274275 號；「正官庄 6 年根天蔘」商標參註冊第 01903277 號。 7. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(15) 好地傳達予消費者優質商品之形象，符合商業行銷使用的實際狀態，因此申請人為求商標圖樣的整體完整性，即願意聲明不專用。. 綜上分析，對於聲明不專用的目的，智慧財產法院 99 年度行商訴字第 11 號行政判決之意旨，或可作為佐證，其謂：「參照被告公布之「聲明不專用」審查要點 2 可知，『因該圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用』，故原告聲明不專用之目的係在於. 政治大. 避免爭議，惟仍不可抹去其於整體設計中所佔之地位，其仍屬整體構圖之一部分」。. 立. 雖然判決中所引用之聲明不專用審查要點，已為後續民國 101 年公布之聲明不專. ‧ 國. 學. 用審查基準所取代，惟上述判決意旨已然肯認，透過商標專責機關的預先審查，可以協調商標權人與競爭同業的認知爭議，以維持市場的公平競爭。在此同時，. ‧. 商標法透過聲明不專用的制度，也能尊重商標申請人整體設計構圖之理念發想，. y. Nat. n. al. er. io. sit. 保留該不具識別性之部分，並允許其就商標整體圖樣取得權利。. i Un. Ch. v. engchi 第二節我國聲明不專用制度之立法沿革. 第一項「聲明不專用」制度創立. 查我國商標法令之立法緣起，於民國成立後，首部商標法於民國 12 年公布施行，民國 14 年又公布商標條例。至民國 19 年，則另公布新商標法，並於民國. 8. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(16) 20 年元月 1 日施行11，隨後即沿用至今。然就「聲明不專用」制度之部分，則遲至民國 83 年始於商標法施行細則中有所明文。在此之前，若商標圖樣中特定部分得否專用存有爭議，為明確權利範圍，均要求刪除該不具識別性之部分12，惟若不具識別性部分與其他具識別性部分結合緊密時，刪除該部分的結果，易使商標圖樣發生缺空，並將與商標權人實際使用的狀態產生不一致之情形13。. 承上所述，基於商標權人實際使用需求之考量，商標審查實務於民國 80 年起同意申請人以聲明不專用之方式代替刪除部分圖樣14，並於民國 81 年商標公. 政治大. 報第 19 卷第 10 期中公告15，嗣後，因該制度涉及人民權利，為符合授權明確性. 立. 原則，民國 83 年間將「聲明不專用」增定於商標法施行細則第 28 條：「商標圖. ‧ 國. 學. 樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。16」同. ‧. 時為使聲明不專用審查趨於一致，商標專責機關於民國 89 年訂定「聲明不專用. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 11. 陳文吟，商標法論，緒論，2012 年 9 月。. 12. 商標 FAQ，經濟部智慧財產局網站，. i Un. v. https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=214907&ctNode=7078&mp=1，最後瀏覽日：2018 年 3 月 20 日。 13. 杜政憲，論商標法上「聲明不專用制度」，智慧財產權月刊，188 期，頁 50，2014 年 8 月。. 14. 經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準-聲明不專用審查基準，同前註 8，頁 221。. 15. 「商標圖樣中有部分為不能專用者，如符合以下三個要件，可准予申請註冊。一、去除該部. 分則失其商標之完整性。二、申請人聲明該部分無專用權。三、該商標已在使用。」參余賢東，商標合理使用－兼論商標不專用制度與商標權濫用，逢甲大學財經法律研究所，頁 75，2007 年 6 月。 16. 該規定立法意旨載明：「商標圖樣中有不得註冊之文字或圖形，原應予以駁回或通知申請人. 刪除該部分，惟若刪除該部分，商標圖樣將失其完整性，而申請人又已聲明該部分不在請求專用權之列，則已不致干涉他人權益，應可予以註冊，爰參酌美國商標法第六條規定，增訂本條」。 9. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(17) 審查要點」17，內容包括聲明不專用之意義、適用範圍，並例示具體個案的適用情形。. 隨後至民國 92 年商標法修正，更將上開施行細則之條文移入商標法本文第 19 條18中，從當時聲明不專用之法條文義可知，在聲明不專用制度創立初期，申請人欲於商標中保留不具識別性部分，須滿足三項要件19： (1)限於說明性或不具識別性之標識（不包括通用標章）。. 政治大. (2)刪除該部分將失其商標之完整性。. 立. (3)須於申請時檢具該部分不在專用之列的聲明。. ‧. ‧ 國. 學. 就上開三項要件，觀察當時司法實務，似多側重於(2)點「商標完整性」之. Nat. sit. y. 判斷20，實務判決多認為倘刪除該部分不失商標完整性者，則仍不得聲明不專用，. n. al. er. io. 例如最高行政法院 90 年判字第 395 號判決：「經查系爭商標係作為其註冊第三. i Un. v. 八七○四三號「美樂」商標之聯合商標，「美樂」與「精釀生啤酒」顯非不可分，. 17. Ch. engchi. 中華民國 89 年 12 月 28 日經濟部智慧財產局(八九)智商九八０字第 89500073 號公告訂定；. 中華民國 93 年 4 月 28 日經濟部智慧財產局經授智字第 0932003036-0 號令修正發布全文 12 點，並自 93 年 5 月 1 日起實施；中華民國 98 年 11 月 16 日經濟部經授智字第 09820031442 號令廢止。 18. 92 年修正之商標法第 19 條：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或. 立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊」。其立法理由則敘明：「聲明不專用制度原規定於本法施行細則第二十八條，係為避免申請人因商標有文字、圖形、記號、顏色或立體形狀等說明性或不具識別性之部分致不准註冊，或其註冊後就該部分單獨主張商標權而產生爭議，故得經申請人聲明不在專用之列，而申請註冊」。 19. 陳文吟，商標法論，同註 11，頁 73。. 20. 林邦棟，商標聲明不專用制度之探討，智慧財產局商標組會議報告，頁 3，2004 年 7 月。 10. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(18) 刪除該部分並不失其圖樣之完整，且觀原處分卷附原告所檢送渠實際使用商品之商標標籤影本（如附圖二），「美樂」與「精釀生啤酒」係分為上下二列使用，系爭商標「美樂精釀生啤酒」非完整不可分割之文字，刪除「精釀生啤酒」並不失其「美樂」商標之完整性，系爭商標尚無商標法施行細則第二十八條第一項規定之適用。而系爭商標圖樣上之「精釀生啤酒」，依社會一般通念，顯係直接明顯表示該商品係精心釀製而成之生啤酒，為所使用商品之說明，自不得申請註冊。」以及最高行政法院 91 年判字第 88 號判決：「又原告於申請時並未聲明系爭商標圖樣上之外文 JUICEMAKERS 不在專用之列，況刪除該部分，仍不失其商標圖樣完整性，亦與當時商標法施行細則第二十八條第一項得聲明不在專用之列之規. 政治大. 定不合，所訴被告應要求其聲明系爭商標圖樣上之 JUICEMAKERS 不在專用之. 立. 列云云，核不足採。」. ‧. ‧ 國. 學. 前開判決理由中，有兩點部分值得探究，也影響後續「聲明不專用」的再修. y. Nat. sit. 法，其一，判決中原告商標申請均以舊法商標法第 37 條第 10 款21之商品說明為. n. al. er. io. 由核駁，可見得當時商標法第 19 條本身，並非可單獨作為據以核駁之事由，就. i Un. v. 此而言，我國是否採「強制聲明不專用」制度，即未聲明不專用是否屬絕對不許. Ch. engchi. 註冊事由，即有論者22提出疑慮，因此，民國 98 年商標法修正草案便將原條文內容加上「未為不專用之聲明者，不得註冊」等文字，以臻明確。後續雖未照案修正，惟上開文字仍新增於條文中，至此，我國商標法採取強制聲明不專用制度，. 21. 91 年舊商標法第 37 條第 10 款：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：十. 凡文字、. 圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」在舊法時期，只要申請標識之一部由描述性標識所構成，即可拒絕註冊，併參最高行政法院 52 年判字 1 號判例：「文字係表示商品本身習慣上所通用之名稱或品質者，依商標法第二條第十款之規定，固不得作為商標申請註冊，但必其商標文字之全部或一部，即屬商品本身習慣上所通用之名稱，或商標文字之全部或一部，足以表示商品之品質者，始有上開條款之適用」。 22. 林純貞，談民國 100 年的新商標法，慶祝建國百年智慧財產專論集，頁 282，2011 年 12 月。 11. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(19) 已無疑問；其次，自前開判決意旨以觀，「刪除圖樣中不具識別性部分」仍優先於「聲明不專用」適用，換言之，僅在刪除圖樣中不具識別性部分有失商標完整性的前提下，申請人始得聲明不專用，依此法律見解，實質上是大幅限縮「聲明不專用」之適用範圍，然而，聲明不專用之制度係源於尊重商標申請人之實際使用需求，上開見解或與立法意旨及當時審查實務作法23有所違背。. 第二項民國 100 年「聲明不專用」之修正放寬. 政治大. 時至民國 100 年，聲明不專用之規定實行十多年後，商標專責機關再次針對. 立. 前述舊商標法第 19 條「聲明不專用」之規定加以修法，最終即成為現行之商標. ‧ 國. 學. 法第 29 條第 3 項規定：「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得. ‧. 註冊」。觀其修法理由，主要可分為兩點：. n. er. io. sit. y. Nat. al. i Un. v. 第一，刪除原條文關於「若刪除該部分則失其商標之完整性」之文字，因申. Ch. engchi. 請時所檢附之商標，通常即是申請人實際使用的商標態樣，若從申請人使用的角度觀察，說明性或不具識別性部分本身，申請人將之加入商標圖樣中，必有其商業行銷上的考量，故若將之刪除，對申請人而言實已等同於失去商標原有之完整性。又自商標註冊之角度觀察，商標整體具識別性者，即符合商標區別商品或服務來源之功能，除非有刪除之必要性，例如該不具識別性之部分，有致使消費者. 23. 洪淑美組長發言：「目前聲明不專用制度上，在實務失去完整性的部份我們都放了,所以我們. 沒有把這個當作一個非常嚴格的要件，幾乎是不去在乎這個要件。」參開元法律專利事務所（J. Thomas McCarthy、趙晉枚、劉孔中、黃銘傑、包志成、李恬野），商標整體法制暨具體修法之建議研究報告，頁 570-571， 2005 年 11 月 30 日。 12. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(20) 誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞之情形，否則，即應依聲明不專用以取得註冊，以尊重申請人實際使用之需求而無限制之必要。. 其次，加入「該不具識別性部分有致商標權範圍產生疑義之虞，始須聲明」的要件，按聲明不專用制度之目的，在於避免申請人於商標註冊後，濫行主張權利，造成第三人之困擾。若不具識別性部分，並無使第三人對商標權範圍產生疑義之虞，但審查時商標專責機關仍須要求申請人補正聲明不專用，徒增公文往返時間，影響審查時效，復因商標註冊所賦予權利之範圍明確，自無單獨就該不具. 政治大. 識別性部分主張排他使用之可能，商標專責機關應無庸要求申請人再就該部分聲. 立. 明不專用。另予補充說明的是，針對顯無疑義不具識別性的部分，為使申請人可. ‧ 國. 學. 及早取得商標權利，於民國 98 年商標專責機關即已制定「依職權聲明不專用例示事項」，透過該行政規則，審查人員得將顯無疑義不得主張權利之圖樣部分，. ‧. 逕依職權為商標申請人將該部分聲明不專用，並註記於註冊公告24。是故，相當. y. Nat. sit. 程度而言，對於「致商標權範圍產生疑義之虞」的要件，修法前的審查實務早已. n. al. er. io. 透過依職權聲明不專用的方式納入實際運作，差別僅在於，修法前仍須依職權聲. i Un. v. 明並公告於註冊簿中，然而，申請人須自願提出聲明的要件，在該情況中已形同不再必備。. Ch. engchi. 從上述民國 100 年的修法理由中可看出，舊商標法第 19 條針對聲明不專用而設的三項要件：(1)限於說明性或不具識別性之標識（不包括通用標章）。(2) 刪除該部分將失其商標之完整性。(3)須於申請時檢具該部分不在專用之列的聲明。整體而言已大幅放寬，僅有第(3)點仍保留，其餘(1)、(2)兩點於現行法下則. 24. 經濟部智慧財產局，依職權聲明不專用例示事項(壹)，2009 年。 13. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(21) 已不再要求，整體而言，係往更為尊重商標權人之市場使用之方向邁進，是故，前開最高行政法院所揭櫫「應優先刪除商標圖樣中不具識別性部分」之見解，至此即顯然無再援用之空間。. 然而，在達成上述修法結論前，其過程並非沒有爭議，為此商標專責機關參考國際法制，於修法時曾提出三種修法方向25以供各界討論：甲案26:廢除強制聲明不專用的規定，關於識別性部分商標圖樣之審查，只針對整體無識別性之情形進行核駁，若商標圖樣部分不具識別性者，將允許:(一). 政治大. 申請人自願聲明放棄該部分不在專用之內，並依聲明為註冊公告。(二)不作任何. 立. 聲明，整體准予註冊。. ‧ 國. 學. 乙案:僅針對可能引發商標權保護範圍爭議的不具識別性部分，要求申請人. ‧. 聲明不專用，並於商標法施行細則為相關細節性的規定。若經審查通知而未聲明. io. sit. y. Nat. 不專用者，即予以核駁。. n. al. er. 丙案:仍維持強制聲明的制度，但對於明確不具識別性的事項,而申請人未於. Ch. i Un. v. 申請時主動聲明不專用時，由主管機關逕依職權聲明不專用，無須通知申請人取. engchi. 得同意，並於商標法施行細則就明確不具識別性事項，為細節性的規定。. 25. 杜政憲，論商標法上「聲明不專用制度」，同註 13，頁 51。. 26. 進一步解釋如下：「申請人若聲明不專用，將來公告時會依申請人之聲明予以公告。審查員. 不會審查該聲明對不對或者有無必要性，僅審查商標整體有無識別性。亦即，申請人於商標申請時，若已自我聲明不專用，我們會依其原意公告，申請人於申請時若未聲明，我們則視整體是否具有識別性，若有，即予核准，不會另行通知。」洪淑美組長發言，經濟部智慧財產局「商標審查品質諮詢委員會」民國 97 年第 1 次會議紀錄，頁 6。 14. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(22) 修法討論過程中，持廢除強制聲明不專用者有認為：「商標應整體觀之，司法審查亦是如此，原、被告本來就應各自主張，被告若抗辯係說明性文字，應可提出證據證明其係習用文字，此係原、被告之間的攻防問題。主管機關若介入審查，則要考量其困難度高不高，是否影響審查程序，若有不一致則吃力不討好。 27. 」、「該條規定應可刪除，因為在典型聲明不專用的國家，例如美國係採先使. 用國家，於一開始先使用時即已包含不專用的部分，因此之後要取得商標註冊時，於一定條件下允許其聲明不專用。惟我國制度並非採先使用而係採先註冊，二者基本出發點不同，將其聲明不專用制度納入我國規定，自會產生困擾。28」. 政治大. 立. 而持保守見解者則認為：「要讓大家明確知道該權利是否有不專用部分，維. ‧ 國. 學. 持現行制度比較好。若將此制度予以取消會造成困擾。29」、「應該（事先）讓權利義務明確，權利義務若不明確，可能將來在告侵權時，會發生權利不確定的. ‧. 情況。在不明確的情況下，若有先前資料可循，即已知某部分已聲明不專用時，. y. Nat. sit. 則就該部分主張侵權其立場就會有問題。若有聲明不專用，當事人及利害關係人. n. al. er. io. 可清楚知道，若無聲明不專用，則會造成混亂。法院雖會再予審查，然之前已進. i Un. v. 行多次訴訟程序。本人認為雖會造成審查上之麻煩，仍應作為較妥，將來法院仍. Ch. engchi. 會個案判斷。從整體來看，機關若能事先篩檢，當事人亦可節省訴訟費用。 30」. 時至今日，雖現行法第 29 條第 3 項已為當時修法爭議畫下定論，但若總結前述修法方向之爭，實可發現，對於保留商標申請人整體圖樣並尊重其完整設計. 27. 王美花局長發言，同前註 26，頁 6。. 28. 鮑娟委員發言，同前註 26，頁 7。. 29. 葉雪貞委員發言，同前註 26，頁 9-10。. 30. 陳國成委員發言，同前註 26，頁 8。 15. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(23) 的宗旨，歷經聲明不專用制度施行十多年，各界已達成共識。然而，對於商標權利範圍劃分的職責，是否應交由商標專責機關介入審查，則有不同見解，持贊成見解者，多主張商標專責機關對於商標法令適用較為熟稔，反之，申請人或市場同業則多較為陌生，故若欠缺事前的行政預審，並將不屬排他權範圍之部分公告，對於市場較為有利；而持反對見解者，則多傾向將商標具體權利範圍之認定，交由司法衡酌社會通念及具體行銷事證後再做終局判決，如此一來，可避免行政上個案認定不一致，亦能加速審查流程，使商標申請人及早取得商標權利。是故，上開兩種立法方向係表示兩種不同目的取向而形成的差異，在此段落中，本文僅著重聲明不專用制度之沿革，至於其適用情形，則尚留待後續篇幅分析。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 16. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(24) 第三節現行聲明不專用制度之適用情形. 就我國商標法的架構而言，第 29 條第 1 項之規定為：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」係關於商標應具備識別性之規定，屬於註冊之「積極要件」，而所謂積極要件，係指商標應具備與其他商標區別之特性，若不具備即無成為商標之適格；相對於此概念者則為「消極要. 政治大. 件」，則規定於商標法第 30 條第 1 項各款之其它不得註冊事由，如使公眾誤認. 立. 誤信其商品性質、相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標而有致相關消費. ‧ 國. 學. 者混淆誤認之虞等情形31。. ‧ y. Nat. io. sit. 而現行商標法將聲明不專用之規定置於第 29 條第 3 項，立法者應係認為在. n. al. er. 圖樣中特定部分不具識別性造成商標權利範圍不明確之情形，因涉及識別性之判. Ch. i Un. v. 斷，在性質上較相近於該條第 1 項商標整體不具識別性的情況，故有此立法架構。. engchi. 然而，適用聲明不專用之案例，其先決條件應係整體商標圖樣具備識別性，僅是就特定範圍有無商標專用權並不明確，是故立法者將「聲明不專用」置於商標法第 29 條第 3 項，與同條第 1 項、第 2 項係針對商標整體缺乏識別性設計之規範，法規目的實不相符，聲明不專用規定所欲避免者，係商標權人濫行主張權利，對該商標區別商品來源的功能則無疑慮，故設置於第 29 條商標積極要件之規範中，在整體法架構上似有疑慮，進而言之，聲明不專用規定若獨立設置條文，對於聲明不專用可否撤銷、聲明不專用部分可否取得後天識別性等問題，均得較細緻的. 31. 陳昭華，商標法之理論與實務，頁 43，2015 年 10 月。 17. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(25) 加以規範，實務適用時亦較為明確，以下本文擬就現行法下聲明不專用制度，分析其適用之利弊。. 第一項及早賦予申請人權利與避免權利人濫訴間之平衡. 自商標法第 29 條第 3 項：「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列」來看，現行法在「有致商標權範圍產生疑義之虞」始要求申請人應聲明，放寬在商標申請階段的限制，. 政治大. 立法理由中明確表示該修正重在加強審查時效，對於申請人不虞濫行主張權利32. 立. 的部分，即不再要求申請人聲明不專用33。上開修正固然具有增進商標專責機關. ‧ 國. 學. 行政效率，減少浪費行政資源之功用，然依商標法第 33 條第 1 項規定：「商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年。」可知，商標權. ‧. 利發生之時點始於註冊公告，實質上，加速商標審查之結果，最大受惠對象其實. y. Nat. io. sit. 在於商標申請人，於商標實務中，因審查手續繁複，大約遞件申請後 6 至 7 個月. n. al. er. 申請人始能取得商標註冊，但該處理期間尚不包含補正、申復、答辯期間或因其. 32. Ch. engchi. i Un. v. 對於商標權人故意或錯誤地主張無識別性之部分專用權之情況，雖是否成立侵害商標權情事，. 係由司法裁判作出終局認定，但訟爭結果將使商業經營者花費鉅額訴訟成本，以及導致競爭同業對於特定文字可否使用陷於不確定狀態，故亦有論者認為應針對濫行主張商標權利行為專門設立處罰規範。參商標委員會，商標における権利不要求についての一考察，知財管理，52 期，頁 648，2002 年。 33. 「商標法修正前，商標圖樣中包含之不具識別性事項應一律聲明不專用，然隨著不專用制度. 的操作，對於該作法，出現了改革的建議。因為不具識別性部分可能為指定商品或服務業界常用的商品或服務的說明，或為通用標章／名稱，例如「新鮮·美味」指定於吐司、麵包商品，「土地銀行」指定於銀行服務，「新鮮·美味」與「銀行」分別為指定商品與服務的說明及通用名稱，屬不具識別性情形具體明確，商標權範圍不及於該等部分並無疑義，審查時若仍需要求申請人補正聲明不專用，僅徒增公文補正往返時間，影響審查時效」參經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準-聲明不專用審查基準，同註 8，頁 222。 18. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(26) 他正當事由緩辦之期間34，若有其餘需要補正事項，往往需時近一年方能取得核准，就瞬息萬變的商業市場而言，一年時間可能商標權人所需要避免競爭同業惡意仿襲的最重要時點已過。甚而，在商標審查程序中，商標專責機關經常收到申請人詢問，所請商標是否能取得註冊，因相關生產費用、行銷經費即將支出，倘數月後經商標專責機關認定不得註冊，費用無法回收之下動輒影響公司生計。綜上而言，現行法「聲明不專用」中「有致商標權範圍產生疑義之虞」之要件，在避免商標權人濫行主張權利的主旨下，最大化加速商標審查，有其實質正當之目的。. 政治大. 立. 然而，就現行法施行近十年後的現在，雖平均審結期間確實有所下降35，但. ‧ 國. 學. 就經商標專責機關認定不具識別性且無疑義的部分，是否即無濫行主張權利之疑慮，容有確認之必要，因商標註冊簿中僅會刊載商標整體圖樣及記載商標權人不. ‧. 主張商標專用權之部分，但經商標專責機關認定屬無識別性但對商標權範圍不至. y. Nat. sit. 產生疑義之部分，則不會將之載明於註冊簿中。因此，就圖樣中未聲明不專用的. n. al. er. io. 部分，即有兩種可能，一者為具識別性之部分，一者為顯無疑義不具識別性之部. i Un. v. 分，然而，因商標權利人未必通曉商標法令，理論上仍有可能就不具識別性部分. Ch. engchi. 向他人主張商標專用權，類似情況，或可參照《智慧財產法院 106 年度民商訴字第 14 號民事判決》：. (1) 爭點：. 34. 商標 FAQ，經濟部智慧財產局網站，. https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=214882&ctNode=7078&mp=1，最後瀏覽日：2018 年 3 月 24 日。 35. 商標註冊申請案平均審結期間：101 年 8.6 個月、102 年 8 個月、103 年 7.8 個月、104 年 7.5. 個月、105 年為 8.6 個月。參經濟部智慧財產局，2016 年智慧財產局年報，2017 年 4 月。 19. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(27) 註冊在先之第 01636299 號「號「. 」等商標與註冊第 01689002. 」商標是否近似？「Tutor」文字是否為在先商標之主要識別. 部分？. (2) 原告主張：兩造為競爭同業，均提供線上英語教學服務，被告於網站上及網域名稱所使用之「i-Tutor」標示，與原告所有之系爭商標相較，整體觀之均有「Tutor」字樣，. 政治大. 且兩者均在「Tutor」文字外附加其他英文字，僅被告所附加者為「i」，而原告. 立. 所附加者為「ABC」或「ABCjr」或「Ming」或「Glass」或「Group」，整體觀. ‧ 國. 學. 之，兩商標圖樣應構成近似。. ‧. (3) 被告主張：. sit. y. Nat. 系爭商標係由英文字「Tutor」與其他英文字結合之圖樣。系爭商標給予消. n. al. er. io. 費者寓目為英文字「Tutor」，依據臺灣使用人數最多的「Google 翻譯」，輸入. i Un. v. 「Tutor」，翻譯結果是「導師」、「家庭教師」；大陸地區使用人數最多之「百. Ch. engchi. 度翻譯」，輸入「Tutor」，翻譯結果依然是「導師」、「家庭教師」，若「Tutor」是原告專屬著名商標，那全世界的「導師」、「家庭教師」不皆會侵權嗎？. (4) 法院判決理由節錄：原告所主張之系爭商標，主要係以由左至右由字體略經設計之橫書英文「TutorABC」所構成，附加英文「ABC」、「jr」、「Glass 」、「Group 」、「Ming」、「Meet」、「talk」，其中編號 2 註冊第 01278886 號「TutorABC」商標，則包含以英文字母「O」右側掛置一單邊耳掛式耳機麥克風，及以英文字 20. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(28) 母「C」之右側缺口結合地球橢圓圖形等設計，然上開設計變更尚屬細微，整體予人寓目印象，仍可清晰辨認其主要部分為「Tutor」。而被告系爭名稱之「i-Tutor」，則為「Tutor」結合小寫英文字母「i」，兩者皆以「Tutor」詞彙為基礎，且各佔整體商標達 3 分之 2 以上，是「Tutor」英文詞彙已成為兩者之主要識別部分，視覺感受繁簡差異性不大，整體外觀予人寓目印象極為相似；又兩者既皆以英文詞彙「Tutor」為主要部分，整體連貫唱呼讀音，差異性可謂不大，兩者之讀音，亦相彷彿；再兩者之主要識別部分均為「Tutor」英文詞彙，該「Tutor」英文詞彙有中文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」之意，以現今英語教育普及，國人普遍至遲自中學時期即學習英文背景而論，尚難認其屬艱澀難懂之英文詞彙，. 政治大. 因此，系爭商標即傳達有予消費者為提供與英文「家教」、「家庭教師」或「私. 立. 人教師」相關服務之意；而「i-Tutor」亦傳達提供英文「家教」、「家庭教師」. ‧ 國. 學. 或「私人教師」服務之意涵，故兩者予相關消費者之觀念，亦屬相近。又被告於. ‧. 使用「i-Tutor」名稱時，即使附加「真人網路學苑」字樣，然其仍僅為說明性、描述性文字，僅在於說明、描述被告所提供之網路英文家教商品或服務，尚難藉. y. Nat. er. io. sit. 以辨識商品或服務之來源。是兩者之外觀、讀音、觀念均相彷彿，於異時異地隔離觀察，或於實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，若標示於相同或類似之商品. n. al. Ch. i Un. v. 或服務，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察，或於購買時施以. engchi. 普通之注意，仍可能會誤認兩者來自同一來源之系列服務，或誤認使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之可能，自有使相關消費者產生混淆誤認之虞。被告抗辯「Tutor」是一既有且習見字彙，為中文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」之意，不僅為國內補教相關競爭同業者經常所用之詞，更是國外普遍用語云云。然查商標之功能主要，在於指示商品或服務的來源，而以之與他人的商品或服務相區別，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能，聲明不專用制度，僅係於審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範之行政措施， 21. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(29) 註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據。關於「註冊商標中未聲明不專用的文字，在後申請時為不具識別性文字的處理方式」，在商標審查實務所憑據之商標聲明不專用審查基準行政規則之 7.2 一節有詳盡記載，玆引述略以：「商標圖樣中包含之事項是否有不具識別性的情形，係以審查時作為判斷時點，若在後商標註冊申請案，以已註冊商標的文字作為商標圖樣的一部分，而前案於申請註冊時，並未以該文字不具識別性聲明不專用，惟若依後案審查時的客觀事證，該文字確實為說明性、通用名稱或有其他不具識別性的情形，或該文字於後案係結合其他文字一併使用，該文字本身已非商標圖樣的主要識別部分，而僅是商品或服務的相關說明，且後案商標無致相關消費者混. 政治大. 淆誤認之虞，則可取得註冊，商標權人或第三人尚不得僅以前案已經核准註冊或. 立. 未聲明不專用的事實為爭執。惟該部分既包含於在先註冊商標中，且未經聲明不. ‧ 國. 學. 專用，後案商標取得註冊，而未以有致相關消費者混淆誤認之虞予以核駁的理由. ‧. 並不清楚，在先商標權人可能仍以為其就該不具識別性文字具有排除他人使用的權利，且在後商標權人及其他競爭同業可能不瞭解該部分已不具識別性，為明確. y. Nat. er. io. sit. 表示後案商標中的相關文字不具識別性，在後之商標權人須將該部分聲明不專用，始能取得註冊」。經查：系爭商標並非將「Tutor」部分聲明不專用，且被告 99. n. al. Ch. i Un. v. 年 11 月 16 日申請、104 年 1 月 16 日註冊之「真人網路學苑」商標，不就「I-TUTOR」. engchi. 文字主張商標權（見本案卷二第 93 頁），已如前述，則被告使用之系爭名稱，是否造成相關消費者混淆誤認，應就兩者整體觀察比對，除衡諸兩者是否構成相同或近似，亦應綜合其他各項因素，判斷是否符合有致相關消費者混淆誤認之虞要件。亦即，本件在判斷混淆誤認之虞之識別性強弱因素時，應就兩者整體審查其識別性，再予以比對觀察識別性強弱，被告前開所辯，乃區隔或割裂系爭商標之「Tutor」英文詞彙，自屬不合，亦不符判斷混淆誤認之虞法則。. (5) 判決簡評 22. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(30) 上開訴訟中，原告將「Tutor」一詞認為係其商標之主要識別部分，換言之，後續競爭同業若使用外文結合「Tutor」文字，其均主張侵害其商標排他權之範圍，因相關消費者可能將該他人之商標誤認為與其相關聯之來源，然而，「Tutor」係英文中家教之意，且為日常生活習見之字彙，若使用於教育、出版或學習相關範圍之商品，應得認定係「不具識別性且無致商標權範圍產生疑義」之說明性文字，縱使未聲明不專用，似仍應將系爭「Tutor」文字保留予競爭同業使用。但該判決卻相反地承認原告之主張，表示據駁商標係以「Tutor」為主要識別部分。就此見解，似乎忽略類如「Tutor」般具說明性質之文字，因競爭同業. 政治大他權，將有妨礙公平競爭之疑慮，故對此類含無識別性部分之商標圖樣，其排他立. 經常需使用該文字以描述商品或服務之性質、品質、原料等相關特性，倘具有排. ‧ 國. 學. 權範圍的認定，應嚴格審視。關於此點，商標專責機關中聲明不專用審查基準 2.2.2 特別陳明：「商標圖樣中特定事項是否應聲明不專用，審查時係依個案情. ‧. 形，並參酌字典、出版品及網路搜尋結果等資訊為判斷依據，但囿於取得的資訊. sit. y. Nat. 有限，倘審查程序中，未要求申請人就有致商標權範圍產生疑義之虞的不具識別. er. io. 性事項聲明不專用，即准予註冊，商標權人仍不得排除他人關於該不具識別性事. al. iv n C hengchi U 基於公共使用之需求，縱使取得後天識別性，仍應自混淆誤認之虞的判斷中加以 n. 項的使用。」更具體的來說，當描述性標識係競爭同業在交易中有必要使用時，. 排除36。相較於此，智慧財產法院 106 年度民商訴字第 9 號民事判決對「TutorABC」等商標之識別部分闡述，即於本文見解相一致，其謂：「『Tutor』用在網路作個別的教學指導行業中，作為商標之一部分，可謂是無識別性或僅勉強認為是極低度識別性…又如提供法律服務之各律師事務所，「律師」係在說明描述其提供之服務內容特性，難謂有何識別性，不會因為網路時代，透過網路方式提供律師. 36. 許忠信，商標之描述性元素不應被納入混淆誤認之虞之認定，頁 109，月旦裁判時報，2 期，. 2010 年 4 月。 23. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(31) 法律諮詢服務而有不同。因此，系爭商標難謂其主要部分為「Tutor」，正如再怎麼著名的網路服務律師事務所，其商標的主要部分也不會是「律師」。(3)兩造之商標均係在『Tutor』與其他字，如「ABC」、「ABCjr」、「Hi」等字組合後，才產生識別性，又據爭商標為著名商標，係指組合後之「TutorABC」、「TutorABCjr」，而非『Tutor』。」若秉持上述見解，在近似比對時能考量商標中無識別性部分之性質，以及被競爭同業所需要用以描述之程度高低，或許能較為減低商標權人以無識別性部分主張權利之比例，以「TutorABC」商標為例，其權利人於短短半年間，即已對. 政治大. 三間競爭同業以均含有「Tutor」字樣而主張商標權利37，實有惡意妨礙公平競爭. 立. 之疑慮。. ‧. ‧ 國. 學 sit. y. Nat. 在「TutorABC」之案例中，該商標權利人要求同業禁止使用包含「Tutor」. n. al. er. io. 文字之商標的現象，或可顯示，特定部分圖樣屬「顯無疑義」的判斷結論，因未. i Un. v. 將之公告，僅存於商標專責機關之內，對於商標權人而言，欠缺要求「聲明不專. Ch. engchi. 用」的教示效果，商標權人未主動放棄專用權，即使是不具識別性之部分，競爭同業即未必能免於侵權之疑慮38，如此一來，對於「聲明不專用」制度所欲追求避免商標濫訴的宗旨，是否無法達成？對此，即有論者反向地認為，「聲明不專用」制度實有其侷限性，無法全面性達成事先預防的效果，對於遺漏案件最終仍. 37. 智慧財產法院 105 年度民商訴字第 37 號民事判決、智慧財產法院 106 年度民商訴字第 9 號. 民事判決、智慧財產法院 106 年度民商訴字第 14 號民事判決。 38. 「就社會交易秩序之第三人之觀點，因為申請人就該部分聲明不專用，而一般社會第三人不. 會因為使用該部分商標，被認定為侵害申請人之商標權；詳言之，申請人就商標之權利係為就商標的整體使用，就其聲明不專用部分，申請人對第三人之使用，不得主張其權利受到侵害」參臺北高等行政法院 90 年度訴字第 7042 號判決。 24. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(32) 需經由法院認定商標權人具體權利範圍，故現行法下商標專責機關於商標申請時圖樣特定部分有無識別性的預先審查是否必要且能達成目的，有再詳予考量之必要39。. 對於上述判決中所呈現之問題，或許有兩種解決思路，其一為再詳予審視「顯無疑義無識別性」之認定方式，以增強其劃分商標權利範圍之功能，就該要件認定之標準，本文擬留待下一段落詳述；其次，則如論者所建議，因權利範圍之認定需要衡酌事證，既然現行制度無法完全解決問題，不如將商標權人與競爭. 政治大. 同業間之爭議留待法院予以界定40。. 立. ‧ 國. 學. 第二項聲明不專用與整體觀察原則間之衝突. ‧. Nat. er. io. sit. y. 一、強硬區分特定部分時常與商標整體連貫性相衝突. al. n. iv n C h e n g c，h即使其中包含不具識別性的部分按商標識別性之判斷，應就商標整體觀察， i U 如果商標圖樣足以使相關消費者認識其為指示及區別來源的標識，即具有商標的識別性。而商標法第 29 條第 3 項之設計，其實是要求商標專責機關將商標中不具識別性之部分劃出，透過事先劃出不具識別性之部分，不僅具教示申請人商標權利範圍的作用，可避免其濫行主張權利；在另一方面，訴訟中雙方經常對識別性之高低有無再三爭執，此際，若查有商標就該文字或類似文字聲明不主張商標權，因特定文字識別性判斷會因時空背景不同而有所變化，故輔以現今聲明不專. 39. 杜政憲，論商標法上「聲明不專用制度」，同註 13，頁 54-55。. 40. 杜政憲，論商標法上「聲明不專用制度」，同註 13，頁 55。 25. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(33) 用之情形，即有助於釐清爭點。若體現於商標審查實務中，則可增進審查之效率，蓋若發見有在先註冊商標包含相同文字於類似之商品上，此際，因識別性的有無會影響近似之判斷，若前案文字已經聲明不主張商標權，則可避免在後申請人陷入商標法第 30 條第 1 項第 10 款致相關消費者混淆誤認之虞的情況，而可及早取得權利。. 然以割裂圖樣的方式判斷該部分是否欠缺識別性，有論者認為，該等作法實已混淆商標權利範圍係「整體具識別性」而來，並非得「割裂」其中一部分加以. 政治大. 判斷取得權利，或不取得權利41。況且，在整體呈現的商標圖樣當中，究竟應如. 立. 何認定其中特定部分無識別性而有導致商標權範圍疑義之虞，對商標審查實務來. 」商標，整體而言應係指「K 董事」. io. sit. Nat. 舉例言之，註冊第 01874866 號「. y. ‧. ‧ 國. 學. 說，亦是一大挑戰，尤其商標專責機關的審查一致性，更需費力維持42。. n. al. er. 之意，惟該商標卻就聲明不就「董」文字主張商標權，因單一「董」字有姓氏之. Ch. i Un. v. 意涵，然就此割裂單一「董」字為觀察，是否符合該商標圖樣整體觀察所得之寓目印象？. engchi. 41. 杜政憲，論商標法上「聲明不專用制度」，同註 13，頁 54。. 42. 「困擾審查人員的就是針對個案「聲明不專用部分」認定上的不一致；例如註冊第 1114229. 號「福樂多蔬果」商標申請案，究竟應就「果蔬」部分或是「多果蔬」部分進行聲明不專用，就有了爭議,因為在此之前已經核准過「福樂」商標和「福樂多」商標，且「果蔬」或是「多果蔬」等部分文字，均應屬商品成份、內容物之說明；因此，要如何切割一件申請案的不專用部分就更加棘手。」參余賢東，商標合理使用－兼論商標不專用制度與商標權濫用，同註 15，頁 76。 26. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(34) 在遵守整體觀察與避免割裂審查間之難題，類似案情尚可併參註冊第 1459495 號「美妍纖棗飲」商標之爭議。該商標於申請審查階段，並未被要求聲明不專用即予以核准。惟其後於經訴字第 10206105090 號訴願決定書中，則經訴願委員會認定：「系爭商標僅由直書中文「美妍纖棗飲」所構成；其中「美妍」為美麗、美顏之意，「纖」、「棗」及「飲」則分別有「纖維」、「棗子、棗汁」及「喝、飲、飲料」之意，是其整體圖樣有表達「含有纖維及棗類並具美容保養功效飲品」之意。」換言之，決定書係以分別觀察「美妍」、「纖」、「棗飲」之方式，認為上開具說明性之字詞相組合，仍係表達商品之特性，而屬整體無識別性；. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 同案至智慧財產法院 102 年度行商訴字第 142 號行政判決，則認為「美妍」、「纖棗飲」之結合整體具識別性，其謂：「判斷某一商標圖樣是否具有識別性，. ‧. 應就商標圖樣整體觀察，而非將商標割裂為數個部分，分別觀察比對。系爭商標. y. Nat. sit. 「美妍纖棗飲」組成商標整體，其中「美妍」在字義上固有「美麗、美顏」之意，. n. al. er. io. 「纖棗飲」之「棗」字亦與產品成分有關，惟「美妍」及「纖棗飲」均非固有之. i Un. v. 詞彙」、「系爭商標「美妍」與「纖棗飲」結合之文字，至多僅係隱含、暗示或. Ch. engchi. 自我標榜飲用該商品可以達到美容、保養之功效，並非直接、明顯之說明性文字」。. 由上述「美妍纖棗飲」商標案可以得知，在整體連貫的文字中，如何割裂出不具識別性的部分而有商標權疑義的部分，實有困難43。若查現今「美妍」之註. 43. 「系爭商標圖樣經審查認為不具識別性之部分，有致商標權範圍產生疑義之虞者，應聲明不. 主張專用權，使整體具有識別性之商標，得以保留單獨不得註冊部分於商標圖樣，並使商標取得權利範圍明確，此即商標法第 29 條第 3 項規定之意旨。但被上訴人未聲明不專用，其未聲明不 27. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(35) 冊情形，亦有相當部分案例就「美妍」文字聲明不專用44；而「棗飲」則具有棗類飲料之意涵，若須將權利劃分明確，是否應於申請階段要求就「美妍」、「棗飲」聲明不主張商標權？對此執相同質疑者 45 ，則舉出註冊第 836166 號「. 」商標為例，該商標聲明圖樣中「台灣、職業棒球大聯盟」. 不在專用之內，其意旨應表彰「台灣職業棒球大聯盟」整體文字組合具備識別性，惟考量商標權人單獨主張特定部分的可能性極低，如此聲明或有割裂審查之疑慮。. 政治大. 因此本文認為，在商標各構成部分緊密結合，無法作為個別部分而分離時，. 立. 該商標的構成內容係屬一整體，縱經各別觀察後可發現有不具識別性的部分，但. ‧ 國. 學. 為免造成割裂審查之疑慮，且整體連貫的情況，商標權人較不至於刻意就單獨部. ‧. 分個別主張權利，即無須就特定部分再行聲明不專用。然而，判斷商標中特定部分是否屬整體連貫，仍屬難題。就此，日本法上有提出「構成上分離」之概念，. y. Nat. er. io. sit. 強調經參酌構成部分間的位置關係、語言、字體、大小、觀念等情況，若該部分可被分離認識，且易於單獨主張權利者，即非整體連貫46；而美國商標實務則提. n. al. Ch. i Un. v. 出一審查原則：倘使該商標的整體，比之商標各部分更具有意義，則應可認為該. engchi. 專用部分，係屬不具識別性為商標法第 29 條第 1 項第 1 款或第 3 款情形，原判決以商標為整體不可分之識別標識為由，認本件無聲明不專用之適用，亦有誤解」，對整體連貫部分是否應聲明不專用之爭議，併參最高行政法院 104 年度判字第 792 號行政判決。 44. 如註冊第 01891682 號商標聲明不就「美妍錠」文字主張商標權；註冊第 01853094 號商標. 聲明不就「美妍酢坊」文字主張商標權；註冊第 01806545 號商標聲明不就「美妍」、「MI-YEON」文字主張商標權。 45. 林邦棟，商標聲明不專用制度之探討，同註 20，頁 7。. 46. 商標委員會，商標における権利不要求についての一考察，同註 32，頁 642-644。 28. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.

(36) 商標圖樣是一個單一整體47。上述原則，應可供類似情況判斷需否就觀察所得之不具識別性部分要求聲明不專用之參考。. 二、聲明不專用與否決定近似比對時施予注意力之高低. 就圖樣中特定部分聲明不專用後，雖無論司法判決或行政機關均一再強調，所謂聲明不專用制度，僅係於申請審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作. 政治大影響？本文在此持保留看法，首先，申請人就商標之權利係為就商標的整體使用，立防範之行政措施。但聲明不主張商標權後，整體商標專用權之範圍是否確實不受. ‧ 國. 學. 專就其聲明不專用部分而言，申請人尚不得主張第三人使用侵害其權利48；其次，參智慧財產法院 105 年度行商訴字第 152 號行政判決謂：「按商標圖樣中不具識. ‧. 別性之部分，不論是否有不專用之聲明，在與其他商標間判斷近似時，仍應就包. sit. y. Nat. 括聲明不專用之部分為整體比對，此乃為前述整體觀察原則之必然體現。至聲明. n. al. er. io. 不專用部分雖列入商標整體為比對，然而不具識別性部分並非作為識別商品或服. i Un. v. 務來源之標識，所以比對時該不具識別性的部分會施以較少的注意4950」。可知. Ch. engchi. 若商標圖樣中特定部分經聲明不專用，其終局是否具識別性雖有待司法機關認定，. 47. 美國專利商標局譯、中國工商總局商標局校，美國商標審查指南，頁 599-601，2008 年。. 48. 臺北高等行政法院 90 年度訴字第 7042 號判決意旨參照。. 49. 相同見解參智慧財產法院 105 年度民商上字第 13 號民事判決、智慧財產法院 104 年度行商. 訴字第 20 號行政判決、智慧財產法院 98 年度行商訴字第 113 號行政判決、臺灣臺中地方法院 94 年度易字第 2499 號刑事判決等。 50. 「商標圖樣中不具識別性部分，不論其屬有致商標權範圍產生疑義之虞並經聲明不專用，或. 無疑義之虞而未經聲明不專用，僅是在判斷時會被施以較低的注意力或忽視而已，但仍不排除因個案的具體情形，有影響混淆誤認之虞判斷的可能」參經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準 -聲明不專用審查基準，同註 8，頁 225。 29. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAW.013.2018.F10.