第四章 各國「聲明不專用」制度之比較
第五節 美國之聲明不專用制度
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第五節
美國之聲明不專用制度
第一項 商標法第 6 條 A 項
最早，對於應否聲明不專用之議題，美國商標主管機關的作法並不一致，有 要求聲明不專用者、亦有要求刪除商標圖樣中不具識別性之部分者，莫衷一是，
但至西元 1920 年之最高法院判決201，始明確表示不應要求申請人刪除聯合式商 標中之描述性部分，並建議實務採納將該部分聲明不專用之作法202。隨後，至西 元 1946 年商標法制定時，明文將此規定於商標法（美國稱「藍能法，Lanham Act」）
第 6 條《聲明不專用》203：
(a)局長得要求申請人就標章不能註冊部分聲明不專用。申請人亦得主動聲明不 專用申請註冊標章之一部。
(b)聲明不專用(包括依本法第七條第(e)項之聲明不專用)並不影響申請人或註冊 人對於聲明不專用部份已存在或其後發生之權利。如該聲明不專用之部份已成為 註冊人或註冊申請人之商品或服務之識別標誌時，申請人或註冊人提出其他申請 之權利不受影響。
201 Estate of P.D. Beck-with v. Comm`r of Pats., 252 U.S.538,1920 C.D471(1920)。
202 美國專利商標局譯、中國工商總局商標局校，美國商標審查指南，同註 47，頁 583-584、587。
203 § 6 (15 U.S.C. § 1056). Disclaimers
(a) The Director may require the applicant to disclaim an unregistrable component of a mark otherwise registrable. An applicant may voluntarily disclaim a component of a mark sought to be registered.
(b) No disclaimer, including those made under subsection (e) of section 1057 of this title, shall prejudice or affect the applicant’s or registrant’s rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, or his right of registration on another application if the disclaimed matter be or shall have become distinctive of his goods or services.
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從上述條文可知，美國商標法賦予商標主管機關裁量權，就聯合式商標圖樣 中不得註冊的組成部分，判斷是否要求申請人聲明放棄商標權，若申請人不遵從 該要求時，商標申請即得予以核駁204。而聲明不專用在實務上的重點則在於，避 免使人產生錯誤的印象，認為在包含不得註冊要素的聯合式商標中，該不得註冊 的部分得單獨具有排他權（所謂聯合式商標，是指可以輕易地被區分為兩個以上 分離構成部分的商標）205。
然就此部分之機關裁量權，並非立法以來即如此，當 1946 年初次立法時，
該條原本規定局長「應要求206」申請人就不得註冊之構成部分聲明不專用，因此 在當時實務中，任何類型的聯合式商標，其不具識別性文字或符號均應聲明。但 至 1962 年，商標法第 6 條將「應要求」修正為「得要求207」，此一修法始賦予 審查官裁量是否應要求聲明不專用之權限。此即提醒主管機關，若該聯合式商標 整體圖樣係緊密結合時，顯然申請人不會就整體商標圖樣以外之單獨部分主張權 利，即不需要求聲明不專用208。
換言之，在商標各構成部分緊密結合，無法作為個別部分而分離時，因為構 成該商標或商標相關部分的內容係一個整體，那對於這些不具識別性而不得註冊 的 部 分 ， 均 不 須 聲 明 不 專 用 。 舉 例 而 言 ， 在 B. Kuppenheimer& Co., Inc.
204 美國專利商標局譯、中國工商總局商標局校，美國商標審查指南，同註 47，頁 525。
205 Graeme B.Dinwoodie、Mark D.Janis,TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION：law and policy， ASPEN PUBLISHERS,p,309-310(2007).
206 「shall require」。
207 「may require」。
208 美國專利商標局譯、中國工商總局商標局校，美國商標審查指南，同註 47，頁 585。
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v.Kay-ser-Roth Corp., 326 F.2d 820, 140 USPQ 262,263 (C.C.P.A.1964)案中，即認 為 KUP-PHNHEIMER 和 SUP-PANTS 緊密結合，彼此均包含兩個「P」，因此構 成單一符號而非兩個可以分離的詞。另外，在 Dena Corp. v. Belvedere International Inc., 950 F 2d 1555, 21 USPQ2d 1047 (Fed.Cir.1991)案則認為，在一個深色矩形或 背景上方所標出的 EUROPEAN FORMULA 字樣並不具有單一性；在 Lean Line , Inc., 229 USPQ 781(TTAB 1986)案中表示，用 LEAN LINE 作為低卡路里食品的 商標，不具有單一性，因此要求對該部分應聲明不專用的處分合法。
再者，若詞彙整體組合本身不具識別性時，申請人亦不得主張就個別組成元 素分別聲明不專用而取得註冊，例如在 Wanstrath, 7 USPQ2d 1412,1413(Comm`r Pats.1987)一案中，委員會即認為「GT GLASS TECHNOLOGY」文字商標整體雖 經過設計，但因「GLASS TECHNOLOGY」整體構成單一的詞彙組合，申請人 主張就「GLASS」、「TECHNOLOGY」分別聲明不專用，並不合法。至此可知，
聲明不專用之範圍，應就構成單一整體的「不具識別性部分」為之，若該詞彙組 合整體具識別性，縱使各組成元素（如個別中文字或英文單字等）分別觀察係不 具備識別性時，亦無需聲明不專用；相對地，若詞彙組合整體不具識別性，則應 就整體詞彙聲明不專用，不能透過對各組成元素分別聲明不專用而准予註冊。就 此見解，應可供我國審查實務之參考，如論者所質疑209之註冊第 836166 號
「 」商標為例，該商標聲明圖樣中「台灣、職業棒球大聯盟」
不在專用之內，雖審查機關之意旨在於表彰「台灣職業棒球大聯盟」整體文字組 合具識別性，但此種聲明不專用方式，已將整體商標圖樣割裂觀察，若參照美國 商標法下之見解，此種屬構成單一整體的情況，若認為整體具識別性，即無聲明 不專用之必要。
209 林邦棟，商標聲明不專用制度之探討，同註 20，頁 7。
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然而，實務上也必須承認，對於商標特定部分是否因整體觀察具識別性，而 不須分別就不具識別性的組成元素（如個別中文字、英文單字）聲明不專用，判 斷上並不容易。一般來說，倘使圖樣中該詞彙組成，比其中的各組成元素更具有 意義，則應可認為該部分構成單一的整體210。此部分難題，在採行強制聲明不專 用制度時，似乎難以避免，甚至日本舊商標法原要求應將不具識別性之獨立部分 聲明不專用，但因判斷何種情況屬「獨立構成部分」，時常造成審查實務之困擾，
最終亦促成該聲明不專用制度之全面廢除。
第二項 兼採強制聲明不專用及任意聲明不專用
除上開強制聲明不專用之情況，美國商標法第 6 條 a 項後段：「申請人亦得 主動聲明不專用申請註冊標章之一部」之規定，亦係於 1962 年之商標法修正始 增訂，對於該條適用，原先美國商標實務認為，縱使允許申請人主動聲明放棄，
但 其 仍 不 允 許 就 具 有 識 別 性 部 分 加 以 聲 明 不 專 用 。 但 此 一 見 解 在 MCI communication Corp., 21 USPQ2d 1534 (Comm`r Pats 1991)一案遭推翻，委員會認 為對於第 6 條 a 項後段申請人主動聲明不專用之內容，毋庸論究該內容是否屬不 得註冊之部分。此見解亦與我國現行商標法適用有明顯出入，我國第 29 條第 3 項規定僅限於不具識別性部分，申請人始得聲明不專用。
而縱使申請人得就具識別性之部分聲明不專用，但如果該商標圖樣包含他人 註冊商標，而構成消費者混淆誤認的情況，即使就該部分聲明不專用，仍不能以
210 美國專利商標局譯、中國工商總局商標局校，美國商標審查指南，同註 47，頁 599-601。
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212 M2 SOFTWARE, INC., Appellant, v. M2 COMMUNICATIONS, INC., Appellee 450 F.3d 1378:
「Turning to the similarity of the marks, M2 Software owns the registered trademark "M2" in standard character form. U.S. Registration No. 1,931,182. The board's finding that the marks in question are "very similar" is supported by substantial evidence. See Board Opinion at 7. When comparing the similarity of marks, a disclaimed term, here "COMMUNICATIONS," may be given little weight, but it may not be ignored. See In re Hearst Corp., 982 F.2d 493, 494 (Fed.Cir.1992).
Accordingly, while the board found the "M2" portion of the marks to be identical and that the disclaimed term did not create any significant difference in meaning or commercial impression, it did not err in finding that the marks, when considered as a whole, were not identical. In its likelihood of confusion analysis, the board appropriately weighed this factor as favoring M2 Software.」
213 美國專利商標局譯、中國工商總局商標局校，美國商標審查指南，同註 47，頁 589。
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據論者所作之整理調查記載，美國從西元 1985 年至 2016 年間，共有 5,107,791 件商標申請案通過審查，其中有 1,376,168 件商標有聲明不專用之情況，
比例約為 26.9%214。相較於此，同樣由法律賦予商標主管機關「得要求」申請人 聲明不專用，但歐盟商標審查實務幾乎不主動要求申請人聲明不專用，由此以觀，
美國商標法下對於聲明不專用制度之依賴，甚為重大。
而經聲明不專用之後，就該構成部分商標權人即不再享有商標專用權，甚至 在 1946 年美國商標法修正前，美國聯邦巡迴上訴法院認為，就該聲明不專用之 部分，縱其後商標權人持續使用，亦不允許就該已放棄權利之部分再取得後天識 別性215。但隨後西元 1946 年商標法修正開始改變了此種情況，以法規216明確表 示，經聲明不專用的構成部分僅在該個案中失去專用權，日後若該構成部分再次 提出申請，該申請案不應與其他申請案做不同處理，就其是否取得後天識別性，
仍可依照審查過程所提呈之證據處理217。
論者並有認為，美國商標法第 6 條 b 段規定係我國商標法所未有，若實務上 發生類似的問題，亦應援引此條規定處理為妥218。但查我國實務運作，並無如同 美國早期法院判例般，認為一旦前案經聲明不專用，即不允許於後申請案再行主
張權利的見解。是故不僅在商標申請端，如註冊第 1753620 號「 」商
214 Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, ARE WE RUNNING OUT OF TRADEMARKS?AN EMPIRICAL STUDY OF TRADEMARK DEPLETION AND CONGESTION, HARVARD LAW REVIEW, p.985 . note 29, (2018).
215 Shaler Co. v. Rite-Way Products , Inc. , 43 USPQ 425 (6th Cir.1939)。
216 後續在 1962 年版本商標法，於文字上做了細部修正，但法條精神則保留。
217 美國專利商標局譯、中國工商總局商標局校，美國商標審查指南，同註 47，頁 623。
218 余賢東，商標合理使用－兼論商標不專用制度與商標權濫用，同註 15，頁 80。
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標在民國 105 年註冊時，已就「果物配」文字聲明不主張專用權，隨後於 106 年 12 月則仍核准第 1887310 號「 」商標依商標法第 29 條第 2 項取得 後天識別性註冊；或在司法判決上，則可以看到智慧財產法院 106 年度民商上字
第 1 號民事判決中，其理由敘明雖註冊第 1397785 號「 」商標已因放棄
「捕蚊達人」文字商標專用權而不拘束被上訴人之使用，但其後於民國 104 年第
1728235 號「 」商標依商標法第 29 條第 2 項取得商標註冊後，就該 文字仍具有商標專用權，被上訴人不得使用近似文字於類似之捕蚊燈商品上。上 開實務作法均表示我國並無如美國早期法院般，一旦聲明不專用即拘束後案申請 之效力，似無援用該規定意旨之必要。
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